Kioxia contro Viasat: verdetto da 37 miliardi di yen, brevetto US 8,615,700 e IPR

Titolo: Giuria emette sentenza di 229 milioni di dollari a carico di un gigante del settore NAND flash — ma non si tratta di una “sentenza definitiva”

Il 16 luglio 2026 (ora degli Stati Uniti), la giuria del Tribunale federale del distretto occidentale del Texas ha stabilito che Kioxia Corporation (Kioxia America) ha violato il brevetto statunitense n. 8.615.700(di seguito denominato «brevetto '700») da parte di Kioxia (Kioxia Corporation/Kioxia America), emettendo un verdetto che prevede un risarcimento danni pari a 229.025.021 dollari (circa 37 miliardi di yen).

In un comunicato del 17 luglio 2026, Kioxia Holdings ha affermato che «le argomentazioni di Viasat e il giudizio della giuria sono assolutamente inaccettabili» e ha manifestato l’intenzione di ricorrere a «ogni mezzo legale a sua disposizione», comprese le istanze successive al verdetto e l’appello.Ha inoltre spiegato che non vi saranno ripercussioni sulla fornitura di prodotti e servizi (si tratta in entrambi i casi di affermazioni delle parti in causa). Lo stesso giorno, sul mercato di Tokyo, il titolo Kioxia HD ha chiuso a 52.110 yen(in calo di 10.000 yen, pari al 16,1%, rispetto alla giornata precedente); tuttavia, tale andamento ha coinciso con un calo generalizzato dei titoli del settore dei semiconduttori (l’indice Nikkei ha perso 2.700 yen) dovuto alla flessione dei titoli statunitensi legati all’intelligenza artificiale, pertanto non è possibile attribuire il calo esclusivamente al verdetto.

Il presente caso costituisce una controversia trasversale tra settori, in cui «un brevetto relativo alla tecnologia di correzione degli errori (ECC) derivante dalle comunicazioni satellitari è stato esteso ai prodotti NAND flash»; si tratta di un caso ricco di spunti per il settore manifatturiero e quello dei semiconduttori, in vista delle indagini FTO (Freedom to Operate) relative a brevetti di settori diversi e della definizione delle strategie processuali successive a un procedimento di IPR.Si precisa che il presente articolo, analogamente alla analisi relativa alla causa sui brevetti Palworld, illustra un contenzioso ancora pendente sulla base di informazioni pubbliche (atti processuali, comunicati delle parti, notizie di stampa) e non esprime alcun giudizio anticipato in merito alla fondatezza dell’accusa di violazione, alla validità del brevetto o all’esito finale della causa.

1. Panoramica del caso e cronologia definitiva (azione legale intentata nel 2021 → verdetto nel 2026)

L’attore Viasat è un colosso statunitense nel settore delle comunicazioni satellitari che, nel 2005, ha acquisito Efficient Channel Coding, Inc. – fondata nel 1996 – per circa 16,5 milioni di dollari più un earn-out, ottenendo così la tecnologia di correzione degli errori per i satelliti.La convenuta Kioxia è un’azienda leader nel settore delle memorie flash NAND, il cui predecessore era la ex Toshiba Memory.I prodotti oggetto della controversia sono, secondo quanto riportato nell’atto di citazione, gli SSD destinati al settore enterprise, ai data center e ai clienti (serie FL6, CM6, CM5, PM6, CD, XD, XG, BG ecc.) dotati della tecnologia ECC proprietaria di Kioxia denominata «QSBC» (le informazioni si basano sull’atto di citazione).

L’importo del verdetto è definito come «royalty correnti a compensazione esclusivamente della violazione passata fino al 30 marzo 2026» e non costituisce una maggiorazione punitiva. Il trattamento delle violazioni successive al 31 marzo 2026, degli interessi e delle royalty future non è ancora stato determinato.

2. Contenuto del brevetto in questione US8,615,700 — Il quadro di «transversalità settoriale» in cui un brevetto di un’azienda di telecomunicazioni satellitari è stato fatto valere nei confronti della tecnologia NAND

Innanzitutto, si illustra brevemente il contesto tecnico. L’ECC (codice di correzione degli errori) è una tecnologia che consiste nell’aggiungere ai dati informazioni ridondanti a scopo di verifica, in modo da consentire il ripristino dei dati originali anche qualora i bit subiscano alterazioni durante il processo di registrazione o trasmissione.Sia nelle comunicazioni satellitari soggette a forte rumore, sia nelle memorie flash NAND in cui gli errori aumentano a causa della miniaturizzazione, la sfida di «rilevare e correggere gli errori» è comune e tale tecnologia di base circola superando i confini settoriali.

Brevetto '700 (US 8.615.700 B2 «Forward error correction with parallel error detection for flash memories», cessionario Viasat, Inc.,depositato il 18 agosto 2010 · registrato il 24 dicembre 2013, scadenza (dopo l’adeguamento PTA) il 20 gennaio 2032, 25 rivendicazioni in totale) riguarda, come indica il titolo, un decodificatore FEC (correzione anticipata degli errori) per memorie flash.A titolo esemplificativo, si riporta il testo originale della rivendicazione 1.

Per spiegare in giapponese: (1) un modulo di decodifica che riceve e decodifica i dati codificati dalla memoria flash, generando una pluralità di «flussi di dati parzialmente decodificati»;(2) un modulo di rilevamento degli errori, dotato di più sottomoduli di rilevamento degli errori che operano in parallelo e che trasferiscono al modulo di correzione solo le parti contenenti errori; (3) un modulo di correzione degli errori, disposto «fisicamente separato» dal modulo di rilevamento degli errori: questi sono i tre elementi.È necessario prestare attenzione, dal punto di vista pratico, al fatto che i benefici quali il basso consumo energetico e il miglioramento dell’affidabilità derivano dalla descrizione e non dal testo delle rivendicazioni.

Si noti inoltre che la rivendicazione 1 è stata dichiarata nulla e cancellata nell’ambito di un altro procedimento IPR. Alla giuria è stata presentata un’unica rivendicazione sopravvissuta al procedimento di nullità, che, secondo il commento degli esperti, corrisponde alla rivendicazione 16 relativa a una configurazione che modifica in modo adattivo il tasso di codifica in base allo stato di degrado della memoria (la verifica diretta nell’originale del verdetto non è ancora stata completata).Il riferimento alla rivendicazione 1 sopra riportato è stato inserito a titolo rappresentativo per illustrare la struttura tecnica di base del presente brevetto.

L’atto di citazione di Viasat descrive una narrazione secondo cui «la tecnologia FEC sviluppata per le comunicazioni satellitari è stata applicata alla memoria flash», ma si tratta di un’affermazione del ricorrente e non di un fatto accertato dal tribunale.D’altra parte, il brevetto in questione è stato redatto sin dall’inizio come decodificatore per memorie flash, pertanto non si può affermare che «trattandosi di un brevetto di una società satellitare, esso sia irrilevante per le memorie NAND» — ed è proprio questa la trappola nella pratica FTO.

3. Il nocciolo della procedura: il fallimento della procedura di invalidazione nell’ambito dell’IPR ha modificato l’assetto del processo con giuria

Il nocciolo procedurale del caso risiede nel fatto che, nell’ambito dell’IPR (revisione su iniziativa delle parti) richiesta da Kioxia, le rivendicazioni sono state confermate e tale decisione è stata avallata anche dalla CAFC (rivendicazioni residue: 2, 10–14, 16, 23–25.Le rivendicazioni annullate sono state ritenute «mute», mentre alcune argomentazioni sono state giudicate «forfeited»). Di conseguenza, sembra che i punti controversi del processo con giuria si siano di fatto concentrati su «l’esistenza o meno della violazione e l’ammontare del risarcimento» (la composizione effettiva dei punti controversi durante il processo non è stata confermata dai documenti pubblici).

Alla base di ciò vi è il principio dell’estoppel nell’IPR (articolo 315(e)(2) della legge statunitense sui brevetti).Il ricorrente che abbia ottenuto una decisione definitiva per iscritto nell’ambito di un IPR non può far valere nuovamente dinanzi al tribunale distrettuale i motivi di nullità che «ha sollevato o avrebbe potuto ragionevolmente sollevare» nell’ambito di tale procedura (non vi sono notizie di stampa che indichino espressamente l’applicazione di tale disposizione al caso in esame; si tratta di una spiegazione a fini di chiarimento giuridico).Una volta che la richiesta di nullità fallisce e la decisione di mantenimento diventa definitiva, la possibilità di far valere la nullità dinanzi al tribunale distrettuale risulta praticamente preclusa.

Un esempio concreto di caso in cui i documenti di riferimento non sono stati ritenuti pertinenti è rappresentato dal brevetto Lee (US 7.865.809, Super Talent), che era stato citato come documento di riferimento nell’IPR.Il PTAB ha stabilito che «il buffering da solo non costituisce decodifica» e la CAFC ha avallato tale posizione, affermando che «il buffering da solo non soddisfa la limitazione relativa al “decoder” della rivendicazione 15». Si tratta di un caso concreto in cui l’interpretazione dei termini «decode» e «decoder» contenuti nella rivendicazione ha determinato l’esito della tesi di nullità.Inoltre, l’attore Viasat ha presentato alla giuria un’unica rivendicazione tra quelle confermate (come confermato anche nella dichiarazione di Kioxia HD, in cui si afferma che «(Viasat) ha presentato alla giuria un’unica rivendicazione di brevetto»).Restringere i punti controversi per ridurre il carico di comprensione della giuria è una tattica processuale comune, ma ci asteniamo dal determinare con certezza quale fosse l’obiettivo in questo caso.

Dal punto di vista della parte attrice, nella famiglia del brevetto '700 è presente il brevetto '347 (US 8.966.347), derivante da una domanda di continuazione. La strategia di continuazione e divisione, volta a sviluppare più insiemi di rivendicazioni a partire dalla domanda originaria, è una pratica consolidata da parte dei titolari di brevetti; per ulteriori dettagli, si prega di consultare l’articolo esplicativo sulla strategia delle domande di divisione.

4. Confronto con Western Digital e SanDisk, citate in giudizio per lo stesso brevetto

Lo stesso giorno (29 novembre 2021), Viasat ha intentato causa anche contro Western Digital. Tuttavia, i brevetti oggetto della causa non sono gli stessi.

Il 28 luglio 2022, WD/SanDisk ha intentato una controquerela contro Viasat presso la N.D. Cal. (4:22-cv-04376,US 9.424.400, 10.447.667 e 8.504.834). Tuttavia, per quanto riguarda il brevetto '834, la rivendicazione 14 è stata giudicata non ammissibile ai sensi dell’articolo 101 (15 novembre 2023), mentre per i brevetti '400 e'667, Viasat ha ottenuto una sentenza sommaria di non violazione nell’ottobre 2025; è quindi documentato che tutte e tre le rivendicazioni avanzate nella controquerela non sono state accolte come accuse di violazione a causa di giudizi di inammissibilità ai sensi della Sezione 101 o di sentenze sommarie di non violazione.Il fatto che, delle due società che hanno dovuto affrontare lo stesso brevetto '700, solo Kioxia sia giunta al verdetto della giuria potrebbe essere dovuto a una combinazione di diversi fattori, quali la controquerela, l’IPR e le trattative; tuttavia, il presente articolo non si pronuncia in merito al nesso causale né alla correttezza delle decisioni prese da entrambe le società.Si noti inoltre che non è stato possibile individuare, sulla base delle informazioni pubbliche, il numero della «separata procedura di IPR» che ha annullato la rivendicazione 1 del brevetto '700.

5. Suggerimenti pratici per le aziende giapponesi — FTO per brevetti di settori diversi, decisioni relative alla transazione e royalties di utilizzo

Suggerimento n. 1: Progettazione di un’indagine FTO che includa brevetti di settori diversi

Tecnologie di base generiche quali ECC, elaborazione dei segnali e gestione dell’alimentazione possono talvolta essere detenute da richiedenti operanti in «settori diversi da quello della propria azienda», quali il settore satellitare, delle telecomunicazioni o delle trasmissioni radiotelevisive.Poiché un’analisi FTO incentrata esclusivamente sul monitoraggio dei concorrenti rischia di tralasciare tali elementi, è necessaria una progettazione delle indagini di clearance basata su funzionalità e tecnologie (trasversale ai codici CPC). Il momento del lancio di una tecnologia proprietaria, come nel caso del QSBC, rappresenta un’ottima occasione per condurre tali indagini.

Suggerimento n. 2: Processo decisionale relativo alla transazione dopo una sconfitta in un procedimento IPR

Il momento in cui le rivendicazioni vengono confermate dal PTAB (nel caso in esame, novembre 2023) e quello in cui la conferma viene definitivamente sancita dal CAFC (dicembre 2025) rappresentano punti di svolta in cui il valore della carta della transazione subisce notevoli fluttuazioni.Poiché il potere contrattuale diminuisce una volta eliminato il rischio di invalidazione, è opportuno disporre di un processo interno che consenta di rivalutare i costi di mantenimento e il rischio di sentenza in corrispondenza di ciascuna di queste fasi (senza entrare nel merito della correttezza o meno della decisione presa da Kioxia nel caso in esame).

Suggerimento n. 3: Struttura del danno da royalty correnti

I 229 milioni di dollari si riferiscono esclusivamente al «periodo pregresso fino al 30 marzo 2026»; le vendite successive, gli interessi e i diritti di licenza futuri potrebbero accumularsi separatamente.Quando sono interessate linee di prodotti di punta con un volume di vendite elevato, si verifica una struttura in cui anche un’aliquota minima può tradursi in un importo assoluto ingente (si prega di tenere presente che molti dettagli relativi all’aliquota e alla base di calcolo del presente caso costituiscono informazioni riservate).

Suggerimenti da ④ a ⑥: Sede processuale, strategia proattiva in materia di proprietà intellettuale e gestione delle relazioni con gli investitori

Il Distretto Occidentale del Texas (Waco) è noto come sede processuale in cui si concentrano le azioni legali intentate dai titolari di brevetti; fintantoché le società giapponesi dispongono di una rete di vendita tramite le proprie controllate statunitensi, non possono evitare il rischio di dover rispondere in giudizio.D’altro canto, dal punto di vista di Viasat, la base del verdetto risiede nel fatto di aver brevettato le tecnologie acquisite tramite l’acquisizione in settori adiacenti e di aver mantenuto la famiglia di brevetti attraverso continue domande di registrazione; la progettazione delle rivendicazioni e la formazione di una famiglia di brevetti, con un’attenzione ai settori in cui è possibile riutilizzare la propria tecnologia, costituiscono un punto di riferimento anche per i dipartimenti di proprietà intellettuale delle aziende giapponesi.Inoltre, come dimostra il limite massimo di ribasso registrato il giorno successivo alla sentenza (17 luglio, ora giapponese), le sentenze in materia di brevetti costituiscono anche eventi rilevanti per i mercati finanziari; è pertanto necessario adottare una prospettiva che includa nella gestione dei rischi legati alla proprietà intellettuale anche la divulgazione tempestiva delle informazioni e la preparazione di domande e risposte ipotetiche.

6. Sintesi e punti da monitorare in futuro

① Un brevetto ECC per memorie flash, di proprietà di un’azienda di telecomunicazioni satellitari, è stato fatto valere nei confronti di SSD NAND flash e la giuria ha emesso una sentenza di 229 milioni di dollari. ② Non essendo riuscito a ottenere l’invalidazione in sede di IPR e CAFC, sembra che i punti controversi del processo davanti alla giuria si siano concentrati principalmente sulla violazione e sul risarcimento dei danni.③ Il verdetto non costituisce una sentenza definitiva e sia la conclusione che l’importo potrebbero subire variazioni a seguito di ricorsi o appelli presentati dopo il verdetto: questi sono i tre punti fondamentali del caso in esame.

Il presente caso è ancora pendente e il presente articolo non intende anticipare in alcun modo l’esito della violazione, la validità del brevetto o l’esito finale della causa. Si invitano i lettori a consultare anche gli articoli correlati: quello sulla causa relativa al brevetto di Palworld, che spiega come interpretare i procedimenti pendenti, e quello sulle strategie di divisione delle domande di brevetto, che illustra la pratica relativa alla formazione di famiglie di brevetti.

[Clausola di esclusione di responsabilità] Il presente articolo costituisce una spiegazione di carattere generale basata su informazioni di dominio pubblico (atti processuali, comunicati delle parti, notizie di stampa) disponibili al 17 luglio 2026 e non rappresenta una consulenza legale. Il caso è ancora pendente e i contenuti riportati, ivi compresi l’accertamento della violazione e l’importo del risarcimento, potrebbero subire variazioni a seguito dei futuri sviluppi procedurali.Non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, provvederemo ad aggiungere integrazioni o ad aggiornare il presente articolo. (A cura di un consulente in proprietà industriale)

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Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale, titolare

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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