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INTERNATIONAL TRADEMARK

🌐 Registrazione internazionale dei marchi

Un’unica procedura per depositare in oltre 130 Paesi — meno costi e tempi, senza rappresentanti locali salvo necessità

🌏 Oltre 130 Paesi 💰 Circa il 60% di risparmio rispetto ai depositi diretti ⏱ Esito dell’esame entro 18 mesi

Che cos’è il sistema di Madrid?

La domanda internazionale di marchio ai sensi del Protocollo di Madrid è una procedura che permette di depositare in più Paesi tramite l’Ufficio internazionale dell’OMPI. La domanda viene trasmessa dal JPO all’OMPI e i Paesi contraenti desiderati vengono designati, con un effetto equivalente a depositi separati.

📌 Struttura del sistema di Madrid

  • Un’unica domanda consente di designare oltre 130 Paesi
  • Una sola lingua: inglese, francese o spagnolo
  • Un unico sistema di tasse: tassa di base e importi per i singoli Paesi
  • Di norma non occorre nominare rappresentanti locali (salvo nei Paesi che notificano obiezioni)
  • Rinnovo centralizzato presso l’OMPI ogni dieci anni per tutti i Paesi designati

La domanda internazionale si basa su una domanda o registrazione di marchio presso il JPO e rappresenta un sistema economicamente efficiente di protezione globale per le imprese titolari di un marchio giapponese.

⚠️ Taiwan non è compresa Taiwan non è attualmente parte del Protocollo di Madrid e non può essere designata. Occorre un deposito diretto.

Cinque vantaggi del sistema di Madrid

💰 1. Riduzione dei costi

Poiché generalmente non occorrono rappresentanti locali, è possibile ottenere un risparmio di circa il 50–70% rispetto ai depositi diretti. Il vantaggio aumenta con il numero di Paesi.

⚡ 2. Semplificazione

Una sola lingua, un’unica domanda e un unico pagamento. Non occorrono domande, traduzioni e formalità notarili separate per ogni Paese.

🚀 3. Tempi contenuti

Se il Paese designato non notifica obiezioni, la protezione si consolida entro 12–18 mesi dalla registrazione internazionale.

🔄 4. Rinnovo e gestione centralizzati

Rinnovo ogni dieci anni tramite l’OMPI. Anche designazioni successive, cambi di titolare e di indirizzo si gestiscono in modo centralizzato.

🌍 5. Espansione flessibile

È possibile aggiungere Paesi mediante designazioni successive, ampliando la protezione secondo il ritmo dell’espansione internazionale.

⚠️ Svantaggi e aspetti da considerare

  • Attacco centrale: se il marchio di base viene meno nei primi cinque anni, viene meno anche la protezione nei Paesi designati
  • Paesi che richiedono prove d’uso: Stati Uniti, Filippine, Cambogia e altri richiedono dichiarazioni d’uso separate
  • Rappresentante locale in caso di obiezioni: occorrono onorari per la nomina e la risposta nel Paese interessato
  • Minore flessibilità per classi, prodotti e servizi: non è possibile estendere l’elenco oltre il marchio di base

Confronto con i depositi diretti

Voce Marchi internazionali: sistema di Madrid deposito diretto
Preparazione della domanda Un’unica domanda in una lingua, ad esempio inglese Una domanda nella lingua di ciascun Paese
Rappresentante locale Di norma non necessario, salvo obiezioni Necessario in ciascun Paese
Tasse e onorari Tassa di base + importi per Paese Tasse ufficiali + onorari locali in ciascun Paese
Tempi Protezione consolidata in 12–18 mesi Da sei mesi a tre anni, secondo il Paese
Dipendenza dal marchio di base Cinque anni di dipendenza: attacco centrale Indipendente
Prodotti e servizi Entro l’ambito del marchio di base Definibili separatamente per ciascun Paese
Rinnovo Centralizzato presso l’OMPI ogni dieci anni Separato per ciascun Paese
Limiti territoriali Solo Stati contraenti, Taiwan esclusa Tutto il mondo, anche Stati non contraenti
Situazioni consigliate Tre o più Paesi / attenzione ai costi Uno o due Paesi / esigenze specifiche nell’elenco

📊 Criterio pratico di scelta: per depositi in almeno tre Paesi, il sistema di Madrid offre un forte vantaggio. Per uno o due Paesi conviene confrontarlo con i depositi diretti. Nella definizione della strategia proponiamo un confronto tra entrambe le opzioni.

Stati contraenti del Protocollo di Madrid: oltre 130 Paesi

Nel 2026, oltre 130 Paesi aderiscono al Protocollo di Madrid. L’espansione del sistema facilita sempre più la tutela dei marchi all’estero.

🌏 Asia (16 Paesi)

Giappone, Cina (Hong Kong e Macao escluse), Corea del Sud, Taiwan esclusa, Singapore, Thailandia, Malaysia, Indonesia, Filippine, Vietnam, Cambogia, Laos, Brunei, Mongolia, Bhutan e Corea del Nord

🌍 Europa (45 Paesi)

Unione europea (EUTM), Regno Unito (inclusa l’Isola di Man), Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Irlanda, Portogallo, Russia e altri

🌎 America settentrionale e America latina (10 Paesi)

Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Colombia, Cuba, Cile, Trinidad e Tobago, Giamaica e Perù

🌏 Medio Oriente (10 Paesi)

Israele, UAE, Turchia, Arabia Saudita, Egitto, Iran, Siria, Oman, Bahrein e Afghanistan

🌍 Africa (25 Paesi)

Algeria, Marocco, Tunisia, Kenya, Ghana, Nigeria, Egitto, Sudafrica, Zimbabwe, Zambia, Mozambico e altri, inclusi gli Stati membri dell’OAPI

🌏 Oceania (2 Paesi)

Australia, Nuova Zelanda (Tokelau escluse) e Samoa

📌 Adesioni recenti: tra le nuove adesioni indicate dal 2024 figurano Malaysia, Costa d’Avorio, Cile, Brasile ed Emirati Arabi Uniti, con un ampliamento nei mercati emergenti. Consultate l’elenco aggiornato sul sito ufficiale dell’OMPI.

Le fasi della procedura

1

Verifica del marchio di base

La domanda internazionale si fonda su una domanda o registrazione di marchio presso il JPO.

2

Scelta dei Paesi, dei prodotti e dei servizi

Si selezionano i mercati previsti e si definisce l’elenco tenendo conto dei requisiti di registrazione locali.

3

Deposito della domanda internazionale presso il JPO

La domanda viene redatta in inglese o altra lingua ammessa e trasmessa all’Ufficio internazionale dell’OMPI tramite il JPO.

4

Registrazione internazionale OMPI: circa 2–4 mesi

Dopo l’esame formale, il marchio viene iscritto nel registro internazionale e notificato agli uffici designati. Si definisce la decorrenza del periodo decennale.

5

Esame di merito nei Paesi designati: 12–18 mesi

Gli uffici nazionali esaminano la domanda. In assenza di obiezioni, la protezione si consolida. Le eventuali obiezioni vengono gestite tramite rappresentanti locali.

6

Registrazione e consolidamento della protezione

La protezione si consolida nei singoli Paesi e può essere mantenuta con rinnovi ogni dieci anni.

Costi indicativi

I costi della procedura comprendono le tasse OMPI: tassa di base e importi per Paese e gli onorari del nostro studio.

Voce di costo Importo indicativo Note
Tassa di base OMPI 653 / 903 CHF 653 CHF per marchi in bianco e nero, 903 CHF per marchi a colori: una classe standard
Importi aggiuntivi per Paese 100–400 CHF per Paese Cina e Stati Uniti più costosi; ad esempio 460 CHF per classe negli Stati Uniti
Tassa nazionale del JPO 9.000 JPY Per la trasmissione tramite l’ufficio nazionale
Onorari dello studio Da 150.000 JPY per il deposito Varia in base al numero di Paesi e classi. Preventivo gratuito

💡 Contributi INPIT fino al 50% per i depositi esteri Le PMI e le startup possono utilizzare i contributi INPIT per i depositi esteri per coprire fino al 50% dei costi, con un massimo annuo di 3 milioni di JPY della domanda internazionale. Il nostro onorario per la richiesta è fisso: 50.000 JPY, imposte escluse, Tasso di accoglimento nell’ultima tornata: 100% nell’ultima tornata.

Paesi che richiedono una dichiarazione d’uso

Alcuni Paesi richiedono, dopo la registrazione, una dichiarazione che dimostri l’uso effettivo del marchio. L’omissione può comportare la cancellazione. È quindi essenziale pianificare l’uso e gestire le scadenze fin dal deposito.

Paese / regione Dichiarazione d’uso Scadenza e note
🇺🇸 Stati Uniti Richiesta Tra il quinto e il sesto anno dalla registrazione (§71), poi ogni dieci anni
🇵🇭 Filippine Richiesta Entro tre anni dal deposito, al quinto e al decimo anno dalla registrazione
🇰🇭 Cambogia Richiesta Entro un anno dal quinto anniversario della registrazione
🇯🇵 Giappone Non richiesta Possibile decadenza per tre anni consecutivi di mancato uso
🇨🇳 Cina Non richiesta Possibile decadenza per tre anni consecutivi di mancato uso
🇪🇺 UE (EUIPO) Non richiesta Possibile decadenza per mancato uso dopo cinque anni dalla registrazione
🇰🇷 Corea del Sud Non richiesta Possibile decadenza per mancato uso
🇭🇰 Hong Kong e Taiwan Fuori dal sistema di Madrid Occorre un deposito diretto

⚠️ Aspetti specifici della designazione degli Stati Uniti Negli Stati Uniti la sola procedura internazionale non basta a consolidare la protezione: la dichiarazione d’uso è obbligatoria. Fin dal deposito occorre pianificare la raccolta delle prove e il rispetto delle scadenze.

Aspetti dei principali Paesi designati

🇺🇸 Stati Uniti (USPTO)

  • Sistema basato sull’uso: dichiarazione d’uso obbligatoria (§71)
  • Requisiti rigorosi per l’indicazione dei prodotti e servizi: occorre un elenco preciso
  • Nomina di un avvocato statunitense per rispondere alle Office Action
  • Frequenti obiezioni ai sensi della Section 2(d) per rischio di confusione: consigliata una ricerca preventiva

🇨🇳 Cina (CNIPA)

  • Hong Kong e Macao richiedono depositi diretti separati
  • Persistono i depositi abusivi in malafede da parte di terzi
  • Esame basato sulle sottoclassi: la scelta dei prodotti è essenziale
  • La riforma del 2024 rafforza i procedimenti di invalidità d’ufficio

🇪🇺 Unione europea (EUIPO)

  • Una designazione copre i 27 Stati membri; dopo Brexit il Regno Unito va designato separatamente
  • Esame rigoroso degli impedimenti assoluti: mancanza di distintività e descrittività
  • Nessun sistema di Letter of Consent: il rischio di confusione non può essere risolto mediante accordo
  • Interpretazione letterale delle intestazioni di classe secondo il caso IP Translator

🇰🇷 Corea del Sud (KIPO)

  • Frequenti obiezioni ai sensi dell’articolo 32 per marchi anteriori simili
  • La riforma del 2024 introduce le lettere di consenso
  • Anche tramite Madrid è possibile adeguare l’elenco dei prodotti e servizi alla prassi coreana

Obiezioni frequenti e risposte

1. Mancanza di carattere distintivo

Termini generici o descrittivi di prodotti, servizi o provenienza non sono registrabili. Le valutazioni variano secondo lingua e cultura: occorrono risposte specifiche per Paese.

2. Rischio di confusione con marchi anteriori simili

È una delle obiezioni più frequenti. Si interviene con ricerche preventive, Letter of Consent e limitazioni dei prodotti designati.

3. Indicazione insufficiente di prodotti e servizi

Soprattutto Stati Uniti e Cina applicano criteri rigorosi. Se l’elenco del marchio di base è troppo ampio, possono richiedere limitazioni.

4. Ordine pubblico, morale, termini religiosi e nomi di Stati

Alcuni Paesi del Medio Oriente e dell’Asia impongono forti restrizioni a termini religiosi, nomi di Stati e riferimenti a famiglie reali.

Novità 2024–2026

📅 Riforma 2024: introduzione delle lettere di consenso in Giappone

La riforma giapponese consente di rispondere alle obiezioni ai sensi dell’articolo 4(1)(11) mediante lettere di consenso (Letter of Consent). Il sistema è utilizzabile anche per designazioni del Giappone tramite Madrid.

🌏 2024–2026: ampliamento delle adesioni

Malaysia, Costa d’Avorio, Cile, Brasile ed Emirati Arabi Uniti figurano tra le nuove adesioni, ampliando le possibilità di utilizzo nei mercati emergenti.

⚙️ Potenziamento di WIPO eMadrid

La piattaforma eMadrid offre funzioni migliorate per preparare domande, designazioni successive e rinnovi. Lo studio la utilizza per rendere più rapidi i depositi.

Domande frequenti (FAQ)

Q Per quanti Paesi conviene il sistema di Madrid?
In generale, quando si designano almeno tre Paesi, il vantaggio economico è notevole. Per uno o due Paesi occorre confrontare i costi dei depositi diretti. Proponiamo entrambe le opzioni nella definizione della strategia.
Q Che cos’è l’attacco centrale?
Se, entro cinque anni dalla registrazione internazionale, la domanda o registrazione di base giapponese viene definitivamente rifiutata, cancellata o invalidata, viene meno anche la protezione nei Paesi designati. Dopo cinque anni, la registrazione diventa indipendente. È essenziale consolidare il marchio di base.
Q Si possono aggiungere Paesi in seguito?
Sì. Dopo la registrazione internazionale è possibile aggiungere Stati contraenti mediante una designazione successiva (Subsequent Designation), ampliando la tutela secondo l’espansione commerciale.
Q Che cosa accade se si dimentica la dichiarazione d’uso statunitense (§71)?
Il mancato rispetto del termine comporta la cancellazione della protezione negli Stati Uniti. Gestiamo le scadenze e inviamo promemoria da tre a sei mesi prima.
Q Quanto costa rispondere a un’obiezione in un Paese designato?
Occorre nominare un rappresentante locale. Il costo indicativo per risposta è di 150.000–400.000 JPY, in funzione del Paese e dell’obiezione. Le ricerche preventive aiutano a ridurre il rischio.
Q Si possono utilizzare i contributi INPIT?
Sì. I contributi INPIT per i depositi esteri coprono anche le domande Madrid, fino al 50% dei costi e a un massimo annuo di 3 milioni di JPY. Il nostro onorario per la richiesta è fisso: 50.000 JPY, imposte escluse, Tasso di accoglimento nell’ultima tornata: 100%.
Q Si possono designare Taiwan, Hong Kong e Macao?
Questi territori non sono coperti dal sistema di Madrid. Taiwan non aderisce al Protocollo; Hong Kong e Macao non sono incluse nella designazione della Cina. Occorre un deposito diretto. Lo studio gestisce anche questi depositi nell’ambito di un servizio integrato.
Q Quanto dura una registrazione internazionale?
La durata è di dieci anni e può essere prolungata senza limiti mediante rinnovi decennali. L’OMPI consente un rinnovo centralizzato per tutti i Paesi designati. Lo studio gestisce anche queste scadenze.
Q Un’impresa estera senza marchio di base in Giappone può usare il sistema?
Occorre una domanda o registrazione di base nel Paese di origine del richiedente. Le imprese estere presentano la domanda internazionale tramite il proprio ufficio. Gestiamo numerose designazioni del Giappone per imprese estere e offriamo assistenza in inglese.
Q È disponibile una consulenza gratuita?
Sì, il primo colloquio è gratuito. Contattateci al numero 06-7777-1884, via e-mail o tramite il modulo di contatto. Prepariamo gratuitamente una strategia di deposito Madrid e un preventivo.

Consulenza gratuita e contatti

Consulenza gratuita sui marchi internazionali

Offriamo assistenza completa: strategia Madrid, registrazione internazionale, risposte nei Paesi designati e rinnovi. Per PMI e startup gestiamo anche le richieste di contributi INPIT per i depositi esteri.

Per qualsiasi chiarimento, non esitate a contattarci.

Orari: lunedì–venerdì, 9:00–20:00

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