미국 디자인 제도 개요

미국의 디자인 특허(Design Patent) 제도는 일본의 디자인 등록 제도와 기본적인 틀은 비슷하지만, 심사 기준의 운용이나 권리 행사 규칙 면에서 중요한 차이점이 있습니다. 본 기사에서는 등록 요건, 출원 절차, 보호 기간, 침해 요건, 손해배상, 국제 출원, 도면 요건 등 7가지 관점에서 미국과 일본의 디자인 제도를 상세히 비교·해설합니다.일본 기업이 미국에서 디자인권을 취득하고 활용할 때 유의해야 할 사항을 포괄적으로 정리했습니다.

1. 등록 요건(신규성·비자명성·디자인성 등)

미국의 등록 요건

미국의 디자인 특허는 특허법의 일부로 규정되어 있으며, “제조물을 위한 신규하고 독창적이며 장식적인 디자인”이어야 합니다. 구체적으로는 다음 3가지 요건을 충족해야 합니다.

일본의 등록 요건

일본의 디자인법에서도 신규성 및 창작 비용이성(미국의 비자명성에 해당)이 등록 요건입니다. 디자인법 제3조에 따라, 출원 전에 공연히 알려진 디자인과 동일하거나 유사한 디자인은 등록할 수 없으며, 쉽게 창작할 수 있는 디자인도 거절됩니다.

일본에서는 디자인의 정의를 ‘물품(부분을 포함)의 형상·무늬·색채(또는 그 결합)로서 시각을 통해 미감을 일으키는 것’으로 규정하고 있어, 미감(심미성)을 일으키지 않는 순수히 기능만을 위한 형상은 보호 대상이 되지 않습니다.

일본에도 자기공개에 따른 그레이스 기간이 있으며, 최근 법 개정을 통해 출원 전 1년 이내의 자기공표에 대해 예외 적용이 가능해졌습니다(기존 6개월). 다만, 일본에서는 출원 시 소정의 절차(예외 적용 신청 및 증명 서류 제출 등)가 필요하며, 절차 없이 자동 적용되는 미국과 다릅니다.

또한, 일본도 2020년 법 개정을 통해 이미지 디자인(화면 표시나 아이콘 자체)의 보호가 가능해졌으나, 역사적으로는 물품성에 중점을 두어 온 경위가 있습니다. 종합하면, 미국과 일본 모두 등록 요건 자체는 큰 틀에서 공통되지만, 물품의 해석 방식이나 유예 기간의 운용, 장식성 요건의 명시 등에 제도상의 특징이 있습니다.

2. 출원 절차(출원 서류·심사·수수료 등)

미국의 출원 절차

미국에서 디자인 특허를 출원할 때는 특허 출원에 준하는 서식으로 진행합니다. 출원에 필요한 서류는 다음과 같습니다.

미국은 1개 디자인당 1건의 출원이 원칙이지만, 여러 디자인이 단일 창작 개념에 속한다고 판단되는 경우, 여러 실시예(Embodiments)를 1건의 출원에 포함하는 것이 허용될 수 있습니다. 심사관이 단일성 요건을 충족하지 않는다고 판단할 경우, 제한 요구(Restriction Requirement)가 내려져 출원을 분할하거나 청구 범위를 좁혀야 합니다.

유사한 디자인을 별도로 출원하면, 후출원에 대해 선출원을 인용하여 비자명성 결여를 거절 사유로 삼는 경우가 있으며, 이에 대처하기 위해 터미널 디스클레머(후출원의 존속 기간을 선출원과 같은 날로 종료시키는 절차)를 진행하는 경우도 있습니다.

미국의 심사 및 비용

미국에서는 디자인도 실체심사주의를 따릅니다. 출원 후, USPTO의 디자인 전문 심사관이 선행 디자인을 조사하여 신규성·비자명성·디자인성 등을 심사합니다. 심사 기간은 평균 8~12개월 정도이며, 1차 심사 결과(오피스 액션)가 통지됩니다.

일본의 출원 절차

일본에서는 디자인 등록 출원으로서 독립된 디자인법 절차가 정해져 있습니다. 출원서에는 디자인의 명칭(물품명), 창작자·출원인 정보 등을 기재하고, 도면 또는 사진을 제출합니다(최근 개정으로 사진이나 CG 도면을 통한 출원도 가능해졌습니다).

일본의 디자인 출원에서는 청구항 기재가 불필요하며, 제출한 도면 그 자체가 권리 범위를 규정합니다. 또한 1출원 1디자인이 원칙이며, 미국처럼 복수의 디자인을 하나의 출원에 포함시키는 것은 기본적으로 불가능합니다. 디자인의 변형을 복수 보호하고자 하는 경우 개별적으로 출원해야 합니다.

다만, 관련 디자인 제도가 있어 본 디자인과 유사한 디자인에 대해 관련 디자인으로 연계하여 권리를 취득할 수 있습니다(2020년 개정으로 관련 디자인 출원 가능 기간이 확대되었습니다). 또한 부분 디자인도 독립된 출원 구분으로 출원할 수 있으며, 미국처럼 나중에 부분 디자인으로 보정 변경하는 것은 인정되지 않으므로, 출원 시 부분 디자인으로서 도면을 제출해야 합니다.

일본의 심사 및 비용

일본도 실체 심사를 실시하는 심사등록주의이며, 1차 심사 통지까지의 기간은 평균 6~7개월 정도, 순조로운 경우 출원 후 약 8~12개월 만에 등록査定에 이르는 경우가 많습니다. 심사 청구는 불필요하며, 출원과 동시에 심사됩니다.

3. 보호 기간

미국의 보호 기간

미국 디자인 특허의 존속 기간은 디자인 특허 발행일(등록일)로부터 15년입니다.이전에는 14년이었으나, 2015년 법 개정(헤이그 협약 가입에 따른 개정)으로 현재 15년으로 연장되었습니다. 이 기간 중에는 연차 유지료가 필요 없으며, 출원부터 권리 만료까지 추가 비용 없이 보호가 지속됩니다. 또한, 디자인 출원이 특허로 권리화되지 않는 한 공표되지 않기 때문에, 15년의 카운트다운은 발행 시점부터 시작됩니다.

일본의 보호 기간

일본의 디자인권 존속 기간은 최근 연장되어 출원일로부터 25년이 되었습니다(2020년 4월 1일 시행된 개정법. 그 이전의 출원은 ‘등록일로부터 20년’). 존속 기간의 계산 기점이 출원일이기 때문에, 심사 및 등록에 소요된 기간을 포함하여 최대 25년간 보호됩니다. 일본에서는 매년 연금을 납부해야 하며, 연금을 미납할 경우 권리가 소멸한다는 점에도 유의해야 합니다.

4. 침해 요건(침해 판단 기준·권리 범위)

미국의 침해 판단

미국 디자인 특허의 침해 여부는 ‘일반 관찰자(ordinary observer)’ 테스트에 따라 판단됩니다. 대상 제품을 구매할 만한 일반 소비자가 피의 제품의 디자인을 보았을 때, 디자인 특허 제품과 동일한 것으로 오인할 우려가 있는지 여부가 기준입니다.

이러한 전체적 관찰에 의한 유사성 판단은 미국 연방 대법원 판결인 Gorham Co. v. White(1871) 이래의 전통적인 테스트이며, 2008년 Egyptian Goddess 사건에서 재차 확립되었습니다. 해당 판결에서는 기존의 ‘포인트 오브 노벨티(point of novelty)’ 테스트를 불필요하다고 보고, 선행 디자인의 존재를 고려하면서 전체적으로 볼 때 실질적으로 동일한지 여부를 판단하는 방법을 제시하고 있습니다.

일본의 침해 판단

일본에서의 디자인권 침해 여부는 등록 디자인과 피의 디자인이 ‘동일 또는 유사’한지에 따라 판단됩니다(디자인법 제23조). 이 판단은 두 단계로 이루어집니다.

제1단계: 물품의 유사성 - 피의품과 등록 디자인의 물품 용도 및 기능이 동일 또는 유사하다는 것이 전제됩니다. 물품이 전혀 다른 경우에는, 아무리 형상이 비슷하더라도 디자인은 유사하지 않은 것으로 간주됩니다.

제2단계: 형태의 유사성 - 물품이 일치·유사하다고 인정된 경우, 양 디자인의 구성 요소나 형상의 특징점을 대조하여, 전체적으로 미감에 주는 인상이 공통되는지 여부가 판단됩니다. 디자인의 요부(디자인상 특히 고객의 주의를 끄는 특징적인 부분)의 유사성이 중시되는 경향이 있습니다.

5. 손해배상(구제 조치·배상액)

미국의 손해배상

미국에서는 디자인 특허 침해에 대해 금지 명령(침해 행위의 금지 명령)이나 손해배상금 청구가 가능합니다. 특히 주목할 점은 미국 특허법 제289조에 규정된 디자인 특허 침해에 대한 추가적 구제입니다.

일본의 손해배상

일본에서는 디자인권 침해에 대한 민사 구제 수단이 금지 청구권 및 손해배상 청구권으로, 특허권 침해의 경우와 거의 동일한 체계입니다. 손해배상액의 산정은 다음 중 하나를 선택적으로 입증할 수 있습니다.

침해자의 총이익 전액이 그대로 배상되는 것은 아니며, 디자인이 제품의 일부에 관련된 경우에는 그 기여도가 고려됩니다. 일본의 디자인 소송에서 인정되는 손해배상액은 수백만~수천만 엔 규모가 일반적입니다. 또한 일본에서는 형사 처벌도 있어, 악질적인 디자인권 침해에는 10년 이하의 징역 또는 1,000만 엔 이하의 벌금(법인은 3억 엔 이하의 벌금)이 부과될 가능성이 있습니다(디자인법 제69조).

판례 동향

미국에서는 앞서 언급한 Apple vs. Samsung 사건이 디자인권의 중요성을 단숨에 높였으며, 이후 하이테크 분야에서도 디자인 특허가 적극적으로 활용되고 있습니다. 또한 최근에는 LKQ Corp. v. GM 사건에서 디자인 특허의 비자명성 판단 기준이 논의되었습니다.2024년 연방순회항소법원(CAFC) 전원합의체는 오랫동안 사용되어 온 Rosen-Durling 테스트가 대법원 KSR 판결의 취지에 반하는 한 무효가 될 수 있다고 밝히며, 향후에는 실용특허와 마찬가지로 유연한 비자명성 판단을 적용해야 한다고 판시했습니다.

일본에서는 디자인 침해와 관련된 최근의 주요 판례로 ‘가방 디자인 사건’ 등에서 디자인의 요부 인정 및 유사성 판단 기법이 제시되고 있습니다.2020년 개정으로 관련 디자인에 의한 권리 연장 전략이 가능해짐에 따라, 침해 소송에서 본 디자인과 관련 디자인의 구분 사용 등 새로운 쟁점도 대두되고 있습니다. 전반적으로 미국은 배심원제 하에서 거액의 배상금이 발생할 수 있는 법제도인 반면, 일본은 전문부(지식재산고등법원)를 갖춘 안정적인 심리가 특징이지만, 배상액이나 억제력 면에서 큰 제도적 차이가 존재합니다.

6. 국제출원(헤이그 협정)

헤이그 협정의 개요

미국과 일본은 모두 2015년에 디자인의 국제 등록 제도인 헤이그 협정에 가입했습니다. 기업은 헤이그 국제 출원을 이용하여 한 번의 출원으로 여러 국가(체약국)의 디자인 보호를 신청할 수 있습니다. 미국(USPTO)이나 일본(JPO)을 지정국에 포함하여 국제 출원을 하면, WIPO 국제사무국에서 형식 심사를 거친 후 각 지정국 관청으로 송부됩니다.

미국과 일본 모두 심사관에 의한 실체 심사 국가이므로, 국제 출원이라 하더라도 자국 출원과 마찬가지로 신규성·비자명성 등의 심사를 실시하며, 거절 사유가 있으면 거절 통지(refusal)를 발부합니다. 원칙적으로 국제 공개일로부터 12개월 이내에 거절 여부를 통지하도록 되어 있으며, 거절 통지가 없으면 해당 의장은 등록됩니다.

국제출원의 장점과 유의사항

헤이그 출원에서는 기본적으로 출원 후 도면 보정에 엄격한 제한이 있으므로, 일본 기업이 먼저 국내에서 의장 출원을 하고, 그 도면을 사용하여 미국을 지정한 헤이그 출원을 하는 경우, 일본 출원 시부터 국제적으로 통용되는 도면을 작성해 두는 것이 권장됩니다. 특히 미국을 지정할 예정이라면, 일본 출원 단계에서 미국식 도면(충분한 정면도 및 음영 표현)으로 작성해 두면 추후 보정 불가 문제를 피할 수 있습니다.

복수 디자인과 단일성 문제

헤이그 제도 자체는 1건의 국제출원으로 최대 100개의 의장을 포함할 수 있지만, 미국이나 일본처럼 국내법상 ‘1의장 1출원’이 원칙인 국가에서는 단일성 위반으로 거절될 가능성이 있습니다. 미국 및 일본을 포함한 헤이그 출원에서는 ‘1출원 1의장’을 원칙으로 하는 것이 실무상의 대응책입니다.

기타 실무상 유의사항

미국을 지정한 헤이그 출원의 경우, 국제출원인이 미국법상 디자인 발명자로 간주되므로 추후 USPTO에 선서서(oath)를 제출해야 합니다. 파리조약에 따른 우선권 주장을 통한 직접 출원(일본에 출원한 후 6개월 이내에 미국으로 파리 루트 출원)도 여전히 일반적인 수단입니다. 헤이그를 이용할지 직접 출원할지는 지정국 수나 비용, 절차적 부담을 고려하여 선택하게 됩니다.

7. 도면 요건(도면의 품질 기준·점선 표시 등)

미국의 도면 요건

도면은 디자인 특허 출원의 핵심이며, USPTO는 고품질의 상세한 도면을 요구합니다.

단면도에 대해서는, 외관상의 요철이 음영으로 파악될 수 있는 경우에는 제출하지 않는 것이 좋습니다. 단면도 역시 권리 해석상 유효한 도면으로 간주되며, 불필요한 단면을 표시하면 권리 범위를 불필요하게 제한할 우려가 있기 때문입니다. 또한, 컬러 사진은 권리 범위가 해당 색상으로 한정되는 등의 단점이 있으며, 선화와 사진을 혼용하는 것도 허용되지 않습니다.

일본의 도면 요건

일본에서도 디자인 출원 시 원칙적으로 6면도(6방향 도면)의 제출이 요구됩니다. 정면·후면·좌우 측면·상면·하면의 도면에 더해, 입체물인 경우 사시도를 첨부하는 것이 일반적입니다.

양국의 도면 기준 차이

구체적으로는 6방향 도면을 제대로 갖추고 음영도 입힌 선화를 준비하여, 일본 출원 시에도 이를 사용함으로써 추후 미국 진출이 용이해집니다. 도면은 디자인권의 생명이며, 미국과 일본 양국에서 문제없이 통용되는 도면 작성에는 전문적인 노하우가 필수적입니다.

미국·일본의 디자인 제도 비교표

위 내용을 바탕으로, 미국 디자인 특허 제도와 일본 디자인 제도의 주요 차이점을 정리합니다.

이상의 비교를 통해, 미국의 디자인 특허 제도와 일본의 디자인 제도는 기본적인 틀은 비슷하지만, 심사 기준의 운용이나 권리 행사 규칙에 있어 중요한 차이가 존재함을 알 수 있습니다.일본 기업이 미국에서 디자인권을 취득·활용할 때는 미국 특유의 엄격한 도면 작성 기준이나 침해 시의 리스크(고액 배상)를 충분히 고려한 전략이 필요합니다. 한편, 일본 측도 2020년 법 개정을 통해 보호 기간 연장 및 이미지 디자인의 보호 확대 등 국제적 조화를 도모하고 있으므로, 앞으로도 양국 제도의 동향에 주목할 필요가 있습니다.

참고 자료

• 특허청 산업구조심의회 자료 「각국 디자인 제도 비교」(2011) - 출원료·수수료 비교
• JETRO 「미국 내 사업 진출 매뉴얼 - 디자인 특허 출원」(2022) - 일미 간 도면 기준 차이에 대한 지적
• JETRO 「미국 진출 매뉴얼 - 디자인 특허의 구제」(2022) - 미국 디자인 침해 시 총이익 배상 규정 및 Apple 대 Samsung 사건 소개
• M&Partners 「미국 디자인 특허의 비자명성 기준 변경(LKQ v. GM)」(2025) - 미국 내 디자인 비자명성 판단에 관한 최신 판례 정보
• WIPO 뉴스 「미국과 일본의 헤이그 협정 가입」(2015) - 양국의 가입에 관한 공지

AUTHOR / 집필자

스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)

지식재산 사무소 에보릭스(EVORIX) 대표 변리사

특허·상표·디자인·저작권의 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원합니다. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통합니다. 일본변리사협회／아시아변리사협회(APAA)／일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.

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