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“회사의 운명을 건 신규 브랜드의 상표 출원을 했더니, 특허청에서 ‘거절 사유 통지서’가 도착해 버렸다……” “인용된 타인의 상표는 상대방 기업과 협의하면 어떻게든 해결될 것...
2023년 4월 법 개정에 따라 상표 등록 분야에서 주목받고 있는 것이 바로 ‘콘센트(동의) 제도’의 도입입니다. 본 기사에서는 콘센트 제도가 실제로 어떤 상황에서 활용되는지, 혼동을 야기할 수 있는 점 및 어사인백(assign-back)과의 비교를 포함하여 상세히 설명합니다. 앞으로 상표 등록을 고려하고 계시거나 지식재산 전략을 검토 중인 분들은 꼭 참고해 보시기 바랍니다.
동의 제도 도입 개요
이번 상표법 개정에서는 타인이 이미 등록한 상표와 동일·유사한 경우라도, 해당 등록 상표의 권리자(상표권자)로부터 동의를 얻음으로써 예외적으로 상표 등록을 인정하는 ‘동의 제도’가 도입되었습니다(2023년 4월 1일 이후 출원에 적용).
기존에는 타인의 등록 상표와 동일·유사한 상표가 동일·유사한 상품·서비스에 대해 출원된 경우, 상표법 제4조 제1항 제11호에 따라 거절되는 것이 원칙이었습니다. 그러나 상표법 제4조 제4항에 따라 새롭게 ‘상표권자의 동의’를 얻음으로써, 일정한 요건을 충족하면 등록이 가능해집니다.
「혼동을 일으킬 우려가 없다」는 점이 핵심
단, 동의만 있으면 반드시 상표 등록이 가능한 것은 아닙니다. 구체적으로는 다음 요건을 충족해야 합니다.
- 선등록된 상표와 혼동을 일으킬 우려가 없어야 한다
- 상표의 인지도나 거래 실정을 고려하더라도, 향후 혼동이 발생할 가능성이 낮아야 함
요컨대, 소비자가 “같은 기업의 제품·서비스인가?”라고 오인할 정도로 혼동하기 쉬운 상표는, 아무리 당사자 간에 합의가 되어 있더라도 등록할 수 없습니다. 예를
들어, 상표와 상품이 거의 동일에 가까운 경우에는 혼동이 발생할 우려가 높으므로, 증거가 있다 하더라도 등록은 어려울 것입니다. 또한, 현재뿐만 아니라 장래의 혼동 가능성도 고려되므로, 그 점을 뒷받침하는 증거가 어느 정도 요구되는지는 제도 도입 직후인 현 시점에서는 불투명합니다.
콘센트 제도와 어사인백의 비교
사실, 콘센트 제도 도입 이전에도 어사인백이라는 방식을 활용하면, 먼저 등록된 유사 상표가 있어도 등록을 진행할 수 있었습니다.
어사인백이란, 출원인을 선등록 상표권자로 일시적으로 명의 변경한 후 등록 심사를 거쳐, 다시 명의가 출원인으로 돌아가는 절차를 말합니다. 두 번의 명의 변경이 필요하여 번거롭기는 하지만, 지금까지도 특정 상황에서는 실제로 활용되어 온 방법입니다.
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왜 지금도 어사인백은 유용한가?
콘센트 제도의 도입으로 인해, “동의서를 제출하면 절차가 간단해지지 않을까?”라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 혼동을 일으킬 우려가 없음을 증명하기 위해 추가적인 계약서나 증거를 준비해야 할 가능성이 있습니다.
따라서 콘센트 제도의 증명 서류를 갖추는 비용이 높아진다면, “차라리 어사인백으로 등록하는 편이 빠르다”고 판단되는 사례도 나올 것입니다.
또한, 콘센트 제도에서는 “동의서 형식은 자유롭다(이메일도 가능)”라고 하지만, 실무상으로는 향후 혼동을 방지한다는 점을 명시하는 계약서 등이 필요한 경우도 있습니다. 결국 절차상의 부담이 늘어날 가능성도 있으므로, 어사인백이 결과적으로 번거로움이 적은 경우도 있을 수 있습니다.
향후 상표 등록 전략 및 정리
동의 제도는 선택지를 늘리고 유연한 상표 등록 전략을 세울 수 있다는 점에서 의미가 있습니다. 그러나 ‘동의만 있으면 어떤 유사 상표라도 괜찮다’는 것은 아니라는 점에 주의가 필요합니다.
향후 소비자의 혼란을 초래하지 않음을 증명하기 위한 절차나 증거 제출이 요구될 가능성이 있으므로, 선등록 상표의 권리자와의 관계나 절차 비용을 종합적으로 고려한 후, 동의 제도와 어사인백 중 어느 쪽을 이용할지 결정하는 것이 현명할 것입니다.
어쨌든 수단이 늘어나는 것은 반가운 일이며, 사례별로 최적의 방안을 모색하는 것이 중요합니다. 본 사무소에서도 적절한 상표권 취득을 지원하기 위해, 계속해서 최신 운용 상황을 확인하며 대응해 나가겠습니다.
참고 조문·관련 자료
- 상표법 제4조 제4항: 「…（동의가 있는 경우에도）혼동을 일으킬 우려가 없는 것에 대해서는 제4조 제1항 제11호의 규정을 적용하지 아니한다」
- 콘센트 제도에 관한 심사 기준
- 심사편람 (1)
- 심사편람 (2)
- 개정 법해설
- 콘센트 제도 도입에 따른 혼동방지청구·취소심판의 개정 (상표법 제24조의4의2, 제52조의2 제1항)
저자
스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)
지식재산 사무소 에보릭스(EVORIX) 대표 변리사
특허·상표·의장·저작권의 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통. 일본변리사회／아시아변리사협회(APAA)／일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.
