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Ao apresentar um pedido de patente e solicitar o exame, é possível que se receba uma “Notificação de Motivos de Rejeição” do examinador do Instituto de Patentes. Para resolver os motivos de rejeição, pode-se recorrer a uma “correção”, que consiste na apresentação de uma “declaração de observações” ou de uma “petição de correção processual”; no entanto, especialmente na fase em que se recebe a “última notificação de motivos de rejeição”, é necessário cumprir um requisito extremamente rigoroso denominado “redução limitada”.Neste artigo, um especialista em propriedade intelectual explica de forma clara o momento em que isso é exigido, os três requisitos, exemplos concretos de aceitação e rejeição, e ainda as vantagens de recorrer a um advogado especializado em patentes.
Pontos principais deste artigo
- A redução limitada é exigida no momento da resposta à “Notificação de Motivos de Rejeição Final” e ao solicitar o “Recurso contra a Decisão de Rejeição”
- Os objetivos da correção após a última notificação de motivos de rejeição são estritamente limitados a quatro (supressão, redução limitada, correção de erros de escrita e esclarecimento)
- A redução limitativa requer três requisitos (redução limitativa em série, identidade do campo de aplicação/problema e requisito de patente independente)
- A exclusão ou substituição de elementos constituintes (correção por substituição) não é permitida. A violação dos requisitos leva à rejeição da correção → levando diretamente à decisão de recusa
- Para o dilema de uma definição excessivamente restrita, o “pedido de divisão” é um meio de recuperação eficaz
- Como é necessário um julgamento estratégico avançado, a contratação de um advogado de patentes é a opção mais segura
Índice
- A importância da “correção” no exame de patentes
- Momento em que é necessária uma redução limitada
- O que é a “restrição limitada” na correção? (Objetivo e significado)
- Três requisitos para que uma redução limitada seja reconhecida
- Exemplos de "aceitável" e "inaceitável" para a redução limitada
- Risco de rejeição da correção e utilização do “pedido de divisão”
- Vantagens de contratar um advogado de patentes
- Resumo
Introdução: A importância da “correção” no exame de patentes
Após a apresentação do pedido de patente e a solicitação de exame, pode ocorrer que, após algum tempo, seja recebido um documento denominado “Notificação de Motivos de Rejeição” do examinador do Instituto de Patentes. Trata-se de uma notificação informando que “não é possível conceder a patente com o conteúdo atual do pedido”, sendo um processo comum pelo qual muitos requerentes passam durante o exame de patentes. Não é, de forma alguma, algo incomum.
O fato de receber uma notificação de motivos de rejeição não significa que você deva desistir de obter a patente. Por meio de “correções”, como a apresentação de uma “declaração de opinião” para contestar as observações do examinador ou de um “pedido de correção processual” para alterar o conteúdo das reivindicações (claims), é possível eliminar os motivos de rejeição e buscar a obtenção da patente.
No entanto, essa correção da patente não pode ser feita livremente a qualquer momento. À medida que o exame avança, as regras de correção tornam-se mais rigorosas e, especialmente na fase em que se recebe a “notificação final de motivos de rejeição”, é necessário cumprir um requisito extremamente rigoroso chamado “restrição limitada”.
Risco fatal: se uma correção incorreta for feita sem o conhecimento dessa regra, a própria correção será “rejeitada”, levando ao resultado fatal de a patente ser recusada.
1. Momento em que a redução limitada é exigida
O requisito rigoroso de redução limitada é exigido principalmente nas correções de patentes realizadas nos seguintes momentos.
① Ao responder à “notificação final de motivos de rejeição”
Na correção da “primeira notificação de motivos de rejeição” recebida inicialmente do examinador, é possível fazer correções com relativa liberdade, desde que não haja adição de novos elementos (elementos não presentes na descrição original do pedido, etc.). Dependendo da situação, correções que ampliem o escopo das reivindicações de patente também podem ser aceitas.
No entanto, a “notificação final de motivos de rejeição” é emitida quando, como resultado dessa primeira correção, surgem novos motivos de rejeição. Nas correções realizadas nesta fase, são impostas restrições rigorosas, como a redução limitada.
② No momento da solicitação do “Recurso contra a Decisão de Rejeição”
Mesmo que sejam apresentadas alegações ou documentos de correção em resposta à notificação de motivos de rejeição finais, pode ocorrer que a opinião do examinador não seja alterada e seja proferida uma “decisão de rejeição (decisão final de não concessão da patente)”. Caso haja discordância com o resultado do exame, é possível solicitar ao Instituto de Patentes um “julgamento de impugnação da decisão de rejeição”, solicitando um novo julgamento por três juízes. Mesmo quando se corrige o escopo das reivindicações de patente simultaneamente à solicitação desse julgamento, as regras de redução restrita são aplicadas de forma rigorosa.
2. O que é a “redução limitativa” da correção? (Objetivo e significado)
“Redução limitativa (Artigo 17-2, parágrafo 5, item 2 da Lei de Patentes)” significa, literalmente, “correção que restringe (reduz) de forma limitada o escopo das reivindicações de patente (escopo sobre o qual se reivindica o direito de patente)”.
Quatro objetivos de correção permitidos após a última notificação de motivos de rejeição
Para contornar a técnica anterior e reivindicar a patenteabilidade da invenção, o que mais se utiliza na prática é o item ②, a “redução restrita”.
Por que existe uma restrição tão rigorosa nesta fase final do exame? A principal razão é a “agilização do exame de patentes” e a “redução da carga de trabalho dos examinadores”.
O examinador já concluiu, na fase inicial, a pesquisa da técnica anterior relevante a partir de literatura de todo o mundo. Se o requerente pudesse adicionar elementos de composição totalmente novos ou alterá-los livremente para outra invenção, o examinador teria que refazer a pesquisa da técnica anterior e o exame do zero, o que causaria atrasos em todo o sistema de patentes.
Por isso, apenas são permitidas correções limitadas, que consistem em “reduzir ligeiramente o âmbito dos direitos para evitar a técnica anterior, mantendo a estrutura da invenção já examinada”.
3. Três requisitos para que uma redução seja reconhecida como restrita
Não significa que “qualquer redução do escopo dos direitos será reconhecida como redução limitada”. Para ser reconhecida como legítima como redução limitada, é necessário que todos os três requisitos a seguir sejam atendidos simultaneamente.
Requisito 1: “Limitar” e “reduzir” os elementos que especificam a invenção de forma sequencial
É necessário estreitar (reduzir) objetivamente o âmbito dos direitos, seja restringindo os conceitos dos elementos constitutivos descritos na reivindicação anterior à correção a conceitos mais específicos e de nível inferior, seja adicionando novos elementos constitutivos de forma sequencial. A remoção de parte de um elemento ou sua substituição por um elemento totalmente diferente é considerada “ampliação dos direitos” ou “alteração da invenção” e não é permitida.
Requisito 2: O campo de aplicação industrial e o problema a ser resolvido devem ser os mesmos
Como resultado da restrição do escopo dos direitos por meio da correção, o “campo de aplicação industrial” e o “problema a ser resolvido (objetivo)” não devem mudar antes e depois da correção. Por exemplo, uma correção em que uma invenção de peça de motor que tem como problema a “melhoria do consumo de combustível de automóveis” se transforme, como resultado da restrição de elementos, em uma peça que tem como problema a “melhoria da durabilidade da hélice de embarcações” será rejeitada, pois exigirá que o exame seja refeito sob uma perspectiva diferente.É necessário que a correção se limite a um âmbito em que os resultados da análise anterior possam ser efetivamente utilizados.
Requisito 3: Cumprir os requisitos de patente independente
Ao realizar uma correção que implique uma redução limitativa, existe uma regra importante: a invenção após a correção deve ser capaz de receber uma patente por si só (ou seja, deve possuir novidade e atividade inventiva) (requisito de patente independente).Mesmo que se “tente, por enquanto, restringir o escopo dos direitos de acordo com as regras”, se a invenção após a restrição for idêntica à técnica anterior existente ou for algo facilmente concebível, ela acabará não sendo patenteada. É necessário elaborar uma proposta de correção que, ao mesmo tempo em que cumpra os requisitos formais, possua também patenteabilidade substancial.
4. Exemplos de “OK” e “NG” para a redução limitativa
Como algumas partes podem ser difíceis de entender apenas com palavras, explicaremos concretamente, a partir de uma perspectiva prática, os casos legítimos (exemplos aceitáveis) e ilegítimos (exemplos inaceitáveis) de redução limitativa.
[Exemplo aceitável] Correção reconhecida como redução limitativa legal
① Limitação por meio da adição em série de elementos constitutivos
Antes da correção: “Dispositivo que possui a peça A e a peça B”
Após a correção: “Dispositivo que possui a peça A, a peça B e a peça C”
→ Adição de um novo elemento constitutivo (peça C) à composição existente (A+B). Como não há violação de direitos se todos os elementos não estiverem presentes, o escopo do produto em questão é reduzido (restrito), sendo, portanto, lícito.
② Limitação de um conceito superior para um conceito inferior
Antes da correção: “Aparelho que possui uma caixa metálica”
Após a correção: “Aparelho que possui uma caixa de alumínio”
→ Trata-se de uma redução limitativa típica, que restringe o conceito superior “metal” ao conceito inferior “alumínio” (*O conteúdo adicionado deve estar descrito na descrição original do pedido, entre outros documentos).
【Exemplo de rejeição】Alterações consideradas ilegais
① Supressão de elementos constitutivos (ampliação do escopo dos direitos)
Antes da correção: “Dispositivo que possui a peça A, a peça B e a peça C”
Após a correção: “Dispositivo que possui a peça A e a peça B” (remoção da peça C)
→ Como quanto menos elementos houver, mais produtos serão incluídos no escopo da patente, isso constitui uma “ampliação do escopo da patente” e, portanto, é inaceitável.
② Substituição de elementos constitutivos (correção por deslocamento)
Antes da correção: “Dispositivo equipado com um meio de tensão por mola”
Após a correção: “Dispositivo equipado com um meio de tensão por borracha”
→ Ao substituir a mola pela borracha, não se considera que o escopo dos direitos tenha se estreitado, mas sim que houve um “deslocamento” para uma característica técnica diferente, não sendo reconhecido como uma redução limitativa.
5. Risco de indeferimento da correção e utilização do “pedido de divisão”
Caso o examinador considere que a petição de correção processual apresentada em resposta à última notificação de motivos de rejeição não atenda aos requisitos de redução limitativa, será imposta uma sanção severa, denominada “indeferimento da correção (decisão de indeferimento da correção)”, com base na Lei de Patentes.
Se a correção for rejeitada, o documento de correção apresentado será tratado como se não tivesse sido apresentado, e o exame será realizado com base no “estado anterior à correção (escopo das reivindicações de patente mantendo os motivos de rejeição finais)”. Como os motivos de rejeição já apontados permanecem inalterados, o examinador emitirá uma “decisão de rejeição”.
A cadeia de rejeições de correções: a violação da regra de restrição limitada segue o fluxo “decisão de rejeição da correção → motivos de rejeição não resolvidos → decisão de rejeição”, o que representa um risco extremamente grave que leva diretamente ao “fracasso na obtenção da patente”.
Utilização do trunfo de recuperação: o “pedido de divisão”
Como as regras de redução limitada são muito rigorosas, pode-se cair no dilema de que “ao tentar evitar a técnica anterior, acaba-se abrindo mão do escopo de direitos realmente desejado para o próprio negócio, resultando em uma patente com escopo muito restrito”.
Nesses casos, um meio poderoso de recuperação é o “pedido de divisão”. Trata-se de um procedimento em que, dentre as múltiplas invenções descritas na especificação do pedido original (pedido-mãe), se extrai uma parte das invenções e a torna independente como um novo pedido separado (pedido-filho). Como o exame do novo pedido dividido é reiniciado desde a “primeira fase”, ele fica livre das restrições severas de correção impostas na notificação final de motivos de rejeição.
É extremamente eficaz adotar uma estratégia multifacetada de propriedade intelectual, na qual se realiza uma redução limitada de forma segura no pedido original para garantir a obtenção dos direitos, enquanto se solicita um exame separado por meio de um pedido divisional para o escopo de direitos mais amplo que se deseja realmente obter ou para direitos de composições diferentes.
6. Vantagens de contratar um advogado especializado em patentes
A “redução limitada” na fase final do exame está sujeita a regras jurídicas extremamente especializadas e rigorosas. São inúmeros os casos de falhas em que os responsáveis das empresas tentam lidar com isso internamente e acabam “interpretando mal as regras e tendo a correção rejeitada” ou “restringindo desnecessariamente os direitos para passar no exame, resultando em uma patente inutilizável que pode ser facilmente contornada por outras empresas”.
① Interpretar com precisão a intenção do examinador
Analisamos detalhadamente o raciocínio da notificação de motivos de rejeição e as fontes citadas, identificando com precisão “o que está sendo questionado e onde e como devemos restringir para que a patente seja concedida”.
② Elaboração da proposta de correção ideal
Elaboramos um equilíbrio perfeito que reúne os três requisitos: “atender aos rigorosos requisitos”, “poder alegar o caráter inovador” e “garantir um escopo de direitos amplo e comercialmente válido”.
③ Propor estratégias avançadas de propriedade intelectual
Apoiamos o cliente com todos os meios necessários para obter a concessão da patente, incluindo o uso estratégico de “entrevistas de exame” com os examinadores e “pedidos de divisão”.
Para obter direitos de patente valiosos que contribuam para os negócios da sua empresa, a escolha mais segura é contratar um “advogado de patentes”, especialista na área.
Resumo
A “restrição limitada” na correção de patentes é uma regra de correção extremamente rigorosa exigida no momento da última notificação de motivos de rejeição ou do pedido de recurso contra a decisão de rejeição, com o objetivo de evitar a repetição do exame. Se todos os requisitos — “restrição sequencial do escopo de direitos”, “identidade dos campos de aplicação industrial e dos problemas” e “cumprimento dos requisitos de patente independente” — não forem atendidos, há um risco grave de se passar da “rejeição da correção” para a “decisão de rejeição”.
Na fase intermediária (etapa final do exame), em que as interações com o Instituto de Patentes se tornam complexas, são indispensáveis conhecimentos especializados avançados e julgamentos estratégicos. Um único erro de julgamento pode desperdiçar os custos de pesquisa e desenvolvimento e as despesas de depósito gastos até aquele momento.
Se você estiver com dificuldades para lidar com a notificação de motivos de rejeição, entre em contato com nosso escritório
“Recebi a última notificação de motivos de rejeição, mas não sei como responder”, “Tenho dúvidas se a proposta de correção da minha empresa é legal como redução limitada”, “Não concordo com a estratégia de outro escritório e gostaria de uma segunda opinião” — se você tem preocupações como essas, por favor, entre em contato conosco antes que seja tarde demais.
O escritório de propriedade intelectual EVORIX aceita com flexibilidade a transferência de casos já registrados em outros escritórios (atendimento a partir da fase intermediária). Nossos advogados de patentes, com vasta experiência, compreenderão o valor da invenção e o modelo de negócios da sua empresa para propor a estratégia de correção ideal para obter a concessão da patente. Oferecemos consulta inicial gratuita.
AUTOR / Redator
Takefumi Sugiura
Representante do Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX
Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).