.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)
Per i professionisti che si occupano di depositare, registrare ed esercitare i diritti sui marchi...
Il presente documento è destinato ai professionisti che si occupano della presentazione delle domande di registrazione, dell’ottenimento dei diritti e dell’esercizio degli stessi in materia di marchi nelle Filippine; esso si basa principalmente sulla Legge sulla proprietà intellettuale del 1997 (Republic Act n. 8293 /IP Code of the Philippines), si offre una panoramica sistematica delle pratiche relative ai marchi in un mercato di oltre 100 milioni di persone in cui l’inglese è lingua ufficiale, che spazia dalle operazioni dell’IPOPHL (Ufficio filippino della proprietà intellettuale), alle tariffe governative, alle designazioni tramite il Sistema di Madrid (adesione nel 2012), al sistema specifico delle Filippine della dichiarazione di uso effettivo (DAU: Declaration of Actual Use),fino alle misure contro la contraffazione, fornendo una panoramica sistematica delle pratiche relative ai marchi in un mercato con oltre 100 milioni di abitanti in cui l’inglese è lingua ufficiale. Un consulente in proprietà industriale illustrerà le informazioni indispensabili per la tutela dei marchi nei mercati in cui operano le aziende giapponesi (Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, ecc.).
Punti salienti di questo articolo
- Le Filippine presentano una struttura di tipo common law simile a quella statunitense, incentrata sulla Legge sulla proprietà intellettuale del 1997 (RA 8293)
- La Dichiarazione di Uso Effettivo (DAU: Declaration of Actual Use) è obbligatoria — deve essere presentata dopo 3, 5 o 10 anni dalla registrazione; la mancata presentazione comporta la cancellazione automatica
- Adesione al Trattato di Madrid (2012). Le imprese giapponesi possono designare le Filippine tramite il Trattato di Madrid
- I richiedenti stranieri devono nominare un rappresentante locale; la procura (POA) può essere presentata senza autenticazione notarile (POA semplificata)
- Sistema di esame: esame formale → esame di merito → pubblicazione (termine di opposizione di 30 giorni) → registrazione
- L’esercizio dei diritti avviene tramite una combinazione di IPOPHL Bureau of Legal Affairs (BLA), Tribunale commerciale speciale e dogana
- Poiché l’inglese è la lingua ufficiale, l’onere procedurale per le imprese giapponesi è inferiore rispetto ad altri paesi dell’ASEAN
MARCHI NELLE FILIPPINE
Guida completa al sistema e alle prassi in materia di marchi nelle Filippine, sesta economia dell’ASEAN, redatta da un consulente in proprietà industriale. Il testo fornisce una spiegazione sistematica in 12 sezioni, dalla presentazione della domanda all’IPOPHL al sistema DAU, fino alle misure contro la contraffazione.
Indice
- Sintesi esecutiva
- Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
- Requisiti del richiedente e documenti necessari
- Procedura standard e gestione dei tempi
- Stima delle spese amministrative
- Requisiti relativi al marchio e disposizioni specifiche
- Sistema DAU (Dichiarazione giurata di uso) [obbligatorio]
- Procedure di opposizione e di annullamento
- Esercizio dei diritti e gestione delle violazioni
- Designazione tramite il Protocollo di Madrid
- Aspetti da tenere presenti per le imprese giapponesi
- Lista di controllo pratica per le imprese giapponesi
1. Sintesi esecutiva
Il sistema pratico dei marchi nelle Filippine è un ordinamento giuridico codificato incentrato sulla RA 8293 (Legge sulla proprietà intellettuale del 1997), in cui i regolamenti e le circolari dell’IPOPHL, nonché le linee guida di esame, disciplinano le procedure di deposito, esame e risoluzione delle controversie.Presenta una struttura di tipo common law simile a quella del diritto statunitense, e il sistema della «dichiarazione giurata di uso (DAU)» costituisce una caratteristica distintiva non presente in altri paesi dell’ASEAN.
Quattro punti fondamentali da tenere presenti nella pratica dei marchi nelle Filippine
- Obbligo di presentazione della DAU: presentazione della dichiarazione giurata di uso al terzo, quinto e decimo anno dalla registrazione. La mancata presentazione comporta la cancellazione automatica; pertanto, la gestione delle scadenze è di fondamentale importanza
- Le tasse governative sono espresse in PHP (peso filippino). La tassa di deposito per una classe è pari a 2.592 PHP (circa 7.000 yen)
- L’esame si caratterizza per un approccio di tipo common law, simile a quello statunitense. I criteri di distintività sono rigorosi
- Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti, l’IPOPHL BLA (Bureau of Legal Affairs) è competente in primo grado; è inoltre possibile intentare un’azione civile presso il Tribunale commerciale speciale
2. Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
Normative principali e livelli operativi
La «legge primaria» del sistema dei marchi filippino è la Republic Act n. 8293 (IP Code of the Philippines, 1997), che ha assunto la forma attuale a seguito delle modifiche del 2008 e del 2013.Le disposizioni relative ai marchi sono contenute dalla Sezione 121 in poi. Esse vertono essenzialmente sulla definizione di marchio, sui requisiti di registrazione, sulle procedure di deposito, sulle opposizioni, sulla revoca e sulle sanzioni penali. L’attuazione procedurale è disciplinata dai regolamenti e dalle circolari (Memorandum Circular) dell’IPOPHL.
Il ruolo dell’IPOPHL (Ufficio filippino per la proprietà intellettuale)
L’IPOPHL (Intellectual Property Office of the Philippines) è l’ente responsabile delle funzioni relative all’esame, alla registrazione e alla risoluzione delle controversie in materia di marchi. La sede centrale si trova a BGC (Bonifacio Global City), nel quartiere di Taguig della città di Makati.Si tratta di una struttura autonoma in cui il Bureau of Trademarks (BTM) si occupa dell’esame delle domande, mentre il Bureau of Legal Affairs (BLA) gestisce i casi di opposizione, annullamento e contraffazione.
Forumi giudiziari e quasi-giudiziari
| Organi | Competenza e caratteristiche | Base giuridica |
|---|---|---|
| Ufficio degli Affari Legali (BLA) dell’IPOPHL | Procedimenti quasi giudiziari in materia di opposizione, cancellazione e violazione dei marchi | Codice IP §10 |
| Direttore Generale dell’IPOPHL | Appello contro le decisioni del BLA | Codice della proprietà intellettuale §7 |
| Tribunali commerciali speciali (Special Commercial Courts) | Competenza esclusiva in materia di cause civili e penali relative alla violazione dei marchi | Risoluzione SC n. AM 03-03-03-SC |
| Corte d’appello (Court of Appeals) | Appello contro le sentenze dei tribunali commerciali speciali | Legge sull’organizzazione giudiziaria |
| Corte Suprema | Giudizio di ultima istanza | Costituzione |
3. Requisiti del richiedente e documenti necessari
Requisiti del richiedente
Nelle Filippine, sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono presentare domanda di registrazione di marchio. I richiedenti stranieri sono tenuti a nominare un rappresentante locale (avvocato o agente in materia di brevetti e marchi iscritto all’IPOPHL).
Requisiti relativi alla procura (semplificazione): a partire dal 2017, la procura (Power of Attorney, POA) non necessita più di autenticazione notarile né di legalizzazione consolare (è ammessa la procura semplificata). La procedura risulta più snella rispetto a quella in vigore in paesi quali la Thailandia.
Documenti obbligatori
- Modulo di domanda (Application Form): in lingua inglese, tramite il sistema di deposito elettronico e-TM dell’IPOPHL
- Campione del marchio: JPEG/PNG (5×5 cm); sono ammessi anche marchi tridimensionali e sonori
- Prodotti e servizi designati: 45 classi della classificazione di Nizza. È consentita la domanda per più classi
- POA: obbligatoria per i richiedenti stranieri (è ammessa la procura semplificata)
- Documenti relativi al diritto di priorità: in caso di rivendicazione della priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, da presentare entro tre mesi dalla data di deposito della domanda, corredati di traduzione in inglese
4. Procedura standard e gestione dei tempi
① Deposito della domanda (IPOPHL e-TM) → ② Esame di forma (circa 1 mese) → ③ Esame di merito (6 mesi)
↓
④ Pubblicazione del marchio → ⑤ Termine per la presentazione di opposizioni (30 giorni) → ⑥ Registrazione → Durata del marchio (3, 5 o 10 anni)
↓
④ Pubblicazione del marchio → ⑤ Termine per la presentazione di opposizioni (30 giorni) → ⑥ Registrazione → Durata del marchio (3, 5 o 10 anni)
Tempi indicativi: in condizioni normali, da circa 12 a 18 mesi dalla presentazione della domanda alla registrazione. Grazie al sistema e-TM, le procedure risultano relativamente rapide.
5. Stima delle tasse governative
| Voce | Tassa (PHP) | Conversione in yen giapponesi (a titolo indicativo) |
|---|---|---|
| Tassa di deposito (1 classe · deposito elettronico) | 2.592 PHP | circa 7.000 yen |
| Classi aggiuntive (per ogni classe) | 2.592 PHP | circa 7.000 yen |
| Tassa di opposizione | 4.930 PHP | circa 13.400 yen |
| DAU (3 anni) | 1.920 PHP | circa 5.200 yen |
| DAU (5 anni) | 1.920 PHP | circa 5.200 yen |
| Tassa di rinnovo (1 categoria, entro il termine) | PHP 5.184 | circa 14.000 yen |
6. Requisiti relativi ai marchi e disposizioni specifiche
Marchi registrabili
- Marchi denominativi (in inglese e filippino)
- Marchi figurativi e marchi combinati
- Marchi tridimensionali (3D Mark)
- Marchi sonori (Sound Mark)
- Marchi di colore (combinazioni di colori)
- Marchi collettivi e marchi di certificazione
Motivi di rifiuto assoluto (IP Code §123)
- Mancanza di carattere distintivo
- Violazione dell’ordine pubblico e del buon costume, falsità, rischio di confusione
- Uso non autorizzato di bandiere nazionali, stemmi nazionali ed emblemi di organizzazioni internazionali
- Marchi tridimensionali costituiti esclusivamente da forme funzionali
- Denominazioni registrate come indicazioni geografiche
Motivi di rifiuto relativi
- Somiglianza con marchi depositati o registrati in precedenza
- Somiglianza con un marchio notoriamente conosciuto (compresi i prodotti non simili)
- Domanda presentata in malafede (IP Code §232)
7. Sistema DAU (Dichiarazione di uso effettivo) [obbligatorio]
Il sistema più importante e peculiare delle Filippine: il titolare del marchio è tenuto a presentare la «Declaration of Actual Use (DAU)» al compimento del terzo, quinto e decimo anno (rinnovo) dalla registrazione. La mancata presentazione comporta la cancellazione automatica; si tratta quindi del Paese dell’ASEAN in cui la gestione delle scadenze è più rigorosa.
Calendario di presentazione della DAU
| Tempistica | Termine di presentazione | Informazioni richieste |
|---|---|---|
| DAU del terzo anno | Entro 3 anni dalla data di presentazione della domanda | Prova dell’uso del marchio (etichette, confezioni, pubblicità, ecc.) + dichiarazione giurata di uso |
| 5° anno DAU | Tra il 5° e il 6° anno dalla data di registrazione | Prova di uso continuativo |
| DAU del 10° anno (al momento del rinnovo) | Al momento della richiesta di rinnovo | Richiesta di rinnovo + DAU |
| Motivo legittimo di mancato utilizzo | Durante il periodo di validità del DAU | Dichiarazione di mancato utilizzo (Declaration of Non-Use) + motivazione valida |
Nota pratica: le prove di utilizzo devono limitarsi a dimostrazioni di vendite effettive o pubblicità sul territorio filippino. L’utilizzo esclusivamente in Giappone non è ammesso. È fondamentale fornire prove della vendita dei prodotti importati sul mercato filippino (ad esempio, scontrini di negozi al dettaglio locali o pubblicità in loco).
8. Procedura di opposizione e di revoca
Opposizione durante il periodo di pubblicazione (IP Code §134)
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del marchio, le parti interessate possono presentare opposizione all’IPOPHL BLA. È possibile richiedere una proroga del termine.
Procedura di annullamento successiva alla registrazione (IP Code §151)
Le parti interessate possono presentare una richiesta di annullamento all’IPOPHL BLA. I motivi principali includono il mancato utilizzo per cinque anni consecutivi, la malafede al momento della registrazione e la dichiarazione giurata falsa.
9. Esercizio dei diritti e gestione delle violazioni
Esercizio dei diritti su più fronti
Scelta tra tre sedi giurisdizionali
- Procedimento amministrativo presso l’IPOPHL BLA: ingiunzione e risarcimento danni (fino a 200.000 PHP)
- Tribunale commerciale speciale: azione civile (risarcimento illimitato) + azione penale
- NBI/PNP (Ufficio Nazionale di Investigazione/Polizia Nazionale): indagini penali e sequestri
Sanzioni penali (Codice della Proprietà Intellettuale, §170)
La contraffazione dei marchi comporta una pena detentiva da 2 a 5 anni più una multa da PHP 50.000 a PHP 200.000. Alle violazioni organizzate vengono inflitte sanzioni penali più severe.
Misure di controllo alla frontiera doganale
È possibile effettuare la registrazione IPR (IPR Recordal) presso l’Ufficio doganale delle Filippine (Bureau of Customs). Vengono attuati provvedimenti di blocco delle importazioni di prodotti contraffatti.
10. Designazione tramite il Protocollo di Madrid
Le Filippine hanno aderito al Protocollo di Madrid nel luglio 2012; le imprese giapponesi possono quindi designare le Filippine tramite il Protocollo di Madrid. È possibile presentare la domanda di marchio internazionale tramite il Protocollo di Madrid tramite l’Ufficio giapponese dei brevetti.
L’obbligo di presentazione del DAU rimane invariato anche con il Protocollo di Madrid: anche in caso di designazione delle Filippine tramite il Protocollo di Madrid, l’obbligo di presentazione del DAU a intervalli di 3, 5 o 10 anni rimane immutato. È necessario gestire costantemente le scadenze.
11. Aspetti da tenere presenti per le imprese giapponesi
I vantaggi dell’inglese come lingua ufficiale
Poiché l’inglese è la lingua ufficiale delle Filippine, è possibile gestire in inglese tutte le comunicazioni relative a descrizioni tecniche, notifiche e sentenze. Rispetto ad altri paesi dell’ASEAN (Vietnam, Thailandia, Indonesia, ecc.), l’onere procedurale risulta notevolmente ridotto.
La gestione delle scadenze DAU è di fondamentale importanza
L’errore più comune nella gestione dei marchi nelle Filippine da parte delle aziende giapponesi è la mancata osservanza delle scadenze relative al DAU. Per la presentazione richiesta tre volte ogni 10 anni (a 3, 5 e 10 anni), è indispensabile l’utilizzo di un sistema di gestione del calendario dedicato.
Gestione del mercato dei prodotti contraffatti
La circolazione di prodotti contraffatti nei mercati di Manila e Greenhills, nonché sul commercio elettronico online (Lazada, Shopee), rappresenta una sfida. È fondamentale adottare misure globali che sfruttino la collaborazione tra IPOPHL, NBI e le dogane, nonché i canali di segnalazione a disposizione degli operatori e-commerce.
12. Lista di controllo pratica per le imprese giapponesi
Prima del deposito (Pre-filing)
- Ricerca sui marchi precedenti nella banca dati dell’IPOPHL
- Valutazione della possibilità di presentare una domanda per più classi (maggiore efficienza in termini di costi)
- Elaborazione di un piano di gestione delle scadenze DAU (di fondamentale importanza)
Fase di prosecuzione della domanda (Prosecution)
- La rivendicazione del diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi deve avvenire entro tre mesi dalla data di deposito
- Rispetta rigorosamente il termine per la risposta all’OA (2 mesi + proroga)
- Monitoraggio della concorrenza durante il periodo di pubblicazione (30 giorni)
Fase successiva al deposito della domanda (Enforcement / Maintenance)
- Gestione del calendario con priorità assoluta al termine di 3 anni per il DAU
- Avvio dell’uso effettivo sul mercato filippino entro un anno dalla data di deposito della domanda
- Conservare costantemente le prove di utilizzo (etichette, pubblicità, registri di vendita)
- In caso di constatazione di violazione, scelta del foro più idoneo tra BLA, Tribunale commerciale speciale e NBI
- Registrazione presso l’ufficio doganale (IPR Recordal)
Sintesi
Il sistema filippino dei marchi si caratterizza principalmente per una struttura di common law di tipo statunitense, incentrata sulla RA 8293 (IP Code), e per l’obbligo di rinnovo periodico (DAU) con scadenze di 3, 5 e 10 anni.Affinché le aziende giapponesi possano affermare con successo il proprio marchio sul mercato filippino, è fondamentale dare la massima priorità alla gestione delle scadenze relative al DAU e attuare procedure efficienti che sfruttino il vantaggio dell’inglese come lingua ufficiale. La invitiamo inoltre a consultare i nostri servizi relativi alle domande di registrazione internazionale dei marchi (Madpro) e alla registrazione dei marchi.
Consulenza in materia di domande di registrazione dei marchi nelle Filippine
Lo studio di proprietà intellettuale Evolix offre un ampio supporto per la presentazione di domande di registrazione di marchi e l’esercizio dei diritti nei principali paesi dell’ASEAN, comprese le Filippine. Dai servizi di progettazione strategica per le domande dirette o tramite il sistema Madpro, alla gestione delle scadenze DAU, fino alle misure contro la contraffazione, i nostri avvocati specializzati in proprietà intellettuale, con una vasta esperienza pratica e in collaborazione con agenti locali, sono a vostra disposizione.
Vada al modulo di richiesta → Visualizzi la procedura di consulenza
Fonti e materiale di riferimento
▼ Normativa primaria
- Legge della Repubblica n. 8293 (Legge sulla proprietà intellettuale del 1997 / Codice della proprietà intellettuale delle Filippine) + emendamento RA 9502 (2008) + emendamento RA 10372 (2013)
- Circolari dell’IPOPHL (Regolamenti e circolari)
- Regolamento sui marchi del 2017 (IPOPHL)
- Regolamento dei tribunali commerciali speciali (Risoluzione SC n. 03-03-03-SC)
- Legge doganale – Disposizioni relative alle misure di tutela dei diritti di proprietà intellettuale alla frontiera
▼ Fonti ufficiali
- Sito web ufficiale dell’IPOPHL: ipophil.gov.ph
- Portale IP dell’OMPI (Filippine): wipo.int
- WIPO Lex (banca dati delle leggi filippine in materia di proprietà intellettuale): wipo.int/wipolex
- Adesione al Protocollo di Madrid (luglio 2012): Sistema di Madrid dell’OMPI
▼ Documenti esplicativi delle istituzioni giapponesi
- JETRO (Organizzazione giapponese per la promozione del commercio) – Rapporto «Il sistema della proprietà intellettuale nelle Filippine»
- Ufficio dei brevetti: «Informazioni sui sistemi di proprietà industriale all’estero (Filippine)»
- INPIT (Istituto indipendente per l’informazione e la formazione in materia di proprietà industriale) – Informazioni sulla proprietà intellettuale nei paesi emergenti
▼ Accordi internazionali
- Convenzione di Parigi (adesione delle Filippine nel 1965)
- Protocollo di Madrid (adesione delle Filippine nel luglio 2012)
- Accordo TRIPS (adesione all’OMC nel 1995)
- RCEP (entrata in vigore nel 2022)
- JPEPA (Accordo di partenariato economico Giappone-Filippine) (in vigore dal 2008)
*Il presente articolo è stato redatto a scopo informativo generale sulla base delle fonti primarie e delle informazioni ufficiali sopra indicate, aggiornate al mese di aprile 2026. Poiché le leggi e i regolamenti sono soggetti a modifiche periodiche, si raccomanda di verificare le informazioni più aggiornate consultando le fonti primarie e rivolgendosi a esperti del settore. Per valutazioni specifiche relative a singoli casi, si raccomanda di consultare esperti, inclusi rappresentanti locali.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale, titolare
Assiste clienti operanti in un ampio ventaglio di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).
