Ingresso nella fase nazionale in Giappone: voci di costo e modi per risparmiare

Per le aziende che perseguono un’espansione commerciale a livello globale, la domanda internazionale di brevetto tramite il canale PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti) rappresenta la procedura standard per ottenere in modo efficiente i brevetti in più paesi.In particolare, l’acquisizione dei diritti in Giappone, paese caratterizzato da un mercato enorme e da un elevato livello tecnologico, è indispensabile dal punto di vista della strategia aziendale; a tal fine, la procedura imprescindibile è quella denominata «ingresso nella fase nazionale in Giappone» (National Phase Entry into Japan).

Il nostro studio di brevetti riceve spesso richieste quali: «A quanto ammontano complessivamente i costi per l’ingresso nella fase nazionale in Giappone?» oppure «I costi sono aumentati oltre le previsioni: esiste un modo per ridurli senza compromettere la qualità del brevetto?».

In realtà, il Giappone è uno dei paesi in cui i costi iniziali di ingresso nella fase nazionale sono relativamente elevati anche a livello mondiale. La ragione principale è la necessità di traduzioni di brevetti di alto livello dalla lingua straniera al giapponese.In questo articolo, un consulente in brevetti con profonda conoscenza delle pratiche internazionali fornirà una spiegazione approfondita, dalla ripartizione dettagliata dei costi relativi al passaggio alla fase nazionale in Giappone fino a “consigli pratici per la riduzione dei costi” volti a contenere il budget in modo oculato.

1. Che cos’è la transizione nazionale (National Phase Entry) di una domanda PCT in Giappone?

La domanda PCT è un sistema che consente di ottenere l’effetto di una domanda presentata contemporaneamente in tutti i paesi membri del PCT con un’unica procedura; tuttavia, ciò non comporta automaticamente la nascita del diritto di brevetto. Per ottenere definitivamente il diritto di brevetto, è necessario eseguire separatamente la procedura di “transizione alla fase nazionale” per ciascun paese in cui si desidera ottenere il brevetto.

Nella procedura di ingresso nella fase nazionale in Giappone, di norma è necessario presentare la documentazione nazionale all’Ufficio brevetti giapponese (JPO) entro «30 mesi dalla data di priorità più recente».Inoltre, qualora la domanda internazionale sia stata redatta in una lingua straniera (ad esempio in inglese o cinese), è necessario presentare traduzioni in lingua giapponese della descrizione del brevetto e delle rivendicazioni (claim). Il termine per la presentazione delle traduzioni è rigorosamente stabilito dalla legge come «entro due mesi dalla presentazione dei documenti nazionali» oppure «entro 30 mesi dalla data di priorità», a seconda di quale delle due scadenze sia più tardiva.

2. Ripartizione e costi indicativi della procedura di transizione nazionale in Giappone

I costi relativi alla transizione nazionale in Giappone si suddividono sostanzialmente in tre categorie: «tasse di bollo da versare all’Ufficio Brevetti (tasse ufficiali)», «onorari del rappresentante presso lo studio di consulenza in materia di brevetti» e «costi di traduzione».

2-1. Tasse di bollo versate all’Ufficio dei brevetti (tasse ufficiali)

Si tratta di spese previste dalla legge da versare direttamente all’Ufficio dei brevetti giapponese, che vengono applicate in misura fissa indipendentemente dallo studio di consulenza in materia di brevetti a cui ci si rivolge.

In Giappone, il semplice passaggio alla procedura nazionale non è sufficiente per avviare l’esame di merito. Per far sì che l’esaminatore avvii l’esame, è necessario presentare separatamente una «richiesta di esame della domanda». (*Le tariffe sono indicative)

2-2. Onorari del rappresentante presso lo studio di consulenza in materia di brevetti (onorari professionali)

2-3. Costi di traduzione (la voce di spesa più rilevante)

Tariffe di mercato per la traduzione di brevetti dall’inglese al giapponese: da circa 15 a 35 yen per parola. Poiché la traduzione di brevetti richiede un’adattamento del testo che soddisfi i requisiti della legge giapponese sui brevetti, nonché un’attenta revisione delle espressioni che incidono sull’ambito di protezione, le tariffe unitarie sono più elevate rispetto a quelle della traduzione generica.Ad esempio, nel caso di una descrizione in inglese di 10.000 parole (volume standard), i soli costi di traduzione ammontano a circa 150.000–350.000 yen.

3. Simulazione dei costi di deposito nazionale (esempio concreto)

Si calcola l’importo totale sulla base di un caso modello generico. [Presupposti] Lingua: inglese / Volume: 10.000 parole / Numero di rivendicazioni: 10

Caso A: quando non si presenta la richiesta di esame contemporaneamente al trasferimento in Giappone

Caso B: nel caso in cui si presenti una richiesta di esame contestualmente al trasferimento in Giappone

Come si può vedere, è necessario prevedere un budget compreso tra circa 400.000 e 600.000 yen per ogni singola domanda; pertanto, qualora si intenda presentare più domande, l’ottimizzazione dei costi assume un’importanza fondamentale.

4. Consigli direttamente dall’consulente in brevetti! Cinque suggerimenti per ridurre i costi di transizione nazionale in Giappone

Suggerimento 1: Utilizzo della traduzione tramite IA e della revisione da parte di esperti

La riduzione dei «costi di traduzione», che rappresentano la voce di spesa più consistente, si riflette direttamente sulla riduzione dei costi complessivi. Negli ultimi anni, la precisione della traduzione automatica (traduzione automatica neurale) nel settore dei brevetti è migliorata in modo esponenziale.Scegliendo uno studio di consulenza in materia di brevetti che utilizzi i più recenti sistemi di traduzione basati sull’intelligenza artificiale per produrre una bozza di traduzione, seguita da revisioni e controlli dettagliati (post-editing) da parte di traduttori professionisti o consulenti in materia di brevetti esperti della legislazione giapponese, è possibile ridurre i costi di traduzione del 20%–30% circa, mantenendo inalterata la qualità.

Suggerimento n. 2: ritardare strategicamente la presentazione della richiesta di esame

Il termine per la presentazione della richiesta di esame è «entro tre anni dalla data di deposito della domanda internazionale». Nella fase di transizione nazionale, che avviene al trentesimo mese dalla data di priorità, è possibile limitare le operazioni alle sole procedure di transizione e alla presentazione della traduzione, rinviando il pagamento delle costose tasse di richiesta di esame fino all’ultimo momento, migliorando così il flusso di cassa.Durante questo periodo, valutando attentamente lo stato dell’esame in altri paesi (come gli Stati Uniti o l’Europa), è possibile ridurre le spese di esame superflue rinunciando alla richiesta di esame qualora non fosse più necessario commercializzare il prodotto in Giappone.

Suggerimento n. 3: ridurre le rivendicazioni superflue

Le tariffe per la richiesta di esame in Giappone e le tasse di mantenimento del brevetto dopo la registrazione (canoni annuali) seguono un sistema di tariffazione a consumo proporzionale al «numero di rivendicazioni». Se si presenta una richiesta di esame in Giappone con un numero elevato di rivendicazioni, come avviene nelle domande depositate in Europa e negli Stati Uniti, si incorrerà in spese di bollo esorbitanti.È efficace effettuare una «correzione volontaria» al momento del passaggio alla fase nazionale o immediatamente prima della richiesta di esame, limitando (riducendo) le rivendicazioni a quelle realmente rilevanti per il mercato giapponese. Se si organizzano le rivendicazioni prima della traduzione, si riducono anche i costi di traduzione, consentendo così un doppio risparmio (per ulteriori dettagli, si prega di consultare anche l’articolo sulle restrizioni relative alle rivendicazioni multiple).

Suggerimento n. 4: Sfruttare il sistema di riduzione e esenzione delle spese dell’Ufficio Brevetti

Suggerimento n. 5: Utilizzo del PPH (Patent Prosecution Highway)

Qualora vi siano rivendicazioni già giudicate «brevettabili» in altri paesi (ad esempio dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti o dall’Ufficio europeo dei brevetti), si raccomanda di presentare domanda di PPH (Patent Prosecution Highway) all’Ufficio brevetti giapponese.L’utilizzo del PPH non solo accelera l’esame in Giappone, ma aumenta anche notevolmente la probabilità di ottenere la concessione del brevetto al primo tentativo senza ricevere motivi di rigetto. Di conseguenza, è possibile ridurre al minimo i costi delle procedure intermedie legati alla risposta ai motivi di rigetto (ad esempio, i costi per la redazione di memorie da parte del consulente in brevetti).

5. Motivi per cui scegliere il nostro studio legale specializzato in brevetti e contenuti dell’assistenza offerta

Garantire una solida tutela dei diritti di proprietà intellettuale sul mercato giapponese rappresenta un passo fondamentale per il successo del business globale. Il nostro studio offre un forte supporto ai clienti nazionali ed esteri in merito alla transizione nazionale delle domande PCT in Giappone, consentendo loro di conciliare l’«acquisizione di diritti di alta qualità e solidi» con l’«ottimizzazione del budget dedicato alla proprietà intellettuale (riduzione dei costi)».

6. Riepilogo: verso il successo nell’ottenimento di un brevetto in Giappone grazie a un’adeguata gestione dei costi

Il passaggio alla fase nazionale in Giappone (National Phase Entry into Japan) a seguito di una domanda PCT comporta spese presso l’Ufficio Brevetti, onorari degli agenti e costi di traduzione elevati, con un onere di diverse centinaia di migliaia di yen per ogni singola domanda.Tuttavia, sfruttando appieno le competenze dei consulenti in materia di brevetti – quali l’uso intelligente della traduzione automatica, la regolazione dei tempi di richiesta di esame, l’ottimizzazione del numero di rivendicazioni e il ricorso ai regimi di riduzione o esenzione delle tasse e al programma PPH – è possibile ridurre drasticamente tale onere.

La chiave fondamentale per ridurre con successo i costi e costruire una solida rete di brevetti utilizzabili in Giappone consiste nello scegliere un «patentista (studio legale specializzato in brevetti) di fiducia», che conosca a fondo la prassi brevettuale e i criteri di esame giapponesi e sia in grado di formulare proposte flessibili in linea con il budget del cliente. La invitiamo inoltre a consultare il nostro servizio di domanda di brevetto internazionale PCT.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante dello studio Evolix

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase del processo, dalla presentazione di domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti Giapponesi, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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