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Il presente documento è destinato ai professionisti che si occupano della presentazione delle...
Destinato ai professionisti che si occupano della presentazione delle domande di registrazione, della concessione dei diritti e dell’esercizio degli stessi in materia di marchi negli Stati Uniti, questo documento prende come punto di riferimento il Lanham Act (15 U.S.C. §§1051-1141n) come punto centrale, un avvocato specializzato in marchi illustrerà in modo sistematico le informazioni indispensabili per la tutela dei marchi delle aziende giapponesi nel più grande mercato di consumo del mondo: dal funzionamento dell’USPTO (Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti), alle tasse governative, al sistema basato sull’uso (use-based system), alle dichiarazioni giurate ai sensi delle Sezioni 8/9/15, al TTAB (Tribunale dei ricorsi in materia di marchi),l’esercizio dei diritti dinanzi alla Corte Federale, fino alle nuove procedure introdotte dal Trademark Modernization Act (TMA) del 2020: un avvocato specializzato in marchi spiegherà in modo sistematico le informazioni indispensabili per la tutela dei marchi delle aziende giapponesi nel più grande mercato di consumo del mondo.
Punti salienti di questo articolo
- Gli Stati Uniti, con il Lanham Act (1946) come fondamento, sono l’unico Paese al mondo ad aver adottato un vero e proprio sistema basato sull’uso (use-based system)
- Tipologie di domanda: 1(a) basata sull’uso, 1(b) basata sull’intenzione di uso, 44(d)/(e) basata su una domanda estera, 66(a) basata sul Accordo di Madrid: quattro tipologie
- La “Section 8 Declaration of Use” (ogni 5-6 anni, 9-10 anni e ad ogni rinnovo) è obbligatoria; la mancata presentazione comporta la revoca automatica
- Sezione 15 – Incontestabilità: si ottiene una protezione forte con un uso continuativo di 5 anni
- Trademark Modernization Act (TMA) del 2020: introduzione delle procedure di cancellazione ex parte e di riesame
- Per i richiedenti stranieri è obbligatoria la rappresentanza da parte di un avvocato statunitense (modifica normativa del 2019)
- L’esercizio dei diritti avviene di norma ricorrendo congiuntamente al Tribunale federale (Federal Court) e alla TTAB (Commissione di ricorso in materia di marchi)
MARCHI NEGLI STATI UNITI
Guida completa al sistema e alla prassi dei marchi negli Stati Uniti, il più grande mercato di consumo al mondo, redatta da un avvocato specializzato in marchi. Il testo fornisce una spiegazione sistematica in 12 sezioni, che spazia dalla domanda presso l’USPTO al principio dell’uso, al TTAB, alle nuove procedure previste dal TMA, fino all’esercizio dei diritti dinanzi alla Corte Federale.
Indice
- Sintesi esecutiva
- Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
- Tipologie di domanda (distituzione tra 1(a)/1(b)/44/66)
- Flusso standard e gestione dei tempi
- Stima delle tasse governative
- Requisiti relativi ai marchi e peculiarità del principio dell’uso
- Dichiarazioni giurate ai sensi delle Sezioni 8, 9 e 15 (aggiornamenti obbligatori)
- Opposizioni, cancellazioni e procedimenti dinanzi al TTAB
- Esercizio dei diritti e gestione delle violazioni
- Nuove procedure TMA del 2020 (Cancellazione/Riesame)
- Differenze tra i sistemi giapponese e statunitense
- Lista di controllo pratica per le aziende giapponesi
1. Sintesi esecutiva
La pratica in materia di marchi negli Stati Uniti si basa principalmente sul Lanham Act (15 U.S.C. §§1051-1141n), integrata dal 37 C.F.R. Parte 2-7 (Regolamento sui marchi) e dal TMEP (Trademark Manual of Examining Procedure),della giurisprudenza (Corte d’Appello Federale e Corte Suprema), che disciplinano le domande di registrazione, l’esame e le controversie. Si tratta di un sistema ibrido che combina il diritto comune anglo-americano e il diritto scritto. Le caratteristiche principali, assenti in altri paesi, sono il «principio dell’uso» e la «dichiarazione giurata ai sensi delle Sezioni 8 e 15».
Quattro punti fondamentali da tenere presenti nella pratica dei marchi negli Stati Uniti
- È possibile scegliere tra quattro tipi di domanda: 1(a) uso effettivo, 1(b) intenzione di uso, 44(d)/(e) sulla base di una domanda straniera e 66(a) Accordo di Madrid
- Le tasse governative sono espresse in USD. La tassa di deposito per una classe varia da 350 a 750 USD (a seconda della classificazione TEAS)
- Le caratteristiche dell’esame sono il requisito dell’«uso» e lo «Specimen of Use» — con l’obbligo di presentazione periodica per il mantenimento della registrazione
- L’esercizio dei diritti avviene dinanzi alla Corte Federale (Federal Court) e alla TTAB (Tribunale per i Marchi). È possibile avvalersi anche della Sezione 337 dell’ITC
2. Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
La «legge primaria» del sistema dei marchi statunitense è il Lanham Act (Legge sui marchi del 1946, 15 U.S.C. §§1051-1141n), che ha raggiunto l’assetto attuale dopo numerose modifiche.La definizione di marchio (§ 45), i requisiti di registrazione (§§ 1051-1058), gli effetti della registrazione (§ 1115), la contraffazione (§ 1114),la concorrenza sleale (§43(a)), le sanzioni penali (18 U.S.C. §2320) e altri aspetti costituiscono il nucleo centrale del sistema. Il Trademark Modernization Act (TMA) del 2020 e la norma dell’USPTO del 2019 (che rende obbligatoria la rappresentanza da parte di un avvocato statunitense) rappresentano le più recenti e significative modifiche.
Il ruolo dell’USPTO
L’USPTO (United States Patent and Trademark Office) — un’agenzia subordinata al Dipartimento del Commercio — è responsabile dell’esame, della registrazione dei marchi e dei procedimenti dinanzi al TTAB. La sede centrale si trova ad Alexandria, in Virginia. La presentazione elettronica delle domande tramite il TEAS (Trademark Electronic Application System) è ormai standardizzata.
Foro giudiziario
| Organo | Competenza e caratteristiche |
|---|---|
| TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) | Organo di giudizio specializzato in materia di marchi all’interno dell’USPTO. Ricorsi contro opposizioni, cancellazioni e rigetti |
| Tribunali distrettuali federali | Competenza esclusiva in materia di cause relative alla violazione dei marchi e alle azioni di nullità. 94 tribunali |
| Corte d’Appello del Circuito Federale | Competenza esclusiva per i ricorsi contro le decisioni del TTAB |
| Corte Suprema degli Stati Uniti | Giudice di ultima istanza (Corte Suprema) |
| Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti (ITC) | Provvedimento inibitorio per violazione di marchio nell’importazione (Sezione 337) |
3. Tipologie di domanda (distinzione tra 1(a)/1(b)/44/66)
| Sezione | Modalità di deposito | Caratteristiche | Utilizzo da parte delle imprese giapponesi |
|---|---|---|---|
| §1(a) | Basata sull’uso (Use-based) | Già in uso negli Stati Uniti al momento della presentazione della domanda | Qualora vi siano già stati precedenti di vendita negli Stati Uniti |
| §1(b) | Basato sull’intenzione di utilizzo (ITU) | Dichiarazione di uso futuro | Deposito preventivo prima dell’ingresso sul mercato |
| §44(d) | Diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi | Entro 6 mesi dalla domanda di base in Giappone | Collegamento con la domanda di brevetto giapponese |
| §44(e) | Sulla base di una registrazione estera | Domanda basata su un marchio registrato in Giappone | Possibilità di registrazione senza dichiarazione giurata di uso |
| §66(a) | Tramite il Protocollo di Madrid (con designazione degli Stati Uniti) | Designazione degli Stati Uniti nella registrazione internazionale | Maggiore efficienza in caso di registrazione simultanea in più paesi |
Differenza fondamentale relativa alla dichiarazione giurata di uso: in caso di registrazione ai sensi del §44(e), non è necessario presentare prove di uso al momento della registrazione, ma la dichiarazione giurata ai sensi della Sezione 8 nel quinto e sesto anno è obbligatoria. Lo stesso vale per la registrazione tramite il Protocollo di Madrid (§66(a)). Si tratta di un’opzione vantaggiosa per le imprese giapponesi, ma gli obblighi di mantenimento rimangono invariati.
4. Flusso standard e gestione dei tempi
① Deposito della domanda (USPTO TEAS)
→
② Esame (6-9 mesi)
→
③ Risposta all’Office Action
↓
④ Pubblicazione del marchio (Publication) → ⑤ Termine per la presentazione di opposizioni (30 giorni) → ⑥ Registrazione / Notifica di ammissione (Notice of Allowance
) ↓
⑦ Per la sezione 1(b), presentazione della SOU (entro 6 mesi dalla NOA) → ⑧ Dichiarazione giurata ai sensi delle sezioni 8/15 (5-6 anni)
↓
④ Pubblicazione del marchio (Publication) → ⑤ Termine per la presentazione di opposizioni (30 giorni) → ⑥ Registrazione / Notifica di ammissione (Notice of Allowance
) ↓
⑦ Per la sezione 1(b), presentazione della SOU (entro 6 mesi dalla NOA) → ⑧ Dichiarazione giurata ai sensi delle sezioni 8/15 (5-6 anni)
Tempi di elaborazione: in caso di regolare applicazione ai sensi delle sezioni §1(a), §44(e) e §66(a), il periodo dalla presentazione della domanda alla registrazione è di circa 8-12 mesi. Per la sezione §1(b), sono necessari ulteriori mesi dopo la presentazione della SOU.
5. Stima delle tasse governative
| Voce | Tassa (USD) | Equivalente in yen giapponesi |
|---|---|---|
| Tassa di deposito TEAS Plus (1 classe) | 250 USD | circa 37.500 yen |
| Tassa di iscrizione TEAS Standard (1 categoria · revisione del 2025) | 350 USD | circa 52.500 yen |
| Tassa per l’aggiunta di descrizioni di prodotti/servizi (descrizione personalizzata) | 200 USD per classe | circa 30.000 yen |
| SOU/Dichiarazione d’uso (§1(b)) | 150 USD | circa 22.500 yen |
| Tassa di opposizione (TTAB) | 600 USD | circa 90.000 yen |
| Dichiarazione giurata ai sensi della Sezione 8 (5-6 anni) | 325 USD | circa 48.750 yen |
| Dichiarazione giurata ai sensi della Sezione 15 (inoppugnabile) | 250 USD | circa 37.500 yen |
| Tassa di rinnovo (10 anni – Sezione 9 + 8) | 525 USD | circa 78.750 yen |
Revisione delle tariffe dell’USPTO del 2025: entrata in vigore il 18 gennaio 2025 con un aumento sostanziale delle tariffe. L’aumento riguarda in particolare la classe TEAS Standard. Per la classe TEAS Plus (250 USD) non è richiesta una descrizione personalizzata, ma è necessario effettuare una selezione dall’elenco degli ID TM5.
6. Requisiti relativi ai marchi e peculiarità del principio dell’uso
Marchi registrabili
- Marchi denominativi, marchi figurativi e marchi combinati
- Marchi tridimensionali (3D Mark)
- Marchi sonori, marchi cromatici, marchi olfattivi, marchi tattili
- Marchi in movimento (Motion Mark)
- Marchi collettivi (Collective Mark) e marchi di certificazione (Certification Mark)
Il fulcro del principio dell’uso
Principio fondamentale proprio degli Stati Uniti: gli Stati Uniti sono l’unico Paese al mondo ad adottare un vero e proprio sistema basato sull’uso (use-based system). Il diritto di marchio viene acquisito e mantenuto tramite l’«uso commerciale effettivo». Viene applicato rigorosamente il principio «Use it or lose it» (se non lo si utilizza, lo si perde) ed è obbligatoria la presentazione continua di prove d’uso (Specimen of Use).
Motivi di rifiuto assoluto (§2)
- Denominazioni generiche e segni descrittivi (§2(e)(1))
- Indicazioni geografiche (§2(e)(2)(3))
- Soli cognomi (§2(e)(4))
- Forme funzionali (§2(e)(5))
- Marchi ingannevoli (§2(a))
- Uso non autorizzato di nomi o immagini altrui (§2(c))
Motivi di rifiuto relativi (§2(d))
- Rischio di confusione con marchi depositati o registrati in precedenza
- Valutazione complessiva sulla base dei criteri DuPont (13 criteri)
7. Dichiarazioni giurate ai sensi delle Sezioni 8, 9 e 15 (adempimenti obbligatori)
Il sistema di mantenimento più importante e peculiare degli Stati Uniti
Per i marchi statunitensi è obbligatorio presentare prove di uso continuativo anche dopo la registrazione. La mancata presentazione comporta la revoca automatica: si tratta del sistema di mantenimento più rigoroso al mondo.
Dichiarazione d’uso ai sensi della Sezione 8 (§1058)
| Tempistiche | Termine di presentazione | Informazioni richieste |
|---|---|---|
| 5°-6° anno (First Filing) | Tra il 5° e il 6° anno dalla registrazione | Dichiarazione di uso + campione + tassa |
| 9°-10° anno (Combinato §8 e §9) | Dal 9° al 10° anno dalla registrazione | Aggiornamento ai sensi della Sezione 8 e della Sezione 9 |
| Successivamente ogni 10 anni | Ogni 10 anni | Aggiornamento della Sezione 8 e della Sezione 9 |
| Periodo di grazia | 6 mesi dopo la scadenza | Accettazione con supplemento |
Sezione 15 – Incontestabilità (§1065)
Acquisizione della “incontestabilità” (Incontestable) dopo 5 anni di uso continuativo
- È possibile presentare istanza dopo 5 anni di uso continuativo dalla registrazione
- I motivi di revoca o nullità sono limitati (non sono ammesse rivendicazioni di natura descrittiva, ecc.)
- Ottenimento di una protezione solida — La pietra miliare più importante nella strategia relativa ai marchi negli Stati Uniti
- La presentazione contestuale alla Sezione 8 è la prassi standard (5°-6° anno)
8. Opposizioni, annullamenti e procedimenti dinanzi al TTAB
Opposizione durante il periodo di pubblicazione (§13)
È possibile presentare opposizione al TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) entro 30 giorni dalla pubblicazione del marchio. È inoltre possibile richiedere una proroga del termine (fino a un massimo di 180 giorni). La procedura è caratterizzata dalla discovery (divulgazione delle prove) conforme alle norme FRCP, il che rappresenta un fattore di costo significativo per le imprese giapponesi.
Procedura di annullamento (§14)
- Entro 5 anni dalla registrazione: è possibile presentare una richiesta di annullamento per qualsiasi motivo
- Dopo il decorso di 5 anni dalla registrazione: solo per motivi limitati (mancato uso, acquisizione fraudolenta, motivi non tutelati dall’incontestabilità)
- Il mancato uso per tre anni consecutivi comporta la presunzione di rinuncia (§1127)
9. Esercizio dei diritti e risposta alle violazioni
Esercizio dei diritti dinanzi al Tribunale federale
Rimedi dinanzi al Tribunale federale di primo grado (§§ 1116-1118)
- Ordinanza inibitoria (provvedimento provvisorio e inibitoria definitiva)
- Richiesta alternativa di risarcimento danni o di restituzione dei profitti del trasgressore (§ 1117(a))
- Treble Damages (risarcimento triplicato) — violazione dolosa (§ 1117(b))
- Risarcimento forfettario (Statutory Damages) — contraffazione di marchio: da 1.000 a 2.000.000 di dollari USA per classe (art. 1117(c))
- Spese legali (casi eccezionali, § 1117(a))
- Confisca e smaltimento dei prodotti contraffatti
Misure di controllo alle frontiere (CBP)
È possibile impedire l’importazione di prodotti contraffatti registrando il marchio presso la U.S. Customs and Border Protection (CBP) (registrazione IPR). La tassa di registrazione è di 190 USD e la validità è di 20 anni.
Sezione 337 dell’ITC
Attraverso un’indagine ai sensi della Sezione 337 presso la U.S. International Trade Commission (ITC) è possibile ottenere un’ordinanza di esclusione (Exclusion Order) relativa alla violazione del marchio importato. La conclusione dell’indagine richiede dai 15 ai 18 mesi. È possibile procedere parallelamente a un’azione legale dinanzi al tribunale federale di primo grado.
10. TMA del 2020 e nuove procedure (cancellazione/riesame)
Le tre principali riforme del Trademark Modernization Act (TMA) del 2020
Entrata in vigore il 18 dicembre 2021. Introduzione di nuove procedure volte alla rimozione dei «dead wood» (marchi inattivi). Si tratta di uno strumento strategico importante anche per le imprese giapponesi.
Le tre nuove procedure
| Procedura | Oggetto | Termine di presentazione | Tasse |
|---|---|---|---|
| Cancellazione ex parte | Marchi mai utilizzati | Registrazione da 3 a 10 anni | 400 USD per classe |
| Riesame ex parte | Marchi non utilizzati al momento della registrazione | Entro 5 anni dalla registrazione | 400 USD per classe |
| Lettera di protesta | Notifica dei fatti oggetto di opposizione prima della pubblicazione | Prima della pubblicazione | 50 USD |
11. Differenze tra i sistemi giapponese e statunitense
| Voce | Giappone | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Principio | Principio della registrazione (principio della priorità della domanda) | Principio dell’uso |
| Modalità di deposito | 1 tipo | 4 tipi (1(a)/1(b)/44/66) |
| Rappresentante | Consulente in proprietà industriale | È obbligatorio l’avvocato statunitense (dal 2019) |
| Dichiarazione giurata di utilizzo | Nessuna | Sezione 8 (ogni 5-6 anni o ogni 10 anni) |
| Incontestabilità | Assente | Sezione 15 (ottenibile dopo 5 anni) |
| Revoca per inutilizzo | 3 anni | Presunzione di rinuncia in caso di mancato utilizzo per 3 anni consecutivi |
| Struttura giudiziaria | Ufficio dei brevetti → Corte d’appello per la proprietà intellettuale | USPTO/TTAB → Corte federale |
| Risarcimento triplicato | Nessun risarcimento | Previsto (in caso di violazione dolosa) |
12. Lista di controllo pratica per le imprese giapponesi
Prima della presentazione della domanda
- Nomina di un avvocato statunitense (obbligatoria a partire dal 2019)
- Ricerca sui marchi precedenti tramite USPTO TESS (banca dati dei marchi statunitensi)
- Scelta della modalità di deposito: prima dell’ingresso nel mercato, §1(b) ITU; in presenza di registrazione in Giappone, §44(e)
- Riduzione dei costi tramite l’utilizzo di TEAS Plus (non è richiesta una descrizione personalizzata)
Dopo il deposito della domanda
- Gestione del calendario con priorità assoluta per la Sezione 8 (5°-6° anno)
- Ottenimento dell’incontestabilità tramite presentazione contestuale della Sezione 15
- Conservazione continua delle prove d’uso (Specimen)
- Rinnovo decennale (combinato §8 e §9)
- In caso di constatazione di violazione, si valuti la possibilità di adire la Corte Federale e di richiedere il risarcimento triplicato
- Misure di controllo alla frontiera tramite registrazione CBP IPR (190 USD, 20 anni)
- Per i marchi concorrenti, ricorso alla procedura di cancellazione (TMA Expungement) o al riesame (Reexamination)
Sintesi
Il sistema dei marchi statunitense si contraddistingue, più di ogni altro al mondo, per l’applicazione rigorosa del principio dell’uso effettivo e per il sistema delle dichiarazioni giurate ai sensi delle Sezioni 8 e 15.Affinché le aziende giapponesi possano affermare con successo il proprio marchio sul mercato statunitense, è fondamentale dare la massima priorità alla scelta strategica della tipologia di domanda (1(a)/1(b)/44(e)/66(a)) e alla gestione dei termini previsti dalla Sezione 8, nonché ottenere l’incontestabilità ai sensi della Sezione 15. Vi invitiamo inoltre a consultare i nostri servizi relativi alle domande internazionali di marchio (Madpro) e alla registrazione dei marchi.
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Fonti e materiale di riferimento
▼ Normativa primaria
- Lanham Act (15 U.S.C. §§1051-1141n, Legge sui marchi del 1946)
- 37 C.F.R. Parte 2-7 (Regole procedurali in materia di marchi)
- Trademark Modernization Act del 2020 (TMA)
- Fissazione delle tariffe dell’USPTO per il periodo 2024-2025 (Revisione delle tariffe)
- 18 U.S.C. §2320 (Sanzioni penali per la contraffazione dei marchi)
- 19 U.S.C. §1337 (Sezione 337 dell’ITC)
▼ Fonti ufficiali
- Sito ufficiale dell’USPTO: uspto.gov
- TESS (Ricerca sui marchi statunitensi): tmsearch.uspto.gov
- TMEP (Manuale delle procedure di esame dei marchi): tmep.uspto.gov
- TTAB (Trademark Trial and Appeal Board): sito ufficiale dell’USPTO
- Portale IP dell’OMPI (USA): wipo.int
- WIPO Lex: wipo.int/wipolex
- Adesione al Protocollo di Madrid (2 novembre 2003): Sistema di Madrid dell’OMPI
- U.S. Customs and Border Protection (CBP): cbp.gov
▼ Documenti esplicativi delle istituzioni giapponesi
- JETRO (Organizzazione giapponese per la promozione del commercio) – Relazione «Il sistema della proprietà intellettuale negli Stati Uniti»
- Ufficio dei brevetti: «Informazioni sui sistemi di proprietà industriale esteri (Stati Uniti)»
- INPIT (Istituto indipendente per l’informazione e la formazione in materia di proprietà industriale): Informazioni sulla proprietà intellettuale nei paesi emergenti
▼ Accordi internazionali
- Convenzione di Parigi (adesione degli Stati Uniti nel 1887)
- Protocollo di Madrid (adesione degli Stati Uniti il 2 novembre 2003)
- Accordo TRIPS (adesione all’OMC nel 1995)
- USMCA (Accordo tra Stati Uniti, Messico e Canada) (entrato in vigore nel 2020)
- CPTPP (gli Stati Uniti ne sono usciti)
*Il presente articolo è stato redatto a scopo informativo generale sulla base delle fonti primarie e delle informazioni ufficiali sopra indicate, aggiornate al mese di aprile 2026. Poiché le normative sono soggette a modifiche periodiche, si raccomanda di verificare le informazioni più recenti consultando le fonti primarie e rivolgendosi a esperti. Per valutazioni specifiche relative a singoli casi, si raccomanda di consultare esperti, inclusi rappresentanti locali.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’IA, l’IoT, il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti giapponesi, l’Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).
