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Für Praktiker, die in Indien Patente anmelden, erwirken und durchsetzen, wird hier ein...
Für Praktiker, die in den USA Marken anmelden, Rechte daran erwerben und diese durchsetzen, erläutert ein Patentanwalt systematisch die für den Markenschutz japanischer Unternehmen auf dem weltweit größten Verbrauchermarkt unverzichtbaren Informationen – vom Lanham Act (15 U.S.C. §§1051-1141n) als Kernstück über die Arbeitsweise des USPTO (US-Patent- und Markenamt), behördliche Gebühren und das einzigartige nutzungsbasierte System (use-based system) bis hin zu den eidesstattlichen Erklärungen gemäß Section 8/9/15, der TTAB (Trademark Trial and Appeal Board)die Durchsetzung von Rechten vor dem Bundesgericht sowie die neuen Verfahren, die mit der Einführung des Trademark Modernization Act (TMA) von 2020 eingeführt wurden. Ein Patentanwalt erläutert systematisch die Informationen, die für den Markenschutz japanischer Unternehmen auf dem weltweit größten Verbrauchermarkt unverzichtbar sind.
Die wichtigsten Punkte dieses Artikels
- Die USA sind das weltweit einzige Land, das ein vollwertiges nutzungsbasiertes System (use-based system) auf der Grundlage des Lanham Act (1946) anwendet
- Anmeldeformen: 4 Arten – 1(a) nutzungsbasiert, 1(b) auf der Absicht zur Nutzung basierend, 44(d)/(e) auf ausländischen Anmeldungen basierend, 66(a) nach dem Madrider Protokoll
- Section 8 Declaration of Use (alle 5–6 Jahre, alle 9–10 Jahre sowie bei jeder Verlängerung) ist zwingend erforderlich – bei Nichtvorlage erfolgt eine automatische Löschung
- Section 15 Incontestability (Unanfechtbarkeit) – Erlangung eines starken Schutzes nach 5 Jahren fortgesetzter Nutzung
- Trademark Modernization Act (TMA) von 2020: Einführung von Ex-parte-Löschung und erneuter Prüfung
- Ausländische Anmelder müssen sich zwingend durch einen US-Anwalt vertreten lassen (Regelungsänderung von 2019)
- Die Durchsetzung von Rechten erfolgt standardmäßig sowohl vor dem Federal Court (Bundesbezirksgericht) als auch vor der TTAB (Trademark Trial and Appeal Board)
UNITED STATES TRADEMARK
Ein umfassender Leitfaden eines Patentanwalts zum Markensystem und zur Praxis in den USA, dem weltweit größten Verbrauchermarkt. In 12 Abschnitten werden Themen systematisch erläutert, von der Anmeldung beim USPTO über das Benutzungsprinzip, die TTAB und die neuen TMA-Verfahren bis hin zur Durchsetzung von Rechten vor dem Federal Court.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Grundlegende Struktur des Systems und Rechtsquellen
- Anmeldeformen (Unterscheidung zwischen 1(a)/1(b)/44/66)
- Standardablauf und Fristenmanagement
- Geschätzte staatliche Gebühren
- Markenanforderungen und Besonderheiten des Benutzungsprinzips
- Eidesstattliche Erklärungen gemäß Section 8/9/15 (obligatorische Aufrechterhaltung)
- Einspruchs-, Löschungs- und TTAB-Verfahren
- Durchsetzung von Rechten und Umgang mit Verletzungen
- TMA-Verfahren 2020 und neue Verfahren (Löschung/Überprüfung)
- Unterschiede zwischen dem japanischen und dem US-amerikanischen System
- Praktische Checkliste für japanische Unternehmen
1. Zusammenfassung
Die US-Markenpraxis basiert im Kern auf dem Lanham Act (15 U.S.C. §§1051-1141n) als Kernstück, wobei 37 C.F.R. Part 2-7 (Markenverordnung) und das TMEP (Trademark Manual of Examining Procedure) sowie die Rechtsprechung (Federal Circuit und Oberster Gerichtshof) die Anmeldung, Prüfung und Streitbeilegung regeln. Es handelt sich um ein hybrides System aus angloamerikanischem Common Law und geschriebenem Recht.Die „Benutzungsvoraussetzung“ und die „Section 8/15-Erklärung“ sind die wichtigsten Merkmale, die in anderen Ländern nicht zu finden sind.
Vier wichtige Punkte, die man in der US-Markenpraxis beachten sollte
- Bei der Anmeldeform kann zwischen vier Arten gewählt werden: 1(a) Benutzung, 1(b) Absicht zur Benutzung, 44(d)/(e) auf der Grundlage einer ausländischen Anmeldung und 66(a) nach dem Madrider Protokoll
- Die staatlichen Gebühren sind in US-Dollar zu entrichten. Die Anmeldegebühr für eine Klasse beträgt 350–750 US-Dollar (je nach TEAS-Klasse).
- Besondere Merkmale der Prüfung sind das Erfordernis der „Benutzung“ und das „Specimen of Use“ – zur Aufrechterhaltung der Eintragung besteht eine fortlaufende Einreichungspflicht
- Die Durchsetzung der Rechte erfolgt vor dem Federal Court (Bundesbezirksgericht) und der TTAB (Trademark Trial and Appeal Board). Eine gleichzeitige Inanspruchnahme von ITC Section 337 ist möglich
2. Grundstruktur des Systems und Rechtsgrundlagen
Das „Primärgesetz“ des US-Markensystems ist der Lanham Act (Markengesetz von 1946, 15 U.S.C. §§1051-1141n), der nach mehreren Änderungen zu seiner heutigen Form gelangte.Kernpunkte sind die Definition der Marke (§ 45), die Eintragungsvoraussetzungen (§§ 1051–1058), die Wirkungen der Eintragung (§ 1115), die Verletzung (§ 1114), unlauterer Wettbewerb (§ 43(a)) sowie strafrechtliche Sanktionen (18 U.S.C. § 2320).Die jüngsten wichtigen Änderungen sind der Trademark Modernization Act (TMA) von 2020 und die USPTO-Regelung von 2019 (Verpflichtung zur Vertretung durch einen US-Anwalt).
Die Rolle des USPTO
Das USPTO (United States Patent and Trademark Office) – eine dem Handelsministerium unterstellte Behörde – ist für die Prüfung und Eintragung von Marken sowie für TTAB-Verfahren zuständig. Der Hauptsitz befindet sich in Alexandria, Virginia. Die elektronische Anmeldung über das TEAS (Trademark Electronic Application System) ist Standard.
Gerichtsbarkeit
| Behörde | Zuständigkeit und Merkmale |
|---|---|
| TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) | Eine innerhalb des USPTO angesiedelte, auf Marken spezialisierte Schiedsstelle. Einsprüche, Löschungen und Beschwerden gegen Zurückweisungen |
| Bundesbezirksgerichte | Ausschließliche Zuständigkeit für Klagen wegen Markenverletzung und Löschungsklagen. 94 Gerichte |
| Bundesberufungsgericht | Ausschließliche Zuständigkeit für Berufungen gegen TTAB-Entscheidungen |
| U.S. Supreme Court | Letzte Instanz (Oberster Gerichtshof) |
| U.S. International Trade Commission (ITC) | Unterlassungsklage wegen Markenverletzung bei Importen (Section 337) |
3. Anmeldeformen (Unterscheidung zwischen 1(a)/1(b)/44/66)
| Abschnitt | Anmeldeform | Merkmale | Nutzung durch japanische Unternehmen |
|---|---|---|---|
| §1(a) | Nutzungsbasiert | Zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits in den USA genutzt | Wenn bereits Verkaufserfolge in den USA vorliegen |
| §1(b) | Nutzungsabsicht (ITU) | Erklärung über die beabsichtigte zukünftige Nutzung | Vorab-Anmeldung vor Markteintritt |
| §44(d) | Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft | Innerhalb von 6 Monaten nach der japanischen Basisanmeldung | Verknüpfung mit der japanischen Anmeldung |
| §44(e) | Auf der Grundlage einer ausländischen Eintragung | Anmeldung auf der Grundlage einer in Japan eingetragenen Marke | Eintragung ohne Benutzungserklärung möglich |
| §66(a) | Über das Madrider Protokoll (mit Benennung der USA) | Benennung der USA in der internationalen Registrierung | Effizienzsteigerung bei der Anmeldung in mehreren Ländern |
Wichtiger Unterschied bei der eidesstattlichen Erklärung zur Benutzung: Bei einer Registrierung gemäß § 44(e) ist die Vorlage eines Benutzungsnachweises bei der Registrierung nicht erforderlich, jedoch ist die eidesstattliche Erklärung gemäß Section 8 im 5. und 6. Jahr obligatorisch. Das Gleiche gilt für die Registrierung über das Madrider Protokoll (§ 66(a)). Dies ist eine für japanische Unternehmen vorteilhafte Option, die Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung der Rechte bleiben jedoch unverändert.
4. Standardablauf und Zeitmanagement
① Anmeldung (USPTO TEAS)
→
② Prüfung (6–9 Monate)
→
③ Antwort
auf den Office Action
↓ ④ Veröffentlichung der Marke (Publication) → ⑤ Einspruchsfrist (30 Tage) → ⑥ Eintragung / Zulassungsbescheid
↓
⑦ Bei §1(b) Einreichung der SOU (6 Monate nach NOA) → ⑧ Section 8/15-Erklärung (5–6 Jahre)
auf den Office Action
↓ ④ Veröffentlichung der Marke (Publication) → ⑤ Einspruchsfrist (30 Tage) → ⑥ Eintragung / Zulassungsbescheid
↓
⑦ Bei §1(b) Einreichung der SOU (6 Monate nach NOA) → ⑧ Section 8/15-Erklärung (5–6 Jahre)
Dauer: Bei reibungslosem Ablauf gemäß § 1(a), § 44(e) und § 66(a) dauert es von der Anmeldung bis zur Eintragung etwa 8–12 Monate. Bei § 1(b) kommen nach Einreichung der SOU noch einige Monate hinzu.
5. Geschätzte staatliche Gebühren
| Posten | Gebühr (USD) | Umgerechnet in japanische Yen |
|---|---|---|
| Anmeldegebühr TEAS Plus (1 Klasse) | 250 USD | ca. 37.500 Yen |
| Anmeldegebühr TEAS Standard (1 Kategorie, überarbeitet 2025) | 350 USD | ca. 52.500 Yen |
| Zuschlag für die Beschreibung von Waren/Dienstleistungen (individuelle Angabe) | 200 USD/Klasse | ca. 30.000 Yen |
| SOU/Statement of Use (§1(b)) | 150 USD | ca. 22.500 Yen |
| Gebühr für die Einlegung eines Widerspruchs (TTAB) | 600 USD | ca. 90.000 Yen |
| Eidesstattliche Erklärung gemäß Section 8 (5–6 Jahre) | 325 USD | ca. 48.750 Yen |
| Eidesstattliche Erklärung gemäß Section 15 (unanfechtbar) | 250 USD | ca. 37.500 Yen |
| Verlängerungsgebühr (10 Jahre, Section 9 + 8) | 525 USD | ca. 78.750 Yen |
Änderung der USPTO-Gebühren 2025: Mit Inkrafttreten am 18. Januar 2025 kommt es zu einer erheblichen Gebührenerhöhung. Insbesondere in der TEAS-Standard-Klasse steigen die Gebühren. Für TEAS Plus (250 USD) ist keine benutzerdefinierte Beschreibung erforderlich; Voraussetzung ist die Auswahl aus der TM5-ID-Liste.
6. Besonderheiten der Markenanforderungen und des Benutzungsprinzips
Eintragungsfähige Marken
- Wortmarken, Bildmarken, kombinierte Marken
- Dreidimensionale Marken (3D-Marken)
- Hörmarken, Farbmarken, Geruchsmarken, Tastmarken
- Bewegungsmarken (Motion Mark)
- Kollektivmarken (Collective Mark) und Zertifizierungsmarken (Certification Mark)
Kern des Benutzungsprinzips
Das wichtigste, für die USA einzigartige Prinzip: Die USA sind weltweit das einzige Land, das ein vollwertiges nutzungsbasiertes System (use-based system) anwendet. Markenrechte werden durch „tatsächliche kommerzielle Nutzung“ erworben und aufrechterhalten. Das Prinzip „Use it or lose it“ (Nutze es oder verliere es) wird konsequent durchgesetzt, und die fortlaufende Einreichung von Specimen of Use (Nutzungsnachweisen) ist zwingend erforderlich.
Absolute Eintragungshindernisse (§ 2)
- Gattungsbezeichnungen und beschreibende Zeichen (§ 2(e)(1))
- Geografische Angaben (§ 2(e)(2)(3))
- Reine Familiennamen (§ 2(e)(4))
- Funktionale Formen (§ 2(e)(5))
- Irreführende Zeichen (§ 2(a))
- Unbefugte Verwendung des Namens oder Bildnisses einer anderen Person (§ 2(c))
Relative Eintragungshindernisse (§ 2(d))
- Verwechslungsgefahr mit einer älteren Anmeldung oder eingetragenen Marke
- Gesamtbeurteilung anhand der DuPont-Kriterien (13 Kriterien)
7. Section 8/9/15-Erklärung (obligatorische Aufrechterhaltung)
Das für die USA einzigartige und äußerst wichtige Aufrechterhaltungssystem
Für US-Marken ist auch nach der Eintragung die fortlaufende Vorlage von Nachweisen für die Benutzung zwingend erforderlich. Bei Nichtvorlage erfolgt eine automatische Löschung – es handelt sich um das weltweit strengste Aufrechterhaltungssystem.
Section 8 Declaration of Use (§1058)
| Frist | Einreichungsfrist | Erforderliche Angaben |
|---|---|---|
| 5. bis 6. Jahr (First Filing) | Zwischen dem 5. und 6. Jahr nach der Eintragung | Eidesstattliche Erklärung zur Benutzung + Muster + Gebühren |
| 9. bis 10. Jahr (Kombinierte §8 & §9) | 9–10 Jahre nach der Eintragung | Verlängerung gemäß Section 8 + Section 9 |
| Danach alle 10 Jahre | Alle 10 Jahre | Verlängerung von Abschnitt 8 und Abschnitt 9 |
| Nachfrist | 6 Monate nach Ablauf | Bearbeitung gegen Aufpreis |
Abschnitt 15 Unanfechtbarkeit (§1065)
Nach 5 Jahren fortgesetzter Nutzung Erlangung der „Unanfechtbarkeit“
- Antragstellung nach 5 Jahren ununterbrochener Nutzung ab Eintragung möglich
- Begrenzte Gründe für Löschung oder Ungültigkeit (keine Einwände wegen beschreibender Merkmale möglich)
- Erlangung eines starken Schutzes – wichtigster Meilenstein der US-Markenstrategie
- Standardmäßig gleichzeitig mit Section 8 einreichen (im 5. bis 6. Jahr)
8. Widerspruchs-, Löschungs- und TTAB-Verfahren
Widerspruch während der Veröffentlichungsfrist (§ 13)
Ein Widerspruch kann innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung der Marke beim TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) eingelegt werden. Eine Verlängerung der Frist ist möglich (maximal 180 Tage). Charakteristisch ist die Discovery (Beweisaufdeckung) nach den Regeln der FRCP, was für japanische Unternehmen ein wichtiger Kostenfaktor ist.
Nichtigkeitsverfahren (§ 14)
- Innerhalb von 5 Jahren nach der Eintragung: Löschungsklage aus beliebigen Gründen möglich
- Nach Ablauf von 5 Jahren seit der Eintragung: nur aus bestimmten Gründen (Nichtbenutzung, betrügerische Erlangung, Gründe, die nicht durch die Unanfechtbarkeit geschützt sind)
- Bei Nichtbenutzung während drei aufeinanderfolgenden Jahren gilt eine Vermutung der Aufgabe (§ 1127)
9. Durchsetzung von Rechten und Reaktion auf Verletzungen
Durchsetzung vor dem Bundesgericht
Rechtsbehelfe vor dem Bundesgericht (§§ 1116–1118)
- Unterlassungsklage (einstweilige Verfügung, dauerhafte Unterlassung)
- Wahlweise Klage auf Schadensersatz oder Herausgabe des Gewinns des Verletzers (§ 1117(a))
- Dreifacher Schadensersatz – vorsätzliche Verletzung (§ 1117(b))
- Gesetzlicher Schadensersatz – gefälschte Marken: 1.000–2.000.000 USD pro Klasse (§ 1117(c))
- Anwaltskosten (in Ausnahmefällen, § 1117(a))
- Beschlagnahme und Vernichtung der rechtsverletzenden Waren
Maßnahmen an der Grenze (CBP)
Durch die Eintragung der Marke bei der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) (IPR Recordation) kann die Einfuhr von Nachahmungsprodukten verhindert werden. Die Eintragungsgebühr beträgt 190 USD, die Gültigkeitsdauer beträgt 20 Jahre.
ITC Section 337
Durch eine Untersuchung gemäß Section 337 vor der U.S. International Trade Commission (ITC) kann eine Ausschlussverfügung (Exclusion Order) gegen die Einfuhr von Markenverletzungen erwirkt werden. Das Verfahren dauert 15 bis 18 Monate. Es kann parallel zu einem Verfahren vor einem Bundesbezirksgericht geführt werden.
10. TMA 2020 und neue Verfahren (Löschung/Überprüfung)
Die drei wichtigsten Reformen des Trademark Modernization Act (TMA) von 2020
In Kraft getreten am 18. Dezember 2021. Einführung neuer Verfahren zur Beseitigung von „dead wood“ (unwirksamen Marken). Ein wichtiges strategisches Instrument auch für japanische Unternehmen.
Drei neue Verfahren
| Verfahren | Gegenstand | Einreichungsfrist | Gebühr |
|---|---|---|---|
| Ex-parte-Löschung | Marken, die nie genutzt wurden | Registrierung seit 3–10 Jahren | 400 USD/Klasse |
| Ex-parte-Überprüfung | Marken, die zum Zeitpunkt der Eintragung nicht genutzt wurden | Innerhalb von 5 Jahren nach der Eintragung | 400 USD/Klasse |
| Einspruchsschreiben | Mitteilung über Einwandsgründe vor der Veröffentlichung | Vor der Veröffentlichung | 50 USD |
11. Unterschiede zwischen dem japanischen und dem US-amerikanischen System
| Punkt | Japan | USA |
|---|---|---|
| Prinzip | Registrierungsprinzip (First-to-File-Prinzip) | Benutzungsprinzip |
| Anmeldeform | 1 Art | 4 Arten (1(a)/1(b)/44/66) |
| Vertreter | Patentanwalt | US-Anwalt erforderlich (ab 2019) |
| Eidesstattliche Erklärung zur Benutzung | Keine | Section 8 (alle 5–6 Jahre bzw. alle 10 Jahre) |
| Unanfechtbarkeit | Keine | Abschnitt 15 (nach 5 Jahren erlangbar) |
| Verfall bei Nichtbenutzung | 3 Jahre | Bei 3 Jahren fortgesetzter Nichtbenutzung gilt die Verzichtserklärung als vermutet |
| Gerichtsstruktur | Patentamt → Obergericht für geistiges Eigentum | USPTO/TTAB → Bundesgericht |
| Dreifacher Schadensersatz | Keine | Ja (vorsätzliche Verletzung) |
12. Praktische Checkliste für japanische Unternehmen
Vor der Anmeldung
- Beauftragung eines US-Anwalts (obligatorisch seit 2019)
- Recherche nach älteren Marken über USPTO TESS (US-Markendatenbank)
- Wahl der Anmeldungsform: Vor Markteintritt §1(b) ITU, bei bestehender japanischer Registrierung §44(e)
- Kosteneinsparung durch Nutzung von TEAS Plus (keine benutzerdefinierte Beschreibung erforderlich)
Nach der Anmeldung
- Höchste Priorität für Section 8 (5.–6. Jahr) bei der Terminplanung
- Erlangung der Unanfechtbarkeit durch gleichzeitige Einreichung gemäß Section 15
- Kontinuierliche Aufbewahrung von Benutzungsnachweisen (Specimen)
- Verlängerung alle 10 Jahre (kombinierte §8 & §9)
- Bei Feststellung einer Verletzung Klage vor dem Bundesgericht und Prüfung des dreifachen Schadenersatzes
- Grenzmaßnahmen durch CBP-IPR-Registrierung (190 USD, 20 Jahre)
- Nutzung von TMA-Löschung/Überprüfung bei konkurrierenden Marken
Zusammenfassung
Das US-Markenrecht zeichnet sich weltweit als einziges durch ein striktes Benutzungsprinzip sowie das System der eidesstattlichen Erklärungen gemäß Section 8/15 aus. Damit japanische Unternehmen ihre Marken auf dem US-Markt erfolgreich etablieren können, ist es entscheidend, der strategischen Wahl der Anmeldungsform (1(a)/1(b)/44(e)/66(a)) und der Einhaltung der Fristen gemäß Section 8 höchste Priorität einzuräumen und durch Section 15 die Unanfechtbarkeit zu erlangen.Bitte beachten Sie auch die Dienstleistungen von Madopro für internationale Markenanmeldungen und Markeneintragungen.
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Quellen und Referenzmaterialien
▼ Primärrecht
- Lanham Act (15 U.S.C. §§1051-1141n, Markengesetz von 1946)
- 37 C.F.R. Part 2-7 (Trademark Rules of Practice)
- Trademark Modernization Act of 2020 (TMA)
- 2024-2025 USPTO Fee Setting (Gebührenanpassung)
- 18 U.S.C. §2320 (Strafrechtliche Sanktionen bei Markenpiraterie)
- 19 U.S.C. §1337 (ITC Section 337)
▼ Offizielle Informationsquellen
- Offizielle Website des USPTO: uspto.gov
- TESS (US-Markensuche): tmsearch.uspto.gov
- TMEP (Trademark Manual of Examining Procedure): tmep.uspto.gov
- TTAB (Trademark Trial and Appeal Board): Offizielle Website des USPTO
- WIPO IP Portal (USA): wipo.int
- WIPO Lex: wipo.int/wipolex
- Beitritt zum Madrider Protokoll (2. November 2003): WIPO Madrid System
- U.S. Customs and Border Protection (CBP): cbp.gov
▼ Erläuterungen japanischer Behörden
- JETRO (Japanische Organisation für Außenhandel) – Bericht „Das System des geistigen Eigentums in den USA“
- Japanisches Patentamt: „Informationen zum System der gewerblichen Schutzrechte im Ausland (USA)“
- INPIT (Unabhängige Verwaltungsbehörde für Informationen und Schulungen zum gewerblichen Rechtsschutz): Informationen zum geistigen Eigentum in Schwellenländern
▼ Internationale Abkommen
- Pariser Übereinkommen (Beitritt der USA 1887)
- Madrider Abkommen (Beitritt der USA am 2. November 2003)
- TRIPS-Abkommen (Beitritt zur WTO 1995)
- USMCA (Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada) (Inkrafttreten 2020)
- CPTPP (USA sind ausgetreten)
*Dieser Artikel wurde auf der Grundlage der oben genannten Primärquellen und offiziellen Informationen (Stand: April 2026) zu allgemeinen Informationszwecken verfasst. Da Gesetze und Vorschriften von Zeit zu Zeit geändert werden, empfehlen wir, die neuesten Informationen anhand der Primärquellen zu überprüfen und bei Experten nachzufragen. Für konkrete Entscheidungen in Einzelfällen empfehlen wir die Konsultation von Experten, einschließlich lokaler Vertreter.
AUTOR / Verfasser
Takefumi Sugiura
EVORIX (Patentanwaltskanzlei für geistiges Eigentum) – Leitender Patentanwalt
Unterstützt Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen, darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin, von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Verfügt über fundierte Kenntnisse in Bezug auf Strategien zum Schutz geistigen Eigentums in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).