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À l'intention des professionnels chargés du dépôt, de l'enregistrement et de l'exercice des droits...
À l'intention des professionnels chargés du dépôt, de l'enregistrement et de la défense des marques aux États-Unis, cet ouvrage présente, en s'appuyant principalement sur le Lanham Act (15 U.S.C. §§1051-1141n), les pratiques de l'USPTO (Office américain des brevets et des marques), les taxes gouvernementales, le système fondé sur l'usage (use-based system), les déclarations sous serment au titre des sections 8, 9 et 15, la TTAB (Chambre d'appel des marques),l'exercice des droits devant les tribunaux fédéraux, ainsi que les nouvelles procédures introduites par la loi de 2020 sur la modernisation des marques (Trademark Modernization Act, TMA) : un avocat spécialisé en marques explique de manière systématique les informations indispensables à la protection des marques des entreprises japonaises sur le plus grand marché de consommation au monde.
Points clés de cet article
- Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir adopté un véritable système fondé sur l'usage (use-based system), dont le Lanham Act (1946) constitue le pilier
- Types de demandes : 4 types (1(a) sur la base de l'usage, 1(b) sur la base de l'intention d'usage, 44(d)/(e) sur la base d'une demande étrangère, 66(a) sur la base du système de Madrid)
- La Section 8 Declaration of Use (tous les 5-6 ans, tous les 9-10 ans et à chaque renouvellement) est obligatoire — tout défaut de dépôt entraîne l'annulation automatique
- Section 15 Incontestabilité — obtention d'une protection solide après 5 ans d'utilisation continue
- Loi de 2020 sur la modernisation des marques (Trademark Modernization Act, TMA) : création des procédures d'annulation ex parte et de réexamen
- Les déposants étrangers doivent obligatoirement être représentés par un avocat américain (modification du règlement de 2019)
- L'exercice des droits se fait généralement conjointement devant la Cour fédérale (Federal Court) et la TTAB (Trademark Trial and Appeal Board)
UNITED STATES TRADEMARK
Guide complet du système et des pratiques en matière de marques aux États-Unis, le plus grand marché de consommation au monde, rédigé par un conseil en marques. Il explique de manière systématique, en 12 sections, depuis le dépôt auprès de l'USPTO jusqu'à l'exercice des droits devant la Cour fédérale, en passant par le principe d'usage, le TTAB et les nouvelles procédures du TMA.
Table des matières
- Résumé
- Structure fondamentale du système et sources juridiques
- Types de demandes (distinction entre les formulaires 1(a), 1(b), 44 et 66)
- Déroulement standard et gestion des délais
- Estimation des frais administratifs
- Exigences en matière de marques et spécificités du principe d'usage
- Déclarations sous serment au titre des sections 8, 9 et 15 (maintenance obligatoire)
- Procédures d'opposition, de nullité et devant le TTAB
- Exercice des droits et réponse aux violations
- TMA 2020 et nouvelles procédures (radiation/réexamen)
- Différences entre les systèmes japonais et américain
- Liste de contrôle pratique pour les entreprises japonaises
1. Résumé
La pratique des marques aux États-Unis s'articule autour du Lanham Act (15 U.S.C. §§1051-1141n), et s'appuie sur le 37 C.F.R. Part 2-7 (règlement sur les marques), le TMEP (Trademark Manual of Examining Procedure) et la jurisprudence (Cour d'appel fédérale et Cour suprême) pour régir les dépôts, les examens et les litiges. Il s'agit d'un système hybride mêlant le common law anglo-américain et le droit écrit.Les principales caractéristiques, que l'on ne retrouve pas dans d'autres pays, sont le « principe de l'usage » et les « déclarations sous serment au titre des sections 8 et 15 ».
Quatre points à retenir concernant la pratique des marques aux États-Unis
- Choisissez parmi quatre types de dépôt : 1(a) usage, 1(b) intention d'usage, 44(d)/(e) sur la base d'une demande étrangère, ou 66(a) Acte de Madrid
- Les taxes gouvernementales sont libellées en dollars américains. Les frais de dépôt pour une classe varient entre 350 et 750 USD (selon la classification TEAS)
- Les caractéristiques de l'examen sont l'exigence d'« utilisation » et le « spécimen d'utilisation » — obligation de soumission continue pour le maintien de l'enregistrement
- L'exercice des droits relève de la compétence de la Cour fédérale (Federal Court) et de la TTAB (Trademark Trial and Appeal Board). La Section 337 de l'ITC peut également être invoquée
2. Structure fondamentale du système et sources juridiques
La « loi primaire » du système américain des marques est le Lanham Act (loi sur les marques de 1946, 15 U.S.C. §§1051-1141n), qui a évolué vers le système actuel après plusieurs révisions.La définition de la marque (§ 45), les conditions d'enregistrement (§§ 1051-1058), les effets de l'enregistrement (§ 1115), la contrefaçon (§ 1114), la concurrence déloyale (§ 43(a)) et les sanctions pénales (18 U.S.C. § 2320) en constituent les éléments centraux.La loi de 2020 sur la modernisation des marques (Trademark Modernization Act, TMA) et la règle de 2019 de l'USPTO (rendant obligatoire le recours à un avocat américain) constituent les dernières modifications importantes.
Rôle de l'USPTO
L'USPTO (United States Patent and Trademark Office), organisme relevant du ministère du Commerce, est chargé de l'examen et de l'enregistrement des marques ainsi que des procédures devant le TTAB. Son siège se trouve à Alexandria, en Virginie. Le dépôt électronique via le TEAS (Trademark Electronic Application System) est désormais la norme.
Forum juridique
| Institutions | Compétence et caractéristiques |
|---|---|
| TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) | Organe d'arbitrage spécialisé en marques au sein de l'USPTO. Oppositions, annulations et recours contre les refus |
| Tribunaux fédéraux de district | Compétence exclusive en matière de litiges relatifs à la contrefaçon et à la nullité des marques. 94 tribunaux |
| Cour d'appel fédérale | Compétence exclusive pour les recours contre les décisions du TTAB |
| Cour suprême des États-Unis | Instance de dernier ressort (Cour suprême) |
| Commission du commerce international des États-Unis (ITC) | Injonction pour contrefaçon de marque à l'importation (Section 337) |
3. Formes de dépôt (distinction entre les articles 1(a), 1(b), 44 et 66)
| Section | Type de demande | Caractéristiques | Utilisation par les entreprises japonaises |
|---|---|---|---|
| §1(a) | Basé sur l'usage (Use-based) | Déjà utilisé aux États-Unis au moment du dépôt | Si des ventes ont déjà été réalisées aux États-Unis |
| §1(b) | Base d'intention d'utilisation (ITU) | Déclaration d'intention d'utilisation future | Dépôt préventif avant l'entrée sur le marché |
| §44(d) | Droit de priorité au titre de la Convention de Paris | Dans les six mois suivant la demande de base au Japon | Lien avec la demande japonaise |
| §44(e) | Sur la base d'un enregistrement étranger | Dépôt sur la base d'une marque enregistrée au Japon | Enregistrement possible sans déclaration d'usage |
| §66(a) | Via l'Arrangement de Madrid (désignation des États-Unis) | Désignation des États-Unis dans le cadre d'un enregistrement international | Gain d'efficacité en cas de demande groupée pour plusieurs pays |
Différence importante concernant la déclaration d'usage : en cas d'enregistrement au titre de l'article 44(e), il n'est pas nécessaire de présenter de preuve d'usage au moment de l'enregistrement, mais la déclaration prévue à l'article 8 est obligatoire au cours des 5e et 6e années. Il en va de même pour l'enregistrement via le système de Madrid (article 66(a)). Il s'agit d'une option avantageuse pour les entreprises japonaises, mais les obligations de maintien restent inchangées.
4. Déroulement standard et gestion des délais
① Dépôt (USPTO TEAS)
→
② Examen (6 à 9 mois)
→
③ Réponse
à l'Office Action
↓ ④ Publication de la marque → ⑤ Délai d'opposition (30 jours) → ⑥ Enregistrement / Avis d'acceptation
↓
⑦ Pour la section 1(b), dépôt d'une déclaration de soutien (SOU) (dans les 6 mois suivant l'avis d'acceptation) → ⑧ Déclaration sous serment au titre des sections 8/15 (5 à 6 ans)
à l'Office Action
↓ ④ Publication de la marque → ⑤ Délai d'opposition (30 jours) → ⑥ Enregistrement / Avis d'acceptation
↓
⑦ Pour la section 1(b), dépôt d'une déclaration de soutien (SOU) (dans les 6 mois suivant l'avis d'acceptation) → ⑧ Déclaration sous serment au titre des sections 8/15 (5 à 6 ans)
Durée : environ 8 à 12 mois entre le dépôt et l'enregistrement si les procédures §1(a), §44(e) et §66(a) se déroulent sans encombre. Pour le §1(b), il faut compter quelques mois supplémentaires après la soumission du SOU.
5. Estimation des frais administratifs
| Rubrique | Frais (USD) | Conversion en yens japonais |
|---|---|---|
| Frais de dépôt TEAS Plus (1 classe) | 250 USD | Environ 37 500 yens |
| Frais d'inscription TEAS Standard (1 catégorie, révision 2025) | 350 USD | Environ 52 500 yens |
| Frais d'ajout de description de produits/services (description personnalisée) | 200 USD par classe | Environ 30 000 yens |
| SOU/Déclaration d'utilisation (§1(b)) | 150 USD | Environ 22 500 yens |
| Frais de recours (TTAB) | 600 USD | Environ 90 000 yens |
| Déclaration sous serment au titre de l'article 8 (5 à 6 ans) | 325 USD | Environ 48 750 yens |
| Déclaration sous serment au titre de la section 15 (incontestable) | 250 USD | Environ 37 500 yens |
| Frais de renouvellement (10 ans, Section 9 + 8) | 525 USD | Environ 78 750 yens |
Révision des frais de l'USPTO en 2025 : forte augmentation à compter du 18 janvier 2025. Augmentation notable notamment pour la classification TEAS Standard. TEAS Plus (250 USD) est soumis à la condition de ne pas nécessiter de description personnalisée et de faire son choix parmi la liste d'identifiants TM5.
6. Spécificités des exigences en matière de marques et du principe d'usage
Marques enregistrables
- Marques verbales, marques figuratives, marques combinées
- Marques tridimensionnelles (3D Mark)
- Marques sonores, marques de couleur, marques olfactives, marques tactiles
- Marques de mouvement (Motion Mark)
- Marques collectives (Collective Mark) et marques de certification (Certification Mark)
Le principe fondamental du système fondé sur l'usage
Principe fondamental propre aux États-Unis : les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir adopté un véritable système fondé sur l'usage (use-based system). Les droits de marque sont acquis et maintenus par « l'usage commercial effectif ». Le principe « Use it or lose it » (utilisez-la ou perdez-la) est rigoureusement appliqué, et la soumission continue de spécimens d'usage (Specimen of Use) est obligatoire.
Motifs absolus de refus (§ 2)
- Dénominations génériques et signes descriptifs (§ 2(e)(1))
- Indications géographiques (§2(e)(2)(3))
- Noms de famille uniquement (§2(e)(4))
- Formes fonctionnelles (§ 2(e)(5))
- Marques trompeuses (§2(a))
- Utilisation non autorisée du nom ou de l'image d'autrui (§2(c))
Motifs de refus relatifs (§2(d))
- Risque de confusion avec une demande antérieure ou une marque enregistrée antérieurement
- Appréciation globale selon les critères DuPont (13 critères)
7. Déclarations sous serment au titre des sections 8, 9 et 15 (maintenance obligatoire)
Système de maintenance unique aux États-Unis et d'une importance capitale
Pour les marques américaines, la présentation de preuves d'utilisation continue est obligatoire même après l'enregistrement. L'absence de présentation entraîne une annulation automatique — il s'agit du régime de maintien le plus strict au monde.
Déclaration d'utilisation au titre de la section 8 (§1058)
| Délais | Date limite de dépôt | Informations requises |
|---|---|---|
| 5e-6e année (premier dépôt) | Entre la 5e et la 6e année suivant l'enregistrement | Déclaration d'usage + spécimen + frais |
| 9e et 10e années (Combined §8 & §9) | 9 à 10 ans après l'enregistrement | Renouvellement des sections 8 et 9 |
| Puis tous les 10 ans | Tous les 10 ans | Renouvellement des sections 8 et 9 |
| Délai de grâce | 6 mois après la date d'expiration | Acceptation moyennant des frais supplémentaires |
Section 15 – Caractère incontestable (§1065)
Acquisition de l'« incontestabilité » après 5 ans d'utilisation continue
- Possibilité de déposer une demande après 5 ans d'utilisation continue à compter de l'enregistrement
- Les motifs de radiation ou d'invalidation sont limités (impossibilité d'invoquer des arguments descriptifs, etc.)
- Obtention d'une protection solide — Étape clé de la stratégie en matière de marques aux États-Unis
- Dépôt simultané avec la Section 8 (5e-6e année)
8. Procédures d'opposition, de nullité et devant le TTAB
Opposition pendant la période de publication (section 13)
Une opposition peut être formée auprès du TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) dans les 30 jours suivant la publication de la marque. Une demande de prolongation du délai est également possible (jusqu'à 180 jours). La procédure se caractérise par une « discovery » (communication des pièces) conforme aux règles du FRCP, ce qui constitue un facteur de coût important pour les entreprises japonaises.
Procédure de radiation (§14)
- Dans les 5 ans suivant l'enregistrement : une demande de nullité peut être déposée pour n'importe quel motif
- Après 5 ans à compter de l'enregistrement : motifs limités uniquement (non-utilisation, acquisition frauduleuse, motifs non protégés par l'incontestabilité)
- Une non-utilisation pendant trois années consécutives entraîne une présomption d'abandon (§ 1127)
9. Exercice des droits et réponse aux violations
Exercice des droits devant la Cour fédérale
Recours devant le tribunal fédéral de première instance (§§ 1116-1118)
- Injonction (mesure provisoire ou injonction permanente)
- Demande au choix de dommages-intérêts ou de la confiscation des bénéfices de l'auteur de la contrefaçon (§ 1117(a))
- Dommages-intérêts triples — contrefaçon délibérée (§ 1117(b))
- Dommages-intérêts forfaitaires — contrefaçon de marque : 1 000 à 2 000 000 USD par classe (§ 1117(c))
- Honoraires d'avocat (cas exceptionnels, § 1117(a))
- Confiscation et destruction des produits contrefaits
Mesures à la frontière (CBP)
L'enregistrement de la marque auprès de l'U.S. Customs and Border Protection (CBP) (IPR Recordation) permet d'empêcher l'importation de contrefaçons. Frais d'enregistrement : 190 USD, valable 20 ans.
Section 337 de l'ITC
Une enquête au titre de la Section 337 auprès de la Commission américaine du commerce international (ITC) permet d'obtenir une ordonnance d'exclusion (Exclusion Order) visant à empêcher l'importation de produits contrefaits. La procédure aboutit en 15 à 18 mois. Elle peut être menée parallèlement à une action devant un tribunal fédéral de première instance.
10. TMA 2020 et nouvelles procédures (radiation/réexamen)
Les trois grandes réformes de la loi sur la modernisation des marques (TMA) de 2020
Entrée en vigueur le 18 décembre 2021. Introduction de nouvelles procédures visant à supprimer les « dead wood » (marques inactives). Un outil stratégique important pour les entreprises japonaises.
Les trois nouvelles procédures
| Procédure | Objet | Délai de dépôt | Frais |
|---|---|---|---|
| Radiation ex parte | Marques n'ayant jamais été utilisées | Enregistrée depuis 3 à 10 ans | 400 USD par classe |
| Réexamen ex parte | Marque non utilisée au moment de l'enregistrement | Dans les 5 ans suivant l'enregistrement | 400 USD par classe |
| Lettre de protestation | Notification des faits à l'origine de l'opposition avant la publication | Avant la publication | 50 USD |
11. Différences entre les systèmes japonais et américain
| Rubrique | Japon | États-Unis |
|---|---|---|
| Principe | Système d'enregistrement (principe du premier déposant) | Principe d'usage |
| Forme de la demande | 1 type | 4 types (1(a)/1(b)/44/66) |
| Représentant | Conseiller en brevets | Avocat américain obligatoire (depuis 2019) |
| Déclaration d'utilisation | Aucune | Section 8 (tous les 5-6 ans ou tous les 10 ans) |
| Irrévocabilité | Aucune | Section 15 (acquise après 5 ans) |
| Annulation pour non-utilisation | 3 ans | Présomption d'abandon en cas de non-utilisation pendant 3 ans consécutifs |
| Structure judiciaire | Office des brevets → Cour d'appel de la propriété intellectuelle | USPTO/TTAB → Cour fédérale |
| Indemnisation triplée | Non | Oui (contrefaçon intentionnelle) |
12. Liste de contrôle pratique à l'intention des entreprises japonaises
Avant le dépôt
- Désignation d'un avocat américain (obligatoire depuis 2019)
- Recherche de marques antérieures via USPTO TESS (base de données des marques américaines)
- Choix du type de demande : avant l'entrée sur le marché, §1(b) ITU ; si enregistrement au Japon, §44(e)
- Réduction des coûts grâce à l'utilisation de TEAS Plus (aucune description personnalisée requise)
Après le dépôt
- Gestion du calendrier en accordant la priorité absolue à la Section 8 (5e-6e année)
- Obtention de l'incontestabilité par dépôt simultané de la Section 15
- Conservation continue des preuves d'utilisation (spécimens)
- Renouvellement tous les 10 ans (Combined §8 & §9)
- En cas de constatation d'une contrefaçon, engager une action devant la Cour fédérale et envisager des dommages-intérêts triples
- Mesures à la frontière grâce à l'enregistrement CBP IPR (190 USD, 20 ans)
- Recours à la radiation ou au réexamen (TMA) pour les marques concurrentes
Résumé
Le système américain des marques se distingue principalement par son principe d'usage effectif, unique au monde, et par le système de déclarations sous serment prévu aux sections 8 et 15. Pour que les entreprises japonaises réussissent à imposer leur marque sur le marché américain, il est essentiel de donner la priorité au choix stratégique du type de demande (1(a)/1(b)/44(e)/66(a)) et à la gestion des délais prévus à la section 8, ainsi que d'obtenir l'incontestabilité en vertu de la section 15.Consultez également nos services de dépôt de marques internationales et d'enregistrement de marques.
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Sources et références
▼ Législation primaire
- Lanham Act (15 U.S.C. §§1051-1141n, loi sur les marques de 1946)
- 37 C.F.R. Partie 2-7 (Règles de procédure en matière de marques)
- Loi sur la modernisation des marques de 2020 (TMA)
- Fixation des redevances de l'USPTO pour 2024-2025 (révision des redevances)
- 18 U.S.C. §2320 (Sanctions pénales en matière de contrefaçon de marques)
- 19 U.S.C. §1337 (Section 337 de l'ITC)
▼ Sources officielles
- Site officiel de l'USPTO : uspto.gov
- TESS (Recherche de marques aux États-Unis) : tmsearch.uspto.gov
- TMEP (Trademark Manual of Examining Procedure) : tmep.uspto.gov
- TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) : site officiel de l'USPTO
- Portail de la propriété intellectuelle de l'OMPI (États-Unis) : wipo.int
- WIPO Lex : wipo.int/wipolex
- Adhésion au Protocole de Madrid (2 novembre 2003) : Système de Madrid de l'OMPI
- Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) : cbp.gov
▼ Documents explicatifs des organismes japonais
- JETRO (Organisation japonaise de promotion du commerce) : rapport « Le système de propriété intellectuelle aux États-Unis »
- Office des brevets : « Informations sur les systèmes de propriété industrielle étrangers (États-Unis) »
- INPIT (Institut national d'information et de formation sur la propriété industrielle) : informations sur la propriété intellectuelle dans les pays émergents
▼ Accords internationaux
- Convention de Paris (adhésion des États-Unis en 1887)
- Protocole de Madrid (adhésion des États-Unis le 2 novembre 2003)
- Accord sur les ADPIC (adhésion à l'OMC en 1995)
- USMCA (Accord États-Unis-Mexique-Canada) (entrée en vigueur en 2020)
- CPTPP (les États-Unis s'en sont retirés)
*Cet article a été rédigé à des fins d'information générale sur la base des sources primaires et des informations officielles susmentionnées, en date d'avril 2026. Les lois et réglementations étant susceptibles d'être modifiées à tout moment, il est recommandé de vérifier les informations les plus récentes auprès des sources primaires et de consulter des experts. Pour toute décision concrète concernant un cas particulier, il est recommandé de consulter des experts, y compris des mandataires locaux.
AUTEUR
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX / Avocat en propriété industrielle
Assiste des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les domaines, du dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Possède également une expertise approfondie en matière de stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).