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日本專利局第3條第1款第3項駁回
應對日本商標註冊中因缺乏顯著性而被駁回的情況
針對描述性及無顯著性商標的應對策略
日本《商標法》第3條第1款第3項規定，僅由描述商品或服務質量、原產地、生產時間、用途、形狀、預期目的或其他特徵的要素構成的商標，不予註冊。本指南闡述了外國代理律師如何通過基於證據的策略、免責宣告、限定標識範圍以及上訴程式來克服此類駁回。
第3條第1款第3項為何對外國申請人至關重要
日本特許廳（JPO）的第3條第1款第3項是針對外國商標申請最常見的駁回理由之一。許多在美國、歐盟或其他司法管轄區獲准註冊的商標，在日本卻因文化認知差異、語言因素以及JPO歷來對描述性要求嚴格等原因而遭到駁回。
在日本，約30%至40%的外國商標申請會收到至少一項與第3條第1款第3項相關的駁回通知。好訊息是：只要採取正確的策略，其中大部分駁回都能成功克服。
第3條第1款第3項下的常見駁回情形
第3條第1款第3項涵蓋了廣泛的描述性情形。瞭解您的駁回屬於哪一類，是制定應對策略的第一步。
| 駁回類別 | 商標示例 | 商品/服務 |
|---|---|---|
| 表明質量/等級 | 化妝品的“PREMIUM” | 化妝品 |
| 標明原產地 | TOKYO（餐廳服務） | 餐飲服務 |
| 成分/材料標識 | 絲綢（服裝） | 服裝 |
| 用途標識 | QUICK CLEAN（適用於清潔產品） | 清潔產品 |
| 表示形狀/尺寸 | SLIM 用於智慧手機 | 智慧手機 |
| 通用技術術語 | IoT 智慧控制 | IoT 裝置 |
| 行業術語 | EXPERT 專業服務 | 諮詢 |
日本的文化認知：日本專利局（JPO）從日本消費者的角度評估商標的描述性。一個在英語中明顯具有暗示性（而非描述性）的術語，在被日本消費者閱讀時可能會被視為直接描述性的，尤其是對於技術術語或常用詞而言。
應對策略
外國律師有五種主要策略來應對第3條第1款第3項的駁回決定。採取何種策略取決於商標本身、可用的證據以及商業優先事項。
策略1：次要含義（獲得顯著性）
第3條第2款為通過在日本廣泛使用而獲得顯著性的商標提供了例外規定。要獲得成功，申請人必須證明該商標在日本市場上發揮著來源標識的作用。
所需證據：(1) 日本國內的廣泛銷售資料（通常需5年以上），(2) 針對日本市場的鉅額廣告支出，(3) 消費者調查結果（如可行），(4) 媒體報道及第三方認可，(5) 市場份額資料，(6) 分銷規模。
外國商標的考量：在日本境外的使用通常無助於申請。日本特許廳要求商標在日本市場具有顯著性。然而，全球品牌知名度若結合日本本土資料，可作為有力的佐證。
策略2：免責宣告
對於包含一個描述性要素及其他顯著性要素的複合商標，部分免責宣告可在保留整體註冊的同時解決駁回問題。例如：若“EVORIX”具有顯著性，則“EVORIX PREMIUM”宣告“PREMIUM”不具有顯著性即可註冊。
策略3：縮小商品/服務範圍
當商品/服務範圍縮小後，某些商標便不再具有描述性。例如：“SMART”對於“智慧裝置”可能具有描述性，但用於“非智慧的傳統鬧鐘”則可被接受（從而產生反諷或非同尋常的聯想）。
策略4：實質性論證
論證該商標在日消費者眼中屬於暗示性而非直接描述性。援引審查員指南、日本特許廳（JPO）允許類似商標的先例裁決，以及語言學分析（例如，該商標需要進行思維跳躍才能與商品建立關聯）。
策略5：向日本專利局上訴委員會提起上訴
若審查員在收到書面答覆後仍維持駁回決定，向日本特許廳上訴委員會（拒絶查定不服審判）提起上訴往往行之有效。上訴委員會將進行重新審查，通常持更靈活的立場，尤其在提交大量後獲顯著性證據的情況下。
收費標準與費用
| 服務 | 費用（美元） | 備註 |
|---|---|---|
| 駁回初步評估 | 免費 | 24小時內完成 |
| 針對JPO的書面答覆（基礎版） | 800–1,200美元 | 標準論點 + 少量證據 |
| 包含獲得顯著性證據的書面答覆 | 1,500–2,500美元 | 包含證據整理策略 |
| 起草同意書/共存協議 | 600–1,200美元 | 如適用 |
| 向日本專利局上訴委員會提起上訴 | 2,500–4,500美元 | 全面上訴準備 + 提交 |
| 在上訴委員會進行口頭聽證 | +1,500美元 | 包含出席及差旅費 |
| 智慧財產權高等法院上訴 | 8,000–15,000美元 | 上訴委員會維持原判後 |
時間軸
| 階段 | 截止日期 / 通常所需時間 |
|---|---|
| 駁回通知 → 回覆截止日期 | 3個月（可延長3個月） |
| JPO在收到答覆後的複審 | 2–6個月 |
| 准予或最終駁回 | 答覆後2–6個月 |
| 上訴提交截止日期（最終駁回後） | 3個月 |
| 日本專利局上訴委員會的決定 | 6–18個月 |
| 向智慧財產權高等法院提起上訴 | 30天 |
| 智慧財產權高等法院裁決 | 12–24個月 |
成功率與統計資料
| 策略 | 大致成功率 |
|---|---|
| 僅書面答覆（無證據） | 20–30% |
| 書面答覆 + 免責宣告 | 50–70% |
| 書面答覆 + 次要含義證據 | 40–60% |
| 向日本專利局上訴委員會提起上訴（證據充分） | 50–65% |
| 向智慧財產權高等法院提起上訴 | 20–35% |
綜合策略可提升成功率：我們的經驗表明，結合多種策略（例如：縮小保護範圍 + 獲得顯著性證據 + 精心設計的免責宣告）能取得最高的成功率。
我們如何與外國律師合作
針對《第3條第1款第3項》駁回的常規處理流程：
第一步：將駁回通知的PDF檔案傳送給我們。
步驟2：24小時內，我們提供戰略評估及費用報價。
步驟3：起草答覆策略，在撰寫日文檔案前提供英文摘要供您審閱。
步驟4：向日本特許廳（JPO）提交最終日文答覆。
步驟5：JPO每次採取行動後，我們將及時更新案件進展。