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Modifiche dei brevetti: cos'è la riduzione limitativa? Requisiti ed esempi

Picture of Takefumi Sugiura
[Spiegazione di un consulente in brevetti] Che cosa si intende per “riduzione limitativa” nelle modifiche ai brevetti? Spiegazione approfondita dei requisiti e degli esempi concreti!

Quando si presenta una domanda di brevetto e si richiede l’esame, è possibile che si riceva una “notifica dei motivi di rigetto” da parte di un esaminatore dell’Ufficio brevetti.A tale riguardo, si cerca di eliminare i motivi di rigetto mediante una «correzione», che consiste nella presentazione di una «memoria» o di una «richiesta di correzione procedurale»; tuttavia, in particolare quando si riceve la «notifica dei motivi di rigetto definitiva», è necessario soddisfare requisiti estremamente rigorosi denominati «riduzione limitata».In questo articolo, un esperto in proprietà intellettuale fornirà una spiegazione chiara sui tempi richiesti, sui tre requisiti, su esempi concreti di casi accettabili e non accettabili, nonché sui vantaggi derivanti dal ricorso a un consulente in brevetti.

Punti chiave di questo articolo

  • La riduzione limitata è richiesta al momento della risposta alla “notifica dei motivi di rigetto definitiva” e al momento della presentazione della richiesta di “ricorso contro la decisione di rigetto”
  • Lo scopo delle correzioni successive all’ultima notifica dei motivi di rigetto è rigorosamente limitato a quattro casi (cancellazione, riduzione limitata, correzione di errori materiali, chiarimenti)
  • La limitazione restrittiva richiede il soddisfacimento di tre requisiti (limitazione restrittiva in serie, identità del campo di applicazione/problema, requisito di brevetto indipendente)
  • La cancellazione o la sostituzione di elementi costitutivi (correzione di spostamento) non è consentita. La violazione dei requisiti comporta il rigetto della correzione, con conseguente decisione di rigetto
  • Nel caso del dilemma di una definizione troppo restrittiva, la «domanda di divisione» costituisce un potente strumento di recupero
  • Poiché sono necessarie valutazioni strategiche complesse, rivolgersi a un consulente in brevetti rappresenta la soluzione più sicura

Introduzione: l’importanza delle «modifiche» nell’esame dei brevetti

Dopo aver depositato una domanda di brevetto e richiesto l’esame, è possibile che, trascorso un certo periodo di tempo, si riceva dall’esaminatore dell’Ufficio Brevetti un documento denominato «Notifica dei motivi di rigetto». Si tratta di una comunicazione che indica che «allo stato attuale della domanda, non è possibile concedere il brevetto», e rappresenta una procedura comune che molti richiedenti sperimentano nel corso dell’esame di brevetto. Non si tratta affatto di un evento raro.

Il fatto di aver ricevuto una notifica dei motivi di rigetto non implica che si debba rinunciare all’ottenimento del brevetto. Effettuando una «correzione» – ovvero presentando una «memoria» in cui si espongono le proprie osservazioni in merito alle osservazioni dell’esaminatore o una «domanda di correzione procedurale» volta a modificare il contenuto delle rivendicazioni (claim) – è possibile eliminare i motivi di rigetto e puntare all’ottenimento del brevetto.

Tuttavia, tali correzioni non possono essere apportate liberamente in qualsiasi momento. Man mano che l’esame procede, le regole relative alle correzioni diventano più rigide e, in particolare, nella fase in cui si riceve la «notifica finale dei motivi di rigetto», è necessario soddisfare un requisito estremamente rigoroso denominato «riduzione limitata».

Rischio fatale: se si effettua una correzione errata senza conoscere questa regola, la correzione stessa verrà «respinta», con la conseguenza fatale del rifiuto del brevetto.

1. Momenti in cui è richiesta la riduzione limitata

Il rigoroso requisito della riduzione limitata viene richiesto principalmente nelle seguenti fasi di modifica del brevetto:

① Al momento della risposta alla «notifica finale dei motivi di rigetto»

Nella correzione relativa alla «prima notifica dei motivi di rigetto», ricevuta inizialmente dall’esaminatore, è possibile apportare modifiche in modo relativamente libero, a meno che non si aggiungano elementi nuovi (ovvero elementi non presenti nella descrizione iniziale della domanda). A seconda delle circostanze, possono essere ammesse anche correzioni che ampliano l’ambito delle rivendicazioni.

Tuttavia, la «notifica di rigetto definitiva» viene emessa nel caso in cui, a seguito di tale prima modifica, sorgano nuovi motivi di rigetto. Nelle modifiche effettuate in questa fase vengono imposte severe restrizioni, quali la limitazione restrittiva.

② Al momento della richiesta del «ricorso contro la decisione di rigetto»

Anche se si presentano memorie o atti di modifica in risposta all’ultima notifica dei motivi di rigetto, può capitare che non si riesca a modificare il giudizio dell’esaminatore e che venga emessa una «decisione di rigetto» (la sentenza definitiva di non concessione del brevetto). Qualora si sia in disaccordo con tale esito dell’esame, è possibile presentare all’Ufficio Brevetti una richiesta di «ricorso contro la decisione di rigetto», con cui si chiede un riesame da parte di tre giudici.Anche nel caso in cui si modifichino i rivendicazioni di brevetto contestualmente alla richiesta di tale ricorso, le norme relative alla «riduzione limitata» vengono applicate in modo rigoroso.

2. Che cosa si intende per «riduzione limitativa» della correzione? (Scopo e significato)

Per «riduzione limitata (articolo 17-2, comma 5, punto 2, della Legge sui brevetti)» si intende, come suggerisce il termine stesso, «una correzione volta a restringere in modo limitato (ridurre) la portata delle rivendicazioni di brevetto (l’ambito per cui si rivendica il diritto di brevetto)».

I quattro scopi delle rettifiche ammesse dopo l’ultima notifica dei motivi di rigetto

① Cancellazione di una rivendicazione
② Riduzione limitata delle rivendicazioni
③ Correzione di errori materiali
④ Chiarimento di descrizioni poco chiare

Per eludere lo stato dell’arte e sostenere la brevettabilità dell’invenzione, la pratica più diffusa è quella di cui al punto ②, ovvero la «riduzione limitativa».

Perché vengono imposte restrizioni così severe nella fase finale dell’esame? Il motivo principale è quello di «accelerare l’esame dei brevetti» e «alleggerire il carico di lavoro degli esaminatori».

L’esaminatore ha già completato, nella fase iniziale, la ricerca sulla tecnica anteriore pertinente attingendo alla letteratura mondiale. Se il richiedente potesse aggiungere elementi completamente nuovi o apportare liberamente modifiche che la trasformino in un’altra invenzione, l’esaminatore sarebbe costretto a ricominciare da zero la ricerca sulla tecnica anteriore e l’esame, causando ritardi nell’intero sistema dei brevetti.

Per questo motivo, sono ammesse solo modifiche limitate, volte a «ridurre leggermente l’ambito di protezione per eludere la tecnica anteriore, pur mantenendo l’impostazione dell’invenzione già esaminata».

3. I tre requisiti per il riconoscimento di una riduzione limitata

Non è vero che «qualsiasi restringimento dell’ambito di protezione sia riconosciuto come riduzione limitata». Affinché una riduzione sia ritenuta legittima in quanto «riduzione limitata», è necessario soddisfare contemporaneamente tutti e tre i seguenti requisiti.

Requisito 1: «limitare» e «ridurre» in modo seriale gli elementi che specificano l’invenzione

È necessario restringere (ridurre) oggettivamente l’ambito di protezione, restringendo i concetti degli elementi costitutivi descritti nella rivendicazione precedente alla correzione a concetti più specifici e di livello inferiore, oppure aggiungendo in modo seriale nuovi elementi costitutivi.L’eliminazione di una parte degli elementi o la loro sostituzione con elementi completamente diversi è considerata un’«estensione dei diritti» o una «modifica dell’invenzione» e non è ammessa.

Requisito 2: L’ambito di applicazione industriale e il problema che si intende risolvere devono rimanere identici

A seguito della restrizione dell’ambito di protezione ottenuta tramite la correzione, il «settore di applicazione industriale» e il «problema (scopo) che si intende risolvere» non devono subire alcuna variazione tra la versione precedente e quella corretta.Ad esempio, una correzione che trasformi un’invenzione relativa a un componente del motore, il cui problema da risolvere è il «miglioramento del consumo di carburante delle automobili», in un componente il cui problema da risolvere è il «miglioramento della durata delle eliche delle navi» a seguito della restrizione degli elementi, verrà respinta poiché richiederebbe una nuova valutazione dell’esame da una prospettiva diversa. È necessario che la correzione si mantenga entro i limiti che consentano di utilizzare efficacemente i risultati dell’esame effettuato fino a quel momento.

Requisito 3: soddisfare i requisiti per un brevetto indipendente

Quando si effettua una correzione che comporta una limitazione, vige una regola fondamentale secondo cui l’invenzione risultante dalla correzione deve essere tale da poter essere brevettata di per sé (ovvero deve possedere novità e attività inventiva) (requisito di brevettabilità indipendente).Anche se si «provasse semplicemente a restringere l’ambito dei diritti secondo le regole», se l’invenzione risultante fosse identica alla tecnica anteriore esistente o facilmente intuibile, alla fine non verrebbe concessa la brevettabilità. È necessario elaborare una proposta di modifica che, pur soddisfacendo i requisiti formali, possieda anche una sostanziale brevettabilità.

4. Esempi di «riduzione limitativa» [ammissibili] ed [inammissibili]

Poiché alcuni aspetti possono risultare di difficile comprensione solo a livello teorico, illustreremo concretamente, da un punto di vista pratico, i casi legittimi (esempi «OK») e quelli illegittimi (esempi «NG») di riduzione limitativa.

[Esempio accettabile] Modifica riconosciuta come riduzione limitativa legittima

① Limitazione mediante l’aggiunta in serie di elementi costitutivi

Prima della correzione: «Dispositivo dotato di componente A e componente B»

Dopo la correzione: «Dispositivo dotato di componente A, componente B e componente C»

→ Aggiunta di un nuovo elemento costitutivo (componente C) alla configurazione esistente (A+B). Poiché la violazione dei diritti non sussiste se non sono presenti tutti gli elementi, l’ambito dei prodotti oggetto della rivendicazione risulta ristretto (ridotto) e la modifica è legittima.

② Limitazione da un concetto di livello superiore a uno di livello inferiore

Prima della correzione: «Apparecchio dotato di un involucro metallico»

Dopo la correzione: «Apparecchio dotato di un involucro in alluminio»

→ Si tratta di una tipica limitazione riduttiva che restringe il concetto superiore «metallo» al concetto subordinato «alluminio» (*è fondamentale che i contenuti aggiunti siano già riportati nella descrizione originale della domanda di brevetto).

[Esempio non ammesso] Modifica non riconosciuta come legittima

① Eliminazione di elementi costitutivi (ampliamento dell’ambito di protezione)

Prima della correzione: «Dispositivo dotato dei componenti A, B e C»

Dopo la correzione: «Dispositivo dotato dei componenti A e B» (eliminazione del componente C)

→ Poiché la riduzione degli elementi comporta l’inclusione di un maggior numero di prodotti nell’ambito di protezione del brevetto, si configura come un «ampliamento dell’ambito di protezione» e pertanto non è ammessa.

② Sostituzione di elementi costitutivi (modifica di spostamento)

Prima della correzione: «Dispositivo dotato di un mezzo di tensionamento a molla»

Dopo la correzione: «Dispositivo dotato di un mezzo di tensionamento in gomma»

→ La sostituzione della molla con la gomma non comporta una restrizione dell’ambito di protezione, ma viene considerata uno «spostamento» verso una caratteristica tecnica diversa; pertanto, non viene riconosciuta come una limitazione restrittiva.

5. Il rischio di rigetto della correzione e l’utilizzo della «domanda di divisione»

Qualora l’esaminatore ritenga che la richiesta di modifica procedurale presentata in risposta all’ultima notifica dei motivi di rigetto non soddisfi i requisiti di riduzione limitativa, ai sensi della legge sui brevetti verrà emessa una severa sanzione denominata «rigetto della modifica (decisione di rigetto della modifica)».

Se la correzione viene respinta, il documento di correzione presentato in questa occasione verrà considerato come se non fosse mai esistito e l’esame verrà condotto sulla base dello «stato precedente alla correzione (revendicazioni che includono i motivi di rifiuto dell’ultima notifica)». Poiché i motivi di rifiuto già segnalati permangono invariati, l’esaminatore emetterà di conseguenza una «decisione di rifiuto».

La catena delle conseguenze del rigetto della correzione: la violazione della regola della limitazione restrittiva comporta un percorso che va da «decisione di rigetto della correzione → mancato superamento dei motivi di rifiuto → decisione di rifiuto», rappresentando un rischio estremamente grave che porta di fatto al «fallimento nell’ottenimento del brevetto».

L’utilizzo della «domanda di divisione» come carta vincente per il recupero

Poiché le norme sulla limitazione restrittiva sono estremamente rigide, ci si può trovare di fronte al dilemma secondo cui «cercando di eludere la tecnica anteriore, si finisce per rinunciare all’estensione dei diritti che si desiderava realmente per la propria attività, ottenendo così un brevetto troppo restrittivo».

In tali casi, un potente strumento di recupero è rappresentato dalla «domanda di divisione».Si tratta di una procedura che consente di estrapolare alcune delle invenzioni descritte nel fascicolo della domanda originaria (domanda madre) e di renderle indipendenti in una nuova domanda separata (domanda figlia). Poiché l’esame della nuova domanda derivata viene azzerato a partire dalla «fase iniziale», essa risulta libera dai rigidi vincoli di correzione previsti nell’ultima notifica dei motivi di rifiuto.

Risulta estremamente efficace adottare una strategia multiforme in materia di proprietà intellettuale, che consenta di effettuare nella domanda originaria una limitazione prudente per assicurarsi i diritti, richiedendo al contempo, tramite una domanda di divisione, un esame separato per l’ampio ambito di protezione che si intende realmente perseguire o per diritti relativi a configurazioni alternative.

6. I vantaggi di rivolgersi a un consulente in proprietà industriale

La «riduzione limitata» nella fase finale dell’esame è soggetta a norme giuridiche estremamente specialistiche e rigorose.Non mancano esempi di insuccesso in cui i responsabili aziendali, nel tentativo di gestire autonomamente la questione, «hanno frainteso le norme e hanno visto la propria correzione respinta» oppure «hanno restrinto eccessivamente i diritti per superare l’esame, ottenendo un brevetto inutilizzabile che può essere facilmente aggirato da altre aziende».

① Interpretare con precisione le intenzioni dell’esaminatore

Analizziamo in dettaglio la struttura logica della notifica dei motivi di rigetto e i documenti citati, individuando con precisione «quali aspetti vengono considerati problematici e quali limitazioni occorre apportare per ottenere la concessione del brevetto».

② Elaborazione della proposta di correzione ottimale

Elaboriamo una soluzione equilibrata che soddisfi tre requisiti fondamentali: «rispettare i requisiti rigorosi», «sostenere l’originalità» e «garantire un ambito di protezione ampio ed efficace dal punto di vista commerciale».

③ Proposta di strategie avanzate in materia di proprietà intellettuale

Supportiamo i clienti con ogni mezzo necessario per ottenere la concessione del brevetto, tra cui l’utilizzo strategico del «colloquio di esame» con l’esaminatore e delle «domande di divisione».

Per ottenere diritti di brevetto di valore che contribuiscano all’attività della propria azienda, affidarsi a un «avvocato specializzato in brevetti», in quanto esperto in materia, rappresenta la scelta più sicura.

Riepilogo

La «riduzione limitata» nella correzione di un brevetto è una norma di correzione estremamente rigorosa richiesta al momento dell’ultima notifica dei motivi di rigetto o della richiesta di ricorso contro la decisione di rigetto, al fine di evitare una nuova revisione dell’esame.Se non vengono soddisfatti tutti i requisiti – ovvero la «riduzione seriale dell’ambito di protezione», l’«identità del campo di applicazione industriale e del problema» e il «rispetto dei requisiti per un brevetto indipendente» – sussiste il grave rischio di passare dal «rigetto della modifica» alla «decisione di rigetto».

Nella fase intermedia (la fase finale dell’esame), in cui le interazioni con l’Ufficio Brevetti si complicano, sono indispensabili conoscenze specialistiche di alto livello e valutazioni strategiche. Un solo errore di valutazione potrebbe rendere vani i costi di ricerca e sviluppo e le spese di deposito sostenuti fino a quel momento.

Se ha difficoltà a gestire la notifica dei motivi di rigetto, si rivolga al nostro studio

«Ho ricevuto l’ultima notifica dei motivi di rigetto, ma non so come reagire», «Non sono sicuro che la nostra proposta di modifica sia legittima in quanto costituisce una limitazione», «Non sono d’accordo con la strategia adottata da un altro studio e desidero un secondo parere»: se avete preoccupazioni di questo tipo, vi invitiamo a consultarci prima che sia troppo tardi.

Lo studio di proprietà intellettuale Evolix accetta con flessibilità anche il subentro in casi già depositati altrove (gestione a partire dalla fase intermedia). I nostri consulenti in brevetti, forti di una vasta esperienza, proporranno la strategia di modifica ottimale per ottenere la concessione del brevetto, dopo aver compreso appieno il valore dell’invenzione e il modello di business della Sua azienda. È attualmente disponibile anche una prima consulenza gratuita.

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Takefumi Sugiura, consulente in brevetti

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Evolix, studio di proprietà intellettuale – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale

Assistiamo clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandoci di tutto il processo che va dalla domanda di brevetti, marchi, disegni e modelli e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).