Conseil en brevets supervisé] 5 avantages des entretiens sur les brevets (entretiens avec l'examinateur) : stratégies pour renverser les motifs de ...

Introduction : une notification de motifs de rejet n'est pas une « fin », mais une « invitation au dialogue »

« J'ai déposé ma demande de brevet en toute confiance, mais j'ai reçu une « notification de motifs de rejet » de l'Office des brevets... »

« Les remarques de l'examinateur sont sévères, et je me demande si je ne devrais pas simplement abandonner »

« Est-ce que mes intentions seront vraiment comprises avec seulement un mémoire et une demande de modification ? »

Il n’est pas rare de se heurter à ce genre d’obstacles au cours d’une procédure de dépôt de brevet. En lisant une notification remplie de termes juridiques complexes et de formulations négatives, de nombreux déposants ont l’impression qu’on leur dit « votre invention n’a aucune valeur » et se sentent découragés.

Mais en tant qu’avocat spécialisé en brevets en activité, je peux vous l’affirmer :

Une notification de motifs de rejet est un « processus d’ajustement » menant à l’obtention du brevet, et non une étape où il faut abandonner.

On peut même dire que l'examinateur vous lance une balle en vous indiquant : « Si vous corrigez ce point, votre invention pourrait être brevetée » ou « L'explication manque ici, veuillez m'en donner plus ». Le moyen le plus efficace pour transformer cette situation difficile en opportunité et mener à un enregistrement décisif est l'« entretien de brevet (entretien avec l'examinateur) » que nous allons vous présenter ici.

Alors que l'examen des brevets repose généralement sur des échanges écrits, cette procédure, qui consiste à dialoguer directement (ou en ligne) avec l'examinateur pour discuter de l'essence même de la technologie et de l'étendue des droits, constitue un atout majeur qui, s'il est utilisé à bon escient, permet d'améliorer considérablement le taux d'enregistrement des brevets (taux d'acceptation).

Dans cet article, je vais vous expliquer en détail, du point de vue d’un conseil en brevets ayant assisté à de nombreux entretiens de brevet et obtenu des enregistrements in extremis, les avantages méconnus de l’entretien de brevet, ses risques, ainsi que les raisons pour lesquelles vous devriez faire appel à un conseil en brevets. À la fin de votre lecture, la notification de motifs de rejet que vous avez entre les mains devrait vous apparaître comme un « sésame vers l’obtention du brevet ».

1. Qu'est-ce qu'un entretien de brevet (entretien avec l'examinateur) ?

Commençons par clarifier les bases en résumant ce qu’est un entretien de brevet.

L'entretien de brevet (nom officiel : examen par entretien) est une procédure au cours de laquelle le déposant (ou son mandataire, à savoir un conseil en brevets) communique directement avec l'examinateur de l'Office des brevets chargé de son dossier.

En Japon, l'examen des brevets repose en principe sur le « principe de la procédure écrite ». L'examen se déroule par l'échange de « documents » tels que les documents de demande, les avis de refus, ainsi que les mémoires en réponse et les demandes de modification. Cependant, il est difficile de transmettre à 100 % par écrit uniquement des technologies de pointe, des mécanismes complexes ou des nuances subtiles par rapport aux technologies existantes (par exemple, une « texture moelleuse » ou une « maniabilité intuitive »).

C'est pourquoi ce système a été mis en place afin de lever les divergences de perception entre les parties et de permettre un examen fluide et précis.

La tendance actuelle est à l’« entretien en ligne »

Autrefois, la « forme en face à face », qui consistait à se rendre au Bureau des brevets à Toranomon, Tokyo (actuellement, des déménagements temporaires peuvent avoir lieu en raison de travaux de rénovation du bâtiment), était la norme, mais aujourd’hui, les « entretiens en ligne » via Microsoft Teams sont devenus courants.

Cela permet aux entreprises situées en province ou aux responsables du développement très occupés de participer facilement depuis leur entreprise, sans avoir à supporter les frais de déplacement ni les coûts liés aux voyages d'affaires. Comme il est possible de discuter tout en partageant des plans ou des données expérimentales sur l'écran d'un ordinateur, la communication est aussi efficace, voire plus, que lors d'un entretien en face à face.

2. Les documents écrits ne suffisent-ils pas ? Les 5 avantages majeurs des entretiens de brevet

Pourquoi se donner la peine de parler à un examinateur ? Ne suffit-il pas de rédiger soigneusement un mémoire ?

Pour résumer, l'entretien surpasse les autres moyens en ce qu'il permet de « forger instantanément une compréhension commune (un accord) avec l'examinateur ». Les avantages concrets sont les cinq points suivants.

Avantage n° 1 : pouvoir découvrir la « véritable opinion » de l'examinateur

La notification des motifs de rejet est un document officiel fondé sur la loi. Par conséquent, le style est formel et les expressions stéréotypées sont nombreuses.

Supposons, par exemple, qu’il soit indiqué que « l’invention ne présente pas de caractère novateur (qu’un homme du métier aurait pu facilement la réaliser) ». Cependant, il est souvent impossible de déduire du texte de la notification les nuances plus précises, telles que « quelle partie a été jugée facile à réaliser » ou « quelles modifications il faudrait apporter pour que l’invention soit acceptée ».

Lors d'un entretien, il est parfois possible d'obtenir de l'examinateur des « véritables intentions » telles que celles-ci :

• « En réalité, je n'ai pas bien compris l'importance technique de cette partie. »

• « Je voudrais que vous clarifiiez davantage la différence entre cette description de la documentation citée et votre invention. »

• « Pour être franc, je pense que je pourrais accepter l'enregistrement si seulement la définition de ce terme dans la revendication était plus claire. »

De cette manière, comme il est possible de vérifier directement l’« impression personnelle de l’examinateur » qui n’apparaît pas dans les documents écrits, on évite le risque de présenter des réfutations hors sujet.

Avantage n° 2 : pouvoir « cibler » les propositions de modification (consultation préalable)

Il n’est pas exagéré de dire qu’il s’agit là du plus grand avantage sur le plan pratique.

En général, une fois que l'avis ou la demande de correction a été officiellement déposé, si le contenu s'avère insuffisant, un nouveau motif de rejet est notifié (ou une décision de rejet est rendue), et il devient difficile de revenir en arrière.

Cependant, lors d'un entretien, il est possible de procéder à une consultation préalable (présentation d'un projet) en demandant : « Que pensez-vous si nous apportons une correction de ce type ? ».

En réponse, l'examinateur, bien que cela n'ait aucune valeur juridique contraignante, vous donnera immédiatement son avis (ses impressions), par exemple : « Avec cette proposition de modification, les motifs de rejet seraient levés » ou « Cela n'est pas encore suffisant ».

En d'autres termes, comme vous pouvez « vérifier la réponse » avant de soumettre les documents officiels, vous évitez les échanges inutiles et augmentez considérablement vos chances d'aboutir à l'enregistrement dès la première tentative.

Avantage n° 3 : dissiper immédiatement les malentendus techniques

Dans les domaines de niche ou les technologies de pointe en particulier, même les examinateurs ne disposent pas toujours d’une expertise parfaite dans ces domaines. Rédiger de longues explications techniques complexes par écrit n’a aucun sens si le lecteur ne les comprend pas.

Lors d'un entretien, vous pouvez expliquer oralement de manière flexible en utilisant des schémas, des échantillons, des vidéos ou un tableau blanc. Le fait de pouvoir repérer sur-le-champ les points sur lesquels l'examinateur s'est trompé et de les corriger immédiatement est un avantage propre au dialogue.

Comme le dit le proverbe « mieux vaut voir une fois que d'entendre cent fois », il arrive souvent que l'attitude de l'examinateur s'assouplisse et que la compréhension progresse d'un seul coup dès qu'on lui montre une démonstration concrète.

Avantage n° 4 : obtention rapide des droits

Les échanges écrits répétés entraînent des pertes de temps de plusieurs mois, voire plusieurs années, si l'on tient compte des délais d'envoi postal et d'attente de l'examen.

Si un accord sur la stratégie est trouvé lors de l'entretien, il est fréquent de pouvoir déposer une demande de modification officielle immédiatement après et d'obtenir rapidement une décision d'enregistrement. L'entretien constitue un outil puissant pour gagner du temps dans les situations où la rapidité est un facteur clé, par exemple lorsque la date de lancement d'un produit est fixée ou lorsqu'il est urgent de contrer la concurrence.

Avantage ⑤ : Possibilité de viser un champ d'application plus « large »

Un brevet ne se résume pas à « être enregistré ». Si la portée des droits est trop étroite (limitée), le brevet devient « inutilisable », car il peut être facilement contourné par d'autres entreprises.

Si l'on cherche à jouer la carte de la sécurité en se basant uniquement sur le dossier écrit, on a tendance à réduire considérablement l'étendue des droits. Cependant, lors de l'entretien, il est possible de négocier avec l'examinateur pour trouver la limite maximale de ce qu'il est possible d'obtenir.

Le fait de pouvoir mener ce genre de négociations, du type « je cède sur ce point, mais je souhaite conserver ce concept plus large », constitue sans doute le principal attrait de l'entretien.

3. Pourquoi faire appel à un conseil en propriété industrielle ? Les risques liés au fait de « s'y rendre soi-même »

« C'est moi (l'inventeur) qui connais le mieux le contenu de l'invention, alors pourquoi ne pas me présenter seul à l'entretien ? »

Certaines personnes pourraient penser ainsi. Bien sûr, la présence de l’inventeur lui-même est très utile et bienvenue. Cependant, la réalité est qu’un entretien sans conseil en brevets (entretien en solo) comporte des risques élevés.

En effet, l'entretien de brevet n'est pas une « présentation technique », mais un « lieu de négociation de la portée des droits juridiques ».

Risque n° 1 : le piège de la « doctrine des actes contraires »

C'est là le point le plus redoutable.

Les propos tenus lors de l'entretien ne sont pas tous consignés par écrit, mais ils restent gravés dans la mémoire de l'examinateur ou dans ses notes (compte rendu de l'entretien).

Imaginons que, sous le coup de l'émotion, vous ayez laissé échapper, pensant bien faire, des phrases telles que « Cette technologie est en fait similaire à telle ou telle autre qui existe depuis longtemps... » ou « Cette partie n'est pas importante ».

Si, par la suite, cette partie s'avère être un élément clé de la protection, cela créera une contradiction logique (estoppel) : « Vous aviez dit à l'époque que ce n'était pas important, n'est-ce pas ? », ce qui vous mettra dans une situation délicate.

Cela constituera une faille fatale qui, à l'avenir, pourrait amener une entreprise concurrente à demander une procédure de nullité du brevet, ou à contester vos droits en affirmant qu'ils « ne relèvent pas de la portée du brevet » lorsque vous tenterez de les faire valoir.

Les conseils en propriété industrielle connaissent parfaitement ce qu’il ne faut pas dire et mènent les négociations en évitant toute déclaration susceptible de vous mettre dans une position juridiquement défavorable.

Risque n° 2 : la nécessité de « traduire » la technologie en langage juridique

Les examinateurs sont à la fois des « ingénieurs » et des « juristes ». Ils rendent leurs décisions en se basant sur le règlement qu'est le droit des brevets.

Même si l'inventeur s'exprime avec passion en disant « Cette technologie est formidable ! J'ai travaillé dur pour y parvenir ! », cela ne touchera pas le cœur de l'examinateur si cela n'est pas converti en une logique de « caractère inventif (non évidence) » au regard du droit des brevets.

Le conseil en brevets joue le rôle d'interprète, traduisant la « passion technique » de l'inventeur en une « logique juridique » qui convaincra l'examinateur. Sans cette fonction de traduction, le temps s'écoulera sans que les discussions ne aboutissent.

Risque n° 3 : le moment opportun pour jouer ses cartes (Matsu, Take, Ume)

L'entretien est une négociation. Si l'on tente de faire passer toutes ses revendications, la discussion aboutira à une impasse ; si l'on cède trop aux exigences de l'autre partie, les droits seront mis à mal.

Un conseil en brevets expérimenté prépare à l'avance plusieurs propositions de modification (plans).

• Proposition [Pin] : une portée de droits large et ambitieuse

• Option [Bambou] : un compromis réaliste

• Option [Ume] : la ligne de défense minimale à préserver

En décryptant l'expression du visage de l'examinateur et les nuances de ses propos, il prend instantanément des décisions telles que « Commençons par le plan Matsu » ou « L'ambiance semble tendue, passons au plan Take ». Ce sens de l'équilibre est une compétence propre aux professionnels ayant acquis une grande expérience.

4. Exemple de réussite : un revirement spectaculaire lors de l'entretien, passant d'un « rejet » à un « enregistrement »

Nous vous présentons ici un cas réel traité par notre cabinet (modifié en partie pour des raisons de confidentialité).

[Cas A : Start-up dans le secteur informatique (brevet logiciel)]

• Situation : invention d'une application utilisant un algorithme unique. Cependant, celle-ci a été rejetée au motif qu'elle « ne présentait pas de caractère inventif (ne constituant qu'une combinaison de technologies existantes) », en référence à un brevet existant détenu par une grande entreprise.

• Réponse : Réalisation d'un entretien en ligne. Partage d'écran pour présenter une démonstration de l'application (en cours de développement) et expliquer visuellement le flux de traitement unique, impossible à réaliser avec les brevets existants. De plus, l'avocat en brevets a fait valoir de manière logique que « les documents cités ne contiennent aucune motivation pour résoudre ce problème ».

• Résultat : L'examinateur s'est montré convaincu, déclarant : « Je vois, cette différence dans la procédure de traitement a donc un tel impact sur l'expérience utilisateur. » Un accord a été trouvé sur la ligne directrice des modifications, et le brevet a été enregistré sans encombre.

[Cas n° 2 : Fabricant de machines (équipements de production)]

• Situation : invention d'un équipement de traitement des métaux. Les dessins seuls ne permettaient pas de faire ressortir la spécificité de la structure, ce qui a conduit à une perception erronée selon laquelle il s'agissait d'une « technologie classique ».

• Réponse : Lors de l'entretien, l'avocat en brevets a expliqué les problèmes (facteurs limitants) de l'état de la technique à l'aide d'un tableau comparatif qu'il avait préparé. L'inventeur a présenté sur place les données expérimentales relatives à la précision d'usinage.

• Résultat : L'impression de l'examinateur s'est améliorée. Nous avons obtenu l'engagement verbal selon lequel « la brevetabilité serait reconnue en ajoutant des limitations numériques aux revendications », ce qui a permis l'enregistrement tout en conservant un champ de protection étendu.

5. Déroulement de l'entretien de brevet (de la demande à l'enregistrement)

Nous vous présentons ici le déroulement général d'un entretien lorsque vous faites appel à un conseil en brevets.

1. 【Analyse de l'avis de refus】

   Le conseil en propriété industrielle étudie la notification et élabore la structure logique de la réfutation. C'est à ce stade qu'il détermine si l'entretien sera efficace.

2. 【Réunion et élaboration de la stratégie】

   Nous consultons le client afin de confirmer l'étendue des droits à protéger. Nous rédigeons ensuite un « projet de modification ». Il s'agit de la phase de préparation la plus importante.

3. 【Demande d'entretien】

   Le conseil en brevets contacte l'Office des brevets pour demander un entretien. Actuellement, il est courant que l'on désigne un outil de visioconférence.

4. 【Déroulement de l'entretien de brevet】

   L'examinateur, le conseil en brevets et, si nécessaire, l'inventeur y participent. La durée est généralement de 30 à 60 minutes. Le conseil en brevets dirige les discussions.

5. 【Dépôt des documents officiels (mémoire et acte de modification)】

   Sur la base des accords conclus lors de l'entretien, des documents officiels sont rédigés et soumis à l'Office des brevets.

6. 【Décision d'enregistrement】

   Si tout est conforme à l'accord, une « décision d'enregistrement » vous sera envoyée rapidement.

6. Foire aux questions (FAQ)

Q. Quel est le coût de la procédure ?

R. Cela varie selon les cabinets, mais en général, outre les frais habituels de rédaction d'un mémoire, des frais liés à l'entretien (honoraires à l'heure ou forfaitaires) s'ajoutent. Cependant, si l'on tient compte des coûts liés aux nombreux échanges de documents et du risque de perdre ses droits, le rapport coût-efficacité global est très élevé. Nous vous fournirons un devis détaillé.

Q. Dois-je m'exprimer en anglais ?

R. L'entretien avec l'examinateur de l'Office japonais des brevets se déroule en japonais.

Q. Je n'ai pas encore reçu de notification de motifs de rejet, puis-je déjà passer un entretien ?

R. En principe, l'entretien a lieu après la notification des motifs de rejet, mais dans le cas d'une procédure d'examen accéléré ou de circonstances particulières, il arrive que l'explication technique soit donnée avant le début de l'examen. N'hésitez pas à nous consulter.

Conclusion : l'entretien de brevet est un moyen « offensif »

L'entretien de brevet n'est pas une simple « formalité ». C'est un « moyen offensif » pour rallier l'examinateur à votre cause et obtenir de meilleurs droits.

Il est naturel de se sentir découragé à la réception d'une notification de motifs de rejet, mais considérez plutôt cela comme « l'obtention d'un ticket pour dialoguer avec l'examinateur ». Avec une préparation adéquate et le soutien d'un conseil en brevets habile en matière de négociation, vous pouvez transformer cette situation difficile en opportunité.

Notre cabinet compte de nombreux professionnels, tels que d'anciens ingénieurs et des conseils en brevets chevronnés, qui maîtrisent parfaitement les « subtilités de l'examen ».

Si d'autres cabinets vous ont dit que c'était impossible ou si vous tenez absolument à faire valider ce brevet, n'hésitez pas à nous consulter. Nous transmettrons directement à l'examinateur la valeur de votre invention, qui ne peut être pleinement exprimée par écrit.

Le délai de réponse à un avis de refus est strictement défini. Avant qu'il ne soit trop tard, commencez par demander une consultation gratuite via notre formulaire de contact. Ensemble, nous construirons le brevet le plus solide pour protéger votre entreprise.

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