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RIFIUTO AI SENSI DELL'ART. 4, PAR. 1, N. 11 DEL JPO
Superare i rifiuti per somiglianza dei marchi in Giappone
Strategie da adottare quando il proprio marchio è in conflitto con diritti anteriori
L'articolo 4(1)(11) rifiuta la registrazione quando il vostro marchio è identico o simile a un marchio registrato o in attesa di registrazione per prodotti/servizi identici o simili. Questo è il motivo di rifiuto più comune per le domande di registrazione di marchi stranieri in Giappone. Questa guida tratta il test di somiglianza del JPO, la Lettera di Consenso (aggiornamento prassi 2024), gli accordi di coesistenza e le strategie di ricorso.
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Articolo 4, paragrafo 1, punto 11 — Il motivo di rigetto più comune per i marchi
Circa il 40-50% delle domande di registrazione di marchi stranieri in Giappone riceve almeno una motivazione di rifiuto ai sensi dell'articolo 4(1)(11). Le ragioni variano: registrazioni giapponesi preesistenti, depositi precedenti ai sensi del Protocollo di Madrid, domande Madpro provenienti da giurisdizioni in cui sono state depositate in precedenza o persino domande in corso di esame.
L'aggiornamento del 2024 sulla pratica relativa alla Lettera di consenso ha notevolmente migliorato la capacità dei consulenti legali stranieri di superare questi rifiuti: il JPO ora accetta più prontamente le lettere di consenso dei titolari dei marchi citati, aprendo nuove vie per la registrazione.
Il test di somiglianza dell'Ufficio della Proprietà Industriale (JPO)
Il JPO applica un test di somiglianza multifattoriale che combina la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti/servizi. Entrambe devono coincidere affinché il marchio possa essere rifiutato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 11.
Fattori di somiglianza dei marchi
| Fattore | Considerazioni |
|---|---|
| Aspetto (外観) | Impressione visiva del marchio — forma delle lettere, caratteri tipografici, disposizione, combinazioni di colori |
| Suono (称呼) | Come si pronuncia il marchio in giapponese (comprese le traslitterazioni in katakana delle parole straniere) |
| Significato (観念) | Connotazione, idea o concetto evocato dal marchio |
Il JPO considera solitamente questi tre fattori in modo olistico. La somiglianza fonetica è spesso il fattore decisivo per i marchi in lingua straniera, poiché i consumatori giapponesi li pronunciano in katakana, il che può annullare le distinzioni di pronuncia presenti nella lingua originale.
Somiglianza dei prodotti/servizi
Il JPO utilizza un sistema di somiglianza basato sulla classificazione che va oltre la Classificazione di Nizza. I prodotti simili possono includere:
- Prodotti di
natura/uso/finalità simili - Prodotti comunemente venduti attraverso gli stessi canali
- Prodotti con una base di consumatori che
si sovrappone - Prodotti che un'azienda produce comunemente insieme
Relazioni nascoste tra prodotti simili: le determinazioni del JPO in materia di prodotti simili possono sorprendere i consulenti legali stranieri. Ad esempio, il "software per computer" (Classe 9) può essere considerato simile ai "servizi di programmazione informatica" (Classe 42). Consultate sempre gli "Standard di esame per prodotti/servizi simili" del JPO o chiedeteci di verificarli prima di presentare la domanda.
Strategie di risposta
Strategia 1: Lettera di consenso (Aggiornamento prassi 2024)
L'aggiornamento della prassi del 2024 presso il JPO ha avuto un effetto trasformativo. Il JPO ora accetta più prontamente le lettere di consenso da parte dei titolari dei marchi citati, che acconsentono alla coesistenza.
Come ottenere una Lettera di Consenso:
1. Identificare e contattare il titolare
del marchio citato 2. Negoziare i termini di coesistenza (differenziazione settoriale, restrizioni geografiche, differenziazione dei canali)
3. Stipulare un accordo
di lettera di consenso 4. Presentarlo al JPO insieme alla risposta
Tasso di successo delle LoC nel 2024: dall'aggiornamento delle prassi, il nostro tasso di successo delle LoC presso il JPO è stato di circa l'80%. La chiave è un accordo di consenso ben redatto che spieghi perché è improbabile che si verifichi confusione (canali differenziati, basi di clienti, mercati geografici, ecc.)
Strategia 2: Accordo di coesistenza
Più completo della LoC — un accordo scritto che definisce i limiti dei diritti di ciascuna parte. Presentato al JPO come prova dell'uso differenziato.
Strategia 3: Argomentazione sulla dissomiglianza dei marchi
Sostenere che i marchi non sono effettivamente simili. Efficace quando il marchio citato differisce in modo significativo nell'aspetto, nel suono o nel significato se valutato dai consumatori giapponesi.
Strategia 4: Differenziazione di prodotti/servizi
Limitare la domanda a prodotti che non si sovrappongono. Il marchio citato può riguardare il "software", mentre i propri prodotti sono specificamente "software di editing video per immagini mediche": la differenziazione potrebbe essere sufficiente.
Strategia 5: Cancellazione per mancato uso del marchio citato
Se il marchio citato non è stato utilizzato per i prodotti/servizi registrati in Giappone negli ultimi 3 anni, è possibile presentare un'azione di cancellazione per mancato uso. Dopo la cancellazione, la domanda potrà procedere. Maggiori informazioni sulla cancellazione per mancato uso.
Strategia 6: Ricorso alla Commissione di ricorso del JPO
Se l'esaminatore mantiene il rifiuto, il ricorso può avere esito positivo, soprattutto se si è in grado di presentare una forte lettera di copertura (LoC), prove di coesistenza o argomentazioni di dissimilarità.
Lettera di consenso — Modalità operative 2024
La modifica alla prassi del 2024 rappresenta lo sviluppo più significativo degli ultimi anni in materia di procedimenti relativi ai marchi presso il JPO. I consulenti legali stranieri devono sapere che:
Cosa è cambiato: in precedenza, il JPO rifiutava in gran parte di accettare le lettere di consenso, richiedendo invece accordi di coesistenza negoziati in modo completo e corredati da prove esaurienti. A partire dall'aggiornamento del 2024, il JPO accetta lettere di consenso ben redatte e con un contesto appropriato.
Elementi di una lettera di consenso (LoC) valida per il JPO:
1. Chiara identificazione di entrambe le parti e dei marchi in questione
2. Consenso esplicito alla coesistenza per iscritto
3. Riconoscimento dell'analisi
del rischio di confusione 4. Fattori di differenziazione (canali, area geografica, base di consumatori, confezione, design)
5. Impegni reciproci per evitare azioni che potrebbero causare confusione
6. Clausole
relative alla durata e alla risoluzione 7. Legge applicabile (Giappone o giurisdizione applicabile)
8. Firme originali dei rappresentanti autorizzati
Tariffe
| Servizio | Tariffa (USD) |
|---|---|
| Valutazione iniziale del rifiuto | Gratuito |
| Risposta scritta (argomentazione di base sulla non somiglianza) | 800–1.200 |
| Preparazione della lettera di consenso + deposito | 1.000–2.000 |
| Redazione e negoziazione dell'accordo di coesistenza | 2.500–5.000 |
| Strategia di restrizione dei prodotti + risposta | 800–1.500 |
| Presentazione di ricorso per annullamento per mancato utilizzo | 2.500–4.500 |
| Ricorso alla Commissione di ricorso del JPO | 2.500–4.500 |
| Ricorso alla Corte Suprema per la proprietà intellettuale | 8.000–15.000 |
Cronologia
| Fase | Ora |
|---|---|
| Rifiuto iniziale → termine per la risposta | 3 mesi (prorogabile di +3 mesi) |
| Negoziazione della lettera di credito (tipicamente) | 4–12 settimane |
| Riesame JPO dopo la presentazione della LoC | 2–6 mesi |
| Concessione dopo risposta positiva | 1–3 mesi dopo il riesame |
| Azione di cancellazione per mancato utilizzo | 6–12 mesi |
| Ricorso alla Commissione di ricorso | 6–18 mesi |
Come collaboriamo
Fase 1: Inviateci la notifica di rigetto e le vostre priorità (urgenza, disponibilità a negoziare, prove disponibili).
Fase 2: Valutiamo: (a) fattibilità della Lettera di Intento (LoC), (b) forza dell'argomento di somiglianza, (c) opzioni di differenziazione dei prodotti, (d) cancellazione per mancato uso qualora il marchio citato risultasse vulnerabile.
Fase 3: Forniamo una nota strategica + un preventivo entro 24 ore.
Fase 4: Attuiamo la strategia scelta fornendo aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento.