Überwindung von Ablehnungen aufgrund von Markenähnlichkeit in Japan

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 – Der häufigste Grund für die Zurückweisung von Markenanmeldungen

Etwa 40–50 % der ausländischen Markenanmeldungen in Japan erhalten mindestens eine Ablehnungsbegründung gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11. Die Gründe hierfür sind vielfältig: bereits bestehende japanische Eintragungen, frühere Anmeldungen nach dem Madrider Protokoll, Madpro-Anmeldungen aus früher angemeldeten Rechtsordnungen oder sogar anhängige Anmeldungen.

Die Praxisaktualisierung von 2024 zum Zustimmungsschreiben hat die Möglichkeiten ausländischer Rechtsanwälte, diese Zurückweisungen zu überwinden, erheblich verbessert – das JPO akzeptiert nun leichter Zustimmungsschreiben von Inhabern der angeführten Marken, was neue Wege zur Eintragung eröffnet.

Der Ähnlichkeitstest des JPO

Das JPO wendet einen auf mehreren Faktoren basierenden Ähnlichkeitstest an, der die Ähnlichkeit der Marken und die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen kombiniert. Beide müssen sich überschneiden, damit eine Zurückweisung gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 erfolgen kann.

Faktoren für die Markenähnlichkeit

Das JPO betrachtet diese drei Faktoren in der Regel ganzheitlich. Die klangliche Ähnlichkeit ist oft der entscheidende Faktor bei fremdsprachigen Marken, da japanische Verbraucher diese in Katakana aussprechen, wodurch Ausspracheunterschiede der Originalsprache verwischt werden können.

Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen

Das JPO verwendet ein klassifikationsbasiertes Ähnlichkeitssystem, das über die Nizza-Klassifikation hinausgeht. Ähnliche Waren können sein:

- Waren ähnlicher Art/Verwendung/Zweck
- Waren, die üblicherweise über dieselben Vertriebskanäle verkauft werden -
Waren mit sich überschneidenden Verbrauchergruppen -
Waren, die ein Unternehmen üblicherweise gemeinsam herstellt

Reaktionsstrategien

Strategie 1: Einverständniserklärung (Aktualisierung der Praxis 2024)

Die Praxisaktualisierung 2024 beim JPO hat zu tiefgreifenden Veränderungen geführt. Das JPO akzeptiert nun leichter Einverständniserklärungen von Inhabern der zitierten Marken, in denen diese einer Koexistenz zustimmen.

So erhalten Sie eine Einverständniserklärung:

1. Identifizieren und kontaktieren Sie den Inhaber
der zitierten Marke 2. Verhandeln Sie die Bedingungen für die Koexistenz (Branchendifferenzierung, geografische Beschränkungen, Kanaldifferenzierung)
3. Schließen Sie eine Einverständniserklärung
ab 4. Reichen Sie diese zusammen mit der Antwort beim JPO ein

Strategie 2: Koexistenzvereinbarung

Umfassender als die LoC – eine schriftliche Vereinbarung, die die Grenzen der Rechte jeder Partei definiert. Wird dem JPO als Nachweis für eine differenzierte Nutzung vorgelegt.

Strategie 3: Argumentation zur Unähnlichkeit der Marken

Argumentieren Sie, dass die Marken tatsächlich nicht ähnlich sind. Wirksam, wenn sich die angeführte Marke in Aussehen, Klang oder Bedeutung deutlich unterscheidet, wenn sie von japanischen Verbrauchern bewertet wird.

Strategie 4: Unterscheidung der Waren/Dienstleistungen

Beschränken Sie Ihre Anmeldung auf nicht überlappende Waren. Die angeführte Marke deckt möglicherweise „Software“ ab, während Ihre Produkte speziell „Videobearbeitungssoftware für die medizinische Bildgebung“ sind – diese Unterscheidung könnte ausreichend sein.

Strategie 5: Löschung der entgegengehaltenen Marke wegen Nichtbenutzung

Wenn die entgegengehaltene Marke in den letzten drei Jahren in Japan nicht für die eingetragenen Waren/Dienstleistungen genutzt wurde, können Sie einen Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung stellen. Nach der Löschung kann Ihre Anmeldung fortgesetzt werden. Erfahren Sie mehr über die Löschung wegen Nichtbenutzung.

Strategie 6: Beschwerde bei der Beschwerdekammer des JPO

Wenn der Prüfer die Zurückweisung aufrechterhält, kann eine Beschwerde erfolgreich sein, insbesondere wenn Sie ein überzeugendes LoC, Koexistenznachweise oder Argumente zur Unähnlichkeit vorlegen können.

Einverständniserklärung – Ausführliche Informationen zur Praxis 2024

Die Praxisänderung von 2024 ist die bedeutendste Entwicklung im Bereich der Markenanmeldung beim JPO seit Jahren. Ausländische Rechtsanwälte sollten Folgendes wissen:

Elemente einer erfolgreichen Einverständniserklärung für das JPO:

1. Eindeutige Identifizierung beider Parteien und der betreffenden
Marken 2. Ausdrückliche schriftliche
Zustimmung zur Koexistenz 3. Anerkennung der Analyse
des Verwechslungsrisikos 4. Unterscheidungsmerkmale (Vertriebskanäle, geografische Reichweite, Kundenstamm, Verpackung, Design)
5. Gegenseitige Verpflichtungen zur Vermeidung von Handlungen, die zu Verwechslungen
führen könnten 6. Laufzeit- und Kündigungsbestimmungen
7. Anwendbares Recht (Japan oder zuständige Gerichtsbarkeit)
8. Originalunterschriften der bevollmächtigten Vertreter

Gebührenordnung

Zeitleiste

So arbeiten wir zusammen

Schritt 1: Senden Sie uns die Ablehnungsmitteilung und Ihre Prioritäten (Dringlichkeit, Verhandlungsbereitschaft, vorhandene Beweise).

Schritt 2: Wir prüfen: (a) die Durchführbarkeit einer LoC, (b) die Stärke des Ähnlichkeitsarguments, (c) Möglichkeiten zur Warenabgrenzung, (d) die Löschung wegen Nichtbenutzung, falls die angeführte Marke angreifbar sein könnte.

Schritt 3: Wir liefern Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein Strategie-Memo sowie einen Kostenvoranschlag.

Schritt 4: Umsetzung der gewählten Strategie mit regelmäßigen Status-Updates.