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REFUS AU TITRE DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT 11, DE LA LOI SUR LES MARQUES DU JAPON
Surmonter les refus pour marque similaire au Japon
Stratégies à adopter lorsque votre marque entre en conflit avec des droits antérieurs
L'article 4(1)(11) refuse l'enregistrement lorsque votre marque est identique ou similaire à une marque déjà enregistrée ou en instance d'enregistrement pour des produits ou services identiques ou similaires. Il s'agit du motif de refus le plus courant pour les demandes d'enregistrement de marques étrangères au Japon. Ce guide traite du test de similitude du JPO, de la lettre de consentement (mise à jour de la pratique 2024), des accords de coexistence et des stratégies de recours.
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Article 4, paragraphe 1, point 11 — Le motif de refus le plus courant en matière de marques
Environ 40 à 50 % des demandes d'enregistrement de marques étrangères au Japon font l'objet d'au moins un motif de refus fondé sur l'article 4(1)(11). Les raisons sont diverses : enregistrements japonais préexistants, dépôts antérieurs au titre du Protocole de Madrid, demandes Madpro provenant de juridictions où la demande a été déposée plus tôt, ou même des demandes en instance.
La mise à jour de 2024 concernant la lettre de consentement a considérablement amélioré la capacité des avocats étrangers à surmonter ces refus — le JPO accepte désormais plus facilement les lettres de consentement des titulaires de marques citées, ouvrant ainsi de nouvelles voies vers l'enregistrement.
Le critère de similitude de l'Office de la propriété intellectuelle
Le JPO applique un critère de similitude à plusieurs facteurs combinant la similitude des marques et celle des produits/services. Ces deux éléments doivent se recouper pour qu'un refus soit prononcé en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point 11.
Facteurs de similitude des marques
| Facteur | Élément à prendre en considération |
|---|---|
| Apparence (外観) | Impression visuelle de la marque — formes des lettres, polices, agencements, combinaisons de couleurs |
| Son (称呼) | Prononciation de la marque en japonais (y compris les transcriptions en katakana des mots étrangers) |
| Signification (観念) | Connotation, idée ou concept évoqué par la marque |
Le JPO examine généralement ces trois facteurs de manière globale. La similitude phonétique est souvent le facteur déterminant pour les marques en langue étrangère, car les consommateurs japonais les prononcent en katakana, ce qui peut gommer les distinctions de prononciation présentes dans la langue d'origine.
Similitude des produits/services
Le JPO utilise un système de similitude basé sur la classification qui va au-delà de la classification de Nice. Les produits similaires peuvent inclure :
- des produits de nature
, d'usage ou de destination similaires ; - des produits couramment vendus par les mêmes canaux de distribution
; - des produits dont les clientèles se recoupent ;
- des produits qu'une même entreprise fabrique couramment ensemble
Relations cachées entre produits similaires : les déterminations du JPO en matière de produits similaires peuvent surprendre les conseillers juridiques étrangers. Par exemple, les « logiciels informatiques » (classe 9) peuvent être considérés comme similaires aux « services de programmation informatique » (classe 42). Consultez toujours les « Normes d'examen pour les produits/services similaires » du JPO ou demandez-nous de vérifier avant le dépôt.
Stratégies de réponse
Stratégie n° 1 : Lettre de consentement (mise à jour des pratiques 2024)
La mise à jour des pratiques de 2024 au JPO a été révolutionnaire. Le JPO accepte désormais plus facilement les lettres de consentement des titulaires de marques citées, qui acceptent la coexistence.
Comment obtenir une lettre de consentement :
1. Identifier et contacter le titulaire
de la marque citée 2. Négocier les conditions de coexistence (différenciation sectorielle, restrictions géographiques, différenciation des canaux de distribution)
3. Signer un accord
de lettre de consentement 4. Soumettre le tout au JPO avec la réponse
Taux de réussite des lettres de consentement en 2024 : depuis la mise à jour des pratiques, notre taux de réussite pour les lettres de consentement auprès du JPO est d'environ 80 %. La clé réside dans un accord de consentement bien rédigé expliquant pourquoi il y a peu de risque de confusion (canaux de distribution différenciés, bases de clientèle, marchés géographiques, etc.)
Stratégie 2 : Accord de coexistence
Plus complet qu'une lettre de consentement — un accord écrit définissant les limites des droits de chaque partie. Soumis au JPO comme preuve d'une utilisation différenciée.
Stratégie 3 : Argumentation sur la dissemblance des marques
Faire valoir que les marques ne sont en réalité pas similaires. Efficace lorsque la marque citée diffère de manière significative en termes d'apparence, de prononciation ou de signification aux yeux des consommateurs japonais.
Stratégie 4 : Différenciation des produits/services
Limitez votre demande aux produits qui ne se chevauchent pas. La marque citée peut couvrir les « logiciels », tandis que vos produits sont spécifiquement des « logiciels de montage vidéo pour l'imagerie médicale » — cette différenciation peut être suffisante.
Stratégie n° 5 : Annulation pour non-usage de la marque citée
Si la marque citée n'a pas été utilisée pour les produits/services enregistrés au Japon au cours des trois dernières années, vous pouvez introduire une action en annulation pour non-usage. Après l'annulation, votre demande pourra être traitée. En savoir plus sur l'annulation pour non-usage.
Stratégie n° 6 : Recours devant la Commission de recours du JPO
Si l'examinateur maintient son refus, un recours peut aboutir, en particulier si vous pouvez présenter une lettre d'intention solide, des preuves de coexistence ou des arguments de dissemblance.
Lettre de consentement — Pratique détaillée pour 2024
Le changement de pratique de 2024 constitue l'évolution la plus importante en matière de procédure d'enregistrement des marques au JPO depuis des années. Les avocats étrangers doivent savoir ce qui suit :
Ce qui a changé : auparavant, le JPO refusait généralement d'accepter les lettres de consentement, exigeant à la place des accords de coexistence complets négociés et étayés par des preuves détaillées. Depuis la mise à jour de 2024, le JPO accepte les lettres de consentement bien rédigées et accompagnées d'un contexte approprié.
Éléments d'une lettre de consentement (LoC) acceptée par le JPO :
1. Identification claire des deux parties et des marques en question
2. Consentement exprès à la coexistence par écrit
3. Reconnaissance de l'analyse
du risque de confusion 4. Facteurs de différenciation (canaux de distribution, zone géographique, clientèle, emballage, design)
5. Engagements mutuels visant à éviter les actions susceptibles de créer une confusion
6. Dispositions
relatives à la durée et à la résiliation 7. Droit applicable (Japon ou juridiction compétente)
8. Signatures originales des représentants autorisés
Barème des tarifs
| Service | Tarif (USD) |
|---|---|
| Évaluation initiale du refus | Gratuit |
| Réponse écrite (argument de base relatif à la non-similitude) | 800–1 200 $ |
| Préparation et dépôt de la lettre de consentement | 1 000–2 000 |
| Rédaction et négociation d'un accord de coexistence | 2 500–5 000 |
| Stratégie de restriction des produits + réponse | 800–1 500 $ |
| Dépôt d'une action en nullité pour non-usage | 2 500–4 500 |
| Recours devant la Commission de recours de l'Office japonais des marques | 2 500–4 500 |
| Recours devant la Haute Cour de la propriété intellectuelle | 8 000–15 000 |
Chronologie
| Étape | Date |
|---|---|
| Refus initial → délai de réponse | 3 mois (prolongeable de 3 mois) |
| Négociation de la lettre de crédit (en général) | 4 à 12 semaines |
| Réexamen par le JPO après soumission de la lettre d'intention | 2 à 6 mois |
| Octroi après réponse favorable | 1 à 3 mois après le réexamen |
| Procédure de radiation pour non-usage | 6 à 12 mois |
| Recours devant la Commission d'appel | 6 à 18 mois |
Comment nous collaborons
Étape 1 : Envoyez-nous la notification de refus ainsi que vos priorités (urgence, disposition à négocier, éléments de preuve disponibles).
Étape 2 : Nous évaluons : (a) la faisabilité d'une lettre de crédit, (b) la solidité de l'argument de similitude, (c) les options de différenciation des produits, (d) la possibilité d'une annulation pour non-usage si la marque citée est susceptible d'être vulnérable.
Étape 3 : Nous vous fournissons une note stratégique + un devis dans les 24 heures.
Étape 4 : Mise en œuvre de la stratégie choisie avec des mises à jour régulières sur l'état d'avancement.