일본에서 귀하의 상품/서비스가 ‘모호하거나 불명확하다’는 이유로 거절당했나요? 마드리드 지정에서 명세서를 수정하는 방법

일본에서 발송된 잠정 거절 통지서에는 상충되는 상표가 전혀 언급되지 않을 수도 있습니다. 마드리드 의정서에 따른 일본의 지정과 관련하여 가장 흔히 제기되는 이의 중 하나는 상품/서비스의 문구가 모호하거나 불명확하거나 너무 광범위하다는 점입니다. 이는 또한 기한 내에 답변을 제출한다면 — 대개 간단한 수정만으로 — 해결 가능한 사유 중 가장 쉬운 경우입니다. WIPO 심사에서는 무난히 통과된 상품·서비스 명세가 일본에서는 왜 거절되는지, 그리고 이를 정확히 어떻게 수정해야 하는지 설명해 드리겠습니다.

1. 일본이 WIPO에서 승인된 문구에 이의를 제기하는 이유

국제사무국은 귀하의 상품 및 서비스 목록이 니스 분류에 따라 올바르게 분류되었는지 확인하며, 각 표현이 실체 심사를 받을 만큼 충분히 정확한지에 대해서는 판단하지 않습니다. 각 지정 관청은 자체적인 명확성 기준을 적용하며, 일본 특허청(JPO)의 기준은 많은 권리자들이 예상하는 것보다 더 엄격합니다. 모든 설명은 심사관이 그 내용과 유사성의 범위를 판단할 수 있도록 해야 합니다. 자국 등록 기관을 위해 작성된 포괄적인 표현은 일본에 지정 신청이 접수될 때 종종 이 기준을 충족하지 못합니다.

2. 법적 근거: 일본 상표법 제6조

제6조 제1항은 출원 시 상표가 사용되는 상품 또는 서비스를 지정할 것을 요구하며, 제6조 제2항은 해당 지정이 내각령으로 정한 분류에 따라야 한다고 규정하고 있습니다. 이해하기 어려울 정도로 불명확한 설명이나 해당 분류에 속하지 않는 설명은 이러한 요건을 충족하지 못하며, 제15조 제3호는 이러한 미충족 사항을 선등록 상표와의 충돌 여부와는 별개로, 거절 결정의 독립적인 사유로 규정하고 있습니다.

3. 이의를 초래하는 전형적인 기재 예시

통지서에는 이의가 제기된 항목이 명시되어 있습니다. 명세서의 그 외 모든 내용은 이의 대상이 아니므로, 바로 그 이유로 답변을 제출할 가치가 있습니다.

4. 수정 방법: 범위 축소 보정

표준적인 해결책은 일본 변리사를 통해 제출하는 서면 보정서(手続補正書)로, 이의가 제기된 문구를 명확한 표현으로 대체하는 것입니다. 이상적으로는 JPO가 직접 작성한 허용 문구 목록(유사 상품 및 서비스에 대한 심사 지침)에서 발췌한 표현을 사용하는 것이며, 이 경우 심사관이 별다른 이의를 제기하지 않고 수용합니다. 세 가지 기본 원칙:

• 명확히 하거나 범위를 좁히되, 절대 넓히지 마십시오. 보정은 원래의 범위를 확장해서는 안 됩니다.
• 승인된 표현을 기반으로 하라. 목록에 수록된 표현으로 재구성된 명세서는 두 번째 이의를 받는 경우가 거의 없다.
• 상업적으로 중요한 내용은 유지하십시오. 부차적인 항목을 삭제하는 것이 이를 놓고 다투는 것보다 비용이 적게 드는 경우가 많습니다.

모호한 상품에 대한 이의 제기는 종종 제4조(1)(xi)항에 따른 선등록 상표 인용과 함께 제기되는데, 이 경우 수정안과 유사성 주장을 하나의 답변서로 통합하여 제출합니다.

5. 기한 — 그리고 이를 무시할 경우의 결과

답변 기한은 통지서에 명시된 날짜(해외 등록인의 경우 일반적으로 3개월)이며, 기한이 지난 후에도 경우에 따라 연장될 수 있습니다. 일본에서 마드리드 거절 통지에 대응하는 방법에 대한 당사의 종합 가이드에서 기한 및 연장 규칙을 확인하십시오. 답변을 제출하지 않으면, 해당 이의신청은 출원 전체에 대한 거절 결정으로 확정됩니다. 명세서 중 거절되지 않은 부분이 저절로 유지될 것이라고 가정해서는 안 됩니다(자세한 내용: 부분적으로 거절된 지정의 처리 방식).

자주 묻는 질문