제3조 제1항 본문: 일본에서의 거절 사유 — 일본특허청(JPO)이 사용 의도를 의심할 때, 그리고 이를 입증하는 방법

일부 JPO 거절 결정에는 타인의 상표가 인용되지 않는 경우도 있습니다. 제3조 제1항의 본문(chapeau)에 근거한 거절 결정은 보다 근본적인 내용을 담고 있는데, 심사관이 출원인이 지정된 모든 대상에 대해 해당 상표를 실제로 사용하고 있거나 진정으로 사용할 의도가 있는지 의심한다는 것입니다. 광범위한 본국 지정 범위를 일본으로 이관한 마드리드 의정서 등록권자들에게 이는 ‘잠정 거절 통지서’에서 가장 흔히 접하게 되는 예상치 못한 내용 중 하나입니다. 다행인 점은, JPO 자체 심사 기준에 이러한 의심이 제기되는 구체적인 상황과 이를 해소할 수 있는 정확한 증거가 명시되어 있다는 것입니다.

1. 제3조 제1항 본문의 요건

제3조 제1항은 다음과 같이 시작됩니다. “신청인의 사업과 관련된 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되는” 상표는 등록될 수 있습니다. 일본은 출원 시 사용 증명을 요구하지는 않지만, 지정 범위가 너무 광범위하여 그 전체에 걸친 사용이 비현실적인 경우, 심사관은 해당 조항 자체를 충족되지 않은 것으로 간주하고 거절 결정을 내립니다. 이는 확정된 판결이 아닌 의문 사항일 뿐이며, 사업 내용이나 계획을 입증할 책임은 신청인에게 있습니다.

2. 일본 특허청(JPO) 심사 관행에 따른 4가지 심사 기준

유사성 그룹 코드는 서로 유사하다고 추정되는 상품 및 서비스를 일본특허청(JPO)이 분류한 것으로, 『유사 상품 및 서비스 심사 지침』에 게재되어 있습니다. 귀하의 일본 변리사는 명세서 내의 코드 수를 정확하게 집계할 수 있으며, 이를 통해 ‘경로 3’을 선택할 경우 삭제해야 할 항목의 정확한 양을 파악할 수 있습니다.

통지서의 실제 내용 — 그리고 제시된 세 가지 선택지

일본에 대한 마드리드 지정에서 내려지는 포괄적 거절 통지는 정해진 양식을 따르므로, 이를 미리 알아두는 것이 좋습니다. 거절 사유는 대략 다음과 같습니다: 제3조 제1항의 본문은 등록 가능한 상표가 현재 사용 중이거나 가까운 미래에 사용될 것을 요구합니다; 신청인이 지정된 상품 또는 서비스에 대해 해당 상표를 현재 사용하고 있는지, 혹은 가까운 미래에 사용할 것인지에 대해 합리적인 의문이 제기되는데, 이는 해당 상품 또는 서비스가 단일 분류 내에서 범위가 지나치게 넓기 때문입니다. 이어서 괄호 안에 해당 분류가 명시되며, 일반적으로 [… 분류에 속한 모든 지정 상품 또는 서비스]와 같은 형식을 따릅니다.

이어서 유용한 부분이 나옵니다. 이 통지서는 상표권자가 다음 세 가지 절차 중 하나를 이행할 경우 이러한 의문이 해소될 것이라고 명시하고 있습니다:

경로 (b)의 기한에 유의하십시오: 기한은 통지일로부터가 아니라 국제등록일(또는 그 이후의 지정일)로부터 시작됩니다. 통지는 일반적으로 국제등록일로부터 1년 이상 지난 후에 발행되므로, 경로 (b)를 선택한 권리자는 실질적으로 거절 통지를 받은 후 대략 2~3년 이내에 사용을 약속하는 셈입니다.

3. 경로 1: 사업 존재 입증

이미 사업을 운영 중이라면, 거절 결정에 대해 증거를 제시하여 대응하면 됩니다. 심사 지침서에는 심사관이 인정하는 자료가 다음과 같이 명시되어 있습니다:

• 취급하는 상품을 나열한 카탈로그, 전단지 또는 인쇄물
• 매장 및 판매 중인 상품의 사진
• 거래 문서 — 주문서, 납품서, 청구서, 영수증
• 해당 사업을 소개하는 신문, 잡지 또는 인터넷 기사
• 일반 소매 서비스의 경우: 소매 사업의 매출을 보여주는 자료

4. 방법 2: 사업 계획 입증 — 사용 의도 증명 서류

아직 일본에서 사업을 운영하지 않고 계십니까? 심사 관행상 미래 지향적인 답변도 인정됩니다. 즉, 국제 등록일(또는 후속 지정일)로부터 3~4년 이내에 일본에서 지정 상품 또는 서비스로 사업을 영위할 계획이라면, 상표가 언제, 어떤 상품 또는 서비스에 사용될 것인지를 명시한 서면 ‘사용 의향 선언서’와 준비 현황을 보여주는 사업 계획서를 함께 제출할 수 있습니다. 계획이 미흡해 보일 경우 심사관이 추가 증빙 자료를 요청할 수 있으므로, 단순한 선언서보다는 구체적인 사업 계획서를 제출하는 것이 더 유리합니다.

5. 방법 3: 지정 범위를 제한하기

실용적인 해결책: 해당 요건이 사라질 때까지(즉, 해당 분류 내 유사성 그룹이 23개 미만이 되거나 소매 서비스가 하나의 일관된 분야로 한정될 때까지) 항목을 삭제하거나 범위를 좁히는 정정 신청을 제출하십시오. 삭제된 항목이 일본 내에서 상업적 가치가 없는 경우, 이는 대개 가장 빠르고 저렴한 방법이며, 중요한 상품에 대해서는 경로 1~2와 병행할 수도 있습니다. 각 경로의 비용: 당사의 심사 의견서 비용 추산표를 참조하십시오.

6. 마드리드 지정: 왜 외국 권리자에게 문제가 되는가

많은 본국 특허청에서는 광범위한 명세서 작성 비용이 저렴하기 때문에, 국제 등록 출원이 일본에 도착할 때 등록권자가 청구할 수 있는 모든 분류 항목을 포함하고 있는 경우가 많습니다. 바로 이러한 작성 방식이 네 가지 유발 요건에 걸리는 것입니다. 통지서에 제3조(1)항 서두 조항이 인용된 경우, 먼저 통지서에 명시된 기한을 확인하십시오. 이 기한은 연장 가능하며, 경우에 따라 만료 후에도 연장이 가능합니다: 일본에서 마드리드 거절 통지에 대응하는 방법에 대한 전체 가이드를 참조하십시오. 서두 거절 사유는 종종 여러 거절 사유 중 하나로 제시됩니다. 즉, 단일 통지서에 제1거절 사유(제6조 제1항에 따른 모호한 문구), 제2거절 사유(이 서두에 대한 의문), 제3거절 사유(제4조 제1항 제11호에 따른 선등록 상표 인용)가 함께 나열될 수 있습니다. 각 사유에 대해서는 동일한 답변서에서 답변해야 합니다. 한 가지 사유를 시정한다고 해서 다른 사유들이 해결되는 것은 아니며, 양식에도 이를 명시하고 있습니다. 샤포 거절은 일반적으로 극복될 수 있지만, 침묵으로 넘어가서는 안 됩니다. 아무런 조치를 취하지 않으면 거절 결정이 확정됩니다.

자주 묻는 질문