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제3조 제1항 본문: 일본에서의 거절 사유 — 일본특허청(JPO)이 사용 의도를 의심할 때, 그리고 이를 입증하는 방법

Picture of Takefumi Sugiura – Japanese Patent Attorney
Article 3(1) Main Paragraph Refusal in Japan: When the JPO Doubts Your Intent to Use — and How to Prove It

일부 JPO 거절 결정은 타인의 상표를 인용하지 않습니다. 제3조 제1항의 본문(chapeau)에 따른 거절 결정은 더 근본적인 내용을 담고 있습니다. 즉, 심사관이 출원인이 지정된 모든 대상에 대해 해당 상표를 실제로 사용하고 있거나 진정으로 사용할 의도가 있는지 의심한다는 것입니다. 광범위한 본국 지정 범위를 일본에 적용한 마드리드 의정서 등록권자에게 있어, 이는 ‘잠정 거절 통지서’에서 가장 흔히 접하게 되는 예상치 못한 내용 중 하나입니다. 다행인 점은, JPO의 자체 심사 기준에 이러한 의심이 제기되는 정확한 상황과 이를 해소할 수 있는 구체적인 증거가 명확히 명시되어 있다는 것입니다.

1. 제3조 제1항 본문의 요건

제3조 제1항은 다음과 같이 시작됩니다: “신청인의 사업과 관련된 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되는” 상표는 등록될 수 있습니다. 일본은 출원 시 사용 증명을 요구하지는 않지만, 지정 범위가 너무 광범위하여 그 전체에 걸친 사용이 비현실적인 경우, 심사관은 해당 조항 자체를 충족되지 않은 것으로 간주하고 거절 결정을 내립니다. 이는 확정된 판결이 아닌 의문 사항일 뿐이며, 사업 내용이나 사업 계획을 입증할 책임은 출원인에게로 넘어갑니다.

2. 일본특허청(JPO) 심사 실무상의 4가지 심사 기준

트리거의심 사유가 되는 이유
개인이 지정하는 “일반 소매 서비스”백화점형 소매업(의류, 식품, 생활용품을 모두 포함)은 일반적으로 개인이 운영하는 사업으로 간주되지 않음
해당 사업을 영위하지 않는 것으로 확인된 법인이 지정한 “일반 소매 서비스”심사관은 신청인이 실제로 일반 소매업을 영위하는지 확인하며, 조사 결과 이를 확인할 수 없는 경우 의문이 제기된다
서로 다른 여러 소매 서비스서로 관련이 없는 분야(35K01–35K99 중 서로 다른 유사성 그룹)에 걸친 소매 서비스는 한 사업체가 운영하는 경우가 드뭅니다
한 클래스 내 23개 이상의 유사성 그룹 코드원칙적으로, 단일 분류 내에서 23개 이상의 유사성 그룹 코드를 아우르는 상품/서비스는 증거가 없는 한, 실제 사용 가능성이 있을 정도로 범위가 너무 광범위하다고 간주됩니다

유사성 그룹 코드는 서로 유사한 것으로 추정되는 상품 및 서비스를 일본 특허청(JPO)이 분류한 것으로, 『유사 상품 및 서비스 심사 지침』에 게재되어 있습니다. 귀하의 일본 변리사는 명세서 내의 코드 수를 정확히 집계할 수 있으며, 이를 통해 경로 3을 선택할 경우 정확히 얼마나 삭제해야 하는지도 알 수 있습니다.

3. 경로 1: 사업 실체를 입증하기

이미 해당 사업을 운영 중이라면, 거절 사유에 대해 증거를 제시하여 대응할 수 있습니다. 심사 매뉴얼에는 심사관이 인정하는 자료가 다음과 같이 명시되어 있습니다:

  • 취급하는 상품을 기재한 카탈로그, 전단지 또는 인쇄물
  • 매장 및 판매 중인 상품의 사진
  • 거래 문서 — 주문서, 배송장, 청구서, 영수증
  • 해당 사업을 소개하는 신문, 잡지 또는 인터넷 기사
  • 일반 소매 서비스의 경우: 소매 사업의 매출을 보여주는 자료

4. 방법 2: 사업 계획 입증 — 사용 의도 증명 서류

아직 일본에서 사업을 운영하지 않고 계신가요? 심사 관행상 미래 지향적인 답변도 인정됩니다. 즉, 출원일로부터 대략 3~4년 이내(등록 후 최대 3년까지)에 상표 사용을 시작할 의도가 있다면, 상표 사용 의사를 명시한 문서와 계획된 사업의 준비 현황을 보여주는 자료를 제출할 수 있습니다. 사업 계획이 미흡해 보일 경우, 심사관이 추가 증빙 자료를 요청할 수 있으므로, 단순한 선언보다는 구체적인 사업 계획서를 제출하는 것이 더 유리합니다.

5. 방법 3: 명세서 제한

실용적인 해결책: 해당 요건이 사라질 때까지(해당 분류 내 유사성 그룹이 23개 미만이 되거나, 소매 서비스가 하나의 일관된 분야로 한정될 때까지) 항목을 삭제하거나 범위를 좁히는 정정 신청을 제출하십시오. 삭제된 항목이 일본 내에서 상업적 가치가 없는 경우, 이는 대개 가장 빠르고 저렴한 방법이며, 중요한 상품에 대해서는 방법 1~2와 병행할 수도 있습니다. 각 방법별 비용: 당사의 심사 의견서 비용 견적을 참조하십시오.

6. 마드리드 지정: 왜 외국 권리자에게 문제가 되는가

많은 본국 특허청에서는 광범위한 명세서 작성이 비용이 저렴하기 때문에, 국제 등록 출원이 일본에 도착할 때 등록권자가 청구할 수 있는 모든 분류 항목이 포함된 경우가 많습니다. 바로 이러한 작성 방식이 네 가지 유발 요건에 정확히 해당됩니다. 통지서에 제3조(1)항 서두 조항이 인용된 경우, 먼저 통지서에 명시된 기한을 확인하십시오. 이 기한은 연장 가능하며, 경우에 따라 만료 후에도 연장될 수 있습니다: 일본에서 마드리드 거절 통지에 대응하는 방법에 대한 전체 가이드를 참조하십시오. 서두 조항에 따른 거절은 일반적으로 극복될 수 있지만, 묵묵히 방치해서는 절대 안 됩니다. 아무런 조치를 취하지 않으면 거절 결정이 확정됩니다.

자주 묻는 질문

“제3조 제1항의 본문”이란 무엇을 의미합니까?
이는 제3조(1)항의 첫 문장을 의미하며, “신청인의 사업과 관련된 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되는” 상표만이 등록될 수 있습니다. 심사관이 출원인이 지정된 전체 범위에서 상표를 사용하거나 진정으로 사용할 의도가 있는지 의심할 경우, 이 서두 문구 자체가 거절 사유가 되며, 선행 상표와의 충돌 여부는 고려 대상이 아닙니다.
일본에서 한 등급에 많은 상품을 지정하는 것이 정말 문제가 됩니까?
문제가 될 수 있습니다. 일본특허청(JPO)의 심사 관행에 따르면, 단일 분류 내에서 23개 이상의 유사성 그룹 코드를 아우르는 상품 또는 서비스를 지정하는 경우, 원칙적으로 사용 의도에 대한 합리적인 의심이 제기되며, 심사관은 증빙 자료를 요청할 것입니다. 마드리드 지정으로 이관된 광범위한 본국 등록 명세서는 전형적인 유발 요인입니다.
심사관이 제가 해당 사업을 영위하고 있음을 납득할 만한 증거는 무엇인가요?
사업이 실제로 존재함을 보여주는 자료: 상품을 나열한 카탈로그나 전단지, 매장이나 제품 사진, 주문서, 배송 전표, 청구서 및 영수증과 같은 거래 문서, 그리고 해당 사업에 대한 언론 보도나 인터넷 기사 등입니다. 일반 소매 서비스의 경우, 매출 실적도 고려됩니다.
아직 일본에서 사업을 시작하지 않았습니다. 이대로 막혀버린 것입니까?
아닙니다. 출원일로부터 약 3~4년 이내(등록 후 최대 3년 이내)에 사용을 시작할 의도가 있다면, 사용 의사를 밝히는 서류를 사업 계획서 등 계획된 사업에 대한 준비 과정을 보여주는 자료와 함께 제출할 수 있습니다. 또는, 기준치를 밑돌도록 충분한 항목을 삭제할 수도 있습니다.
거절 사유를 극복하기 위해 단순히 상품을 삭제해도 될까요?
네 — 의문이 더 이상 제기되지 않도록 지정 범위를 제한하는 것(예: 해당 분류 내 유사성 그룹 수를 줄이거나 문제가 되는 소매 서비스를 제외하는 등)은 일반적인 방법이며, 대개 가장 빠른 해결책입니다.

권리자 및 해외 변리사를 위한 안내

일본에서 잠정 거절 통지를 받으셨나요?

통지서 PDF 파일을 보내주시기 바랍니다 — EVORIX는 해외 권리자를 대신하여 일본 특허청(JPO)의 심사 의견에 대응해 드립니다. 3~5 영업일 이내에 무료 평가 및 확정 견적을 제공해 드립니다.

면책 조항

본 기사는 2026년 9월 기준 일본 상표 실무에 대한 일반적인 정보를 제공하며, 법률 자문을 구성하지 않습니다. 심사 실무 및 공식 수수료는 변경될 수 있으며, 특정 사안에 대한 기한 및 선택 사항은 실제로 발급된 서류에 따라 달라집니다. 구체적인 사안에 대해서는 자격을 갖춘 일본 변호사와 상담하시기 바랍니다.

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