Artikel 3 Absatz 1 Hauptsatz – Zurückweisung in Japan: Wenn das JPO Ihre Nutzungsabsicht anzweifelt – und wie Sie diese nachweisen können

In einigen Ablehnungsbescheiden des JPO wird keine fremde Marke angeführt. Eine Ablehnung gemäß dem Hauptabsatz von Artikel 3 Absatz 1 – dem „Chapeau“ – beinhaltet eine grundlegendere Aussage: Der Prüfer bezweifelt, dass Sie die Marke tatsächlich für alle von Ihnen angegebenen Waren oder Dienstleistungen nutzen oder ernsthaft zu nutzen beabsichtigen. Für Inhaber von Madrid-Protokoll-Anmeldungen, die eine weit gefasste Heimatspezifikation nach Japan übertragen haben, ist dies eine der häufigsten Überraschungen in der Mitteilung über die vorläufige Zurückweisung. Die gute Nachricht: Die Prüfungsrichtlinien des JPO legen genau fest, wann dieser Zweifel aufkommt und welche Nachweise ihn ausräumen.

1. Was der Hauptsatz von Artikel 3 Absatz 1 verlangt

Artikel 3 Absatz 1 beginnt wie folgt: Eine Marke, die „in Verbindung mit Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, die zum Geschäftsbetrieb des Anmelders gehören“, kann eingetragen werden. Japan verlangt bei der Anmeldung keinen Nachweis der Benutzung – ist die Angabe jedoch so weit gefasst, dass eine Benutzung in ihrem gesamten Umfang unwahrscheinlich ist, betrachtet der Prüfer den Einleitungssatz selbst als nicht erfüllt und erteilt eine Zurückweisung. Es handelt sich dabei um einen Zweifel, nicht um ein Urteil: Die Beweislast liegt nun bei Ihnen, das Geschäft oder den Plan nachzuweisen.

2. Die vier Auslöser gemäß der Prüfungspraxis des JPO

Ähnlichkeitsgruppencodes sind die vom JPO vorgenommene Gruppierung von Waren und Dienstleistungen, die als untereinander ähnlich gelten und in den Prüfungsrichtlinien für ähnliche Waren und Dienstleistungen veröffentlicht sind. Ihr japanischer Patentanwalt kann die Codes in Ihrer Spezifikation genau zählen – wodurch Sie auch genau erfahren, wie viel Sie streichen müssen, falls Sie sich für Weg 3 entscheiden.

3. Weg 1: Nachweis der Geschäftstätigkeit

Wenn Sie das Unternehmen bereits betreiben, wird die Zurückweisung durch Nachweise entkräftet. Das Prüfungshandbuch listet die Unterlagen auf, die die Prüfer akzeptieren:

• Kataloge, Flyer oder Drucksachen, in denen die von Ihnen gehandelten Waren aufgeführt sind
• Fotos des Geschäfts und der zum Verkauf stehenden Waren
• Transaktionsbelege – Bestellscheine, Lieferscheine, Rechnungen, Quittungen
• Zeitungs-, Zeitschriften- oder Internetberichte, in denen das Unternehmen beschrieben wird
• Für allgemeine Einzelhandelsdienstleistungen: Unterlagen, aus denen die Umsätze des Einzelhandelsgeschäfts hervorgehen

4. Weg 2: Nachweis der Nutzungsabsicht – „Intent-to-Use“-Unterlagen

Sie sind noch nicht in Japan tätig? In der Prüfungspraxis wird eine zukunftsorientierte Antwort akzeptiert: Wenn Sie beabsichtigen, die Nutzung innerhalb von etwa drei bis vier Jahren nach der Anmeldung (bis zu drei Jahre nach der Eintragung) aufzunehmen, können Sie ein Dokument einreichen, in dem Sie Ihre Absicht zur Nutzung der Marke darlegen, sowie Unterlagen, die den Vorbereitungsstand des geplanten Geschäfts belegen. Erscheint der Plan unzureichend, kann der Prüfer weitere Nachweise verlangen – daher ist ein konkreter Geschäftsplan einer bloßen Erklärung vorzuziehen.

5. Weg 3: Einschränkung der Spezifikation

Die pragmatische Lösung: Reichen Sie einen Änderungsantrag ein, mit dem Sie Positionen streichen oder eingrenzen, bis der Auslöser entfällt – also weniger als 23 Ähnlichkeitsgruppen in der Klasse oder Einzelhandelsdienstleistungen, die auf einen zusammenhängenden Bereich beschränkt sind. Dies ist oft der schnellste und kostengünstigste Weg, wenn die gestrichenen Positionen in Japan keinen kommerziellen Wert haben, und lässt sich für die wesentlichen Waren mit den Wegen 1–2 kombinieren. Kosten für jeden Weg: siehe unsere Kostenschätzung für Amtsbescheide.

6. Madrider Benennungen: Warum dies ausländische Inhaber betrifft

Breit gefasste Schutzumfänge sind bei vielen Heimatämtern kostengünstig, sodass internationale Registrierungen oft in Japan eintreffen und alle Klassenüberschriften enthalten, die der Inhaber beanspruchen könnte. Genau dieser Formulierungsstil wird von den vier Auslösern erfasst. Wenn Ihre Mitteilung den Einleitungssatz von Artikel 3 Absatz 1 zitiert, beginnen Sie mit der Frist – diese ist in der Mitteilung angegeben und kann in einigen Fällen sogar nach Ablauf verlängert werden: siehe den vollständigen Leitfaden zur Beantwortung einer Madrider Zurückweisung in Japan. Eine Ablehnung auf der Grundlage des Einleitungssatzes lässt sich routinemäßig überwinden – jedoch niemals durch Schweigen: Untätigkeit führt dazu, dass sie rechtskräftig wird.

Häufig gestellte Fragen