Artikel 3 Absatz 1 Hauptsatz – Zurückweisung in Japan: Wenn das JPO Ihre Nutzungsabsicht anzweifelt – und wie Sie diese nachweisen können

In einigen Ablehnungsbescheiden des JPO wird keine fremde Marke angeführt. Eine Ablehnung gemäß dem Hauptabsatz von Artikel 3 Absatz 1 – dem „Chapeau“ – enthält eine grundlegendere Begründung: Der Prüfer bezweifelt, dass Sie die Marke tatsächlich für alle von Ihnen angegebenen Waren oder Dienstleistungen nutzen oder ernsthaft zu nutzen beabsichtigen. Für Inhaber von Madrid-Protokoll-Anmeldungen, die eine weit gefasste Spezifikation ihres Ursprungslandes nach Japan übertragen haben, ist dies eine der häufigsten Überraschungen in der Mitteilung über die vorläufige Zurückweisung. Die gute Nachricht: Die eigenen Prüfungsrichtlinien des JPO legen genau fest, wann dieser Zweifel aufkommt und welche Nachweise ihn ausräumen.

1. Was der Hauptsatz von Artikel 3 Absatz 1 verlangt

Artikel 3 Absatz 1 lautet einleitend: Eine Marke, die „in Verbindung mit Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, die zum Geschäftsbetrieb des Anmelders gehören“, kann eingetragen werden. Japan verlangt bei der Anmeldung keinen Nachweis der Benutzung – ist die Bezeichnung jedoch so weit gefasst, dass eine Benutzung in ihrem gesamten Umfang unwahrscheinlich ist, betrachtet der Prüfer den Einleitungssatz selbst als nicht erfüllt und erteilt eine Zurückweisung. Es handelt sich um einen Zweifel, nicht um ein Urteil: Die Beweislast liegt nun bei Ihnen, das Geschäft oder den Plan nachzuweisen.

2. Die vier Auslöser gemäß der Prüfungspraxis des JPO

Ähnlichkeitsgruppencodes sind die vom JPO vorgenommene Gruppierung von Waren und Dienstleistungen, die als einander ähnlich gelten, und werden in den Prüfungsrichtlinien für ähnliche Waren und Dienstleistungen veröffentlicht. Ihr japanischer Patentanwalt kann die Codes in Ihrer Spezifikation genau zählen – wodurch Sie auch genau erfahren, wie viel Sie streichen müssen, falls Sie sich für Weg 3 entscheiden.

Was in der Mitteilung tatsächlich steht – und welche drei Optionen sie bietet

Eine Ablehnung im Einleitungssatz bei einer Madrider Benennung für Japan folgt einem festen Schema, daher lohnt es sich, dieses im Voraus zu kennen. Der Grund lautet im Wesentlichen: Der Hauptabsatz von Artikel 3 Absatz 1 verlangt, dass eintragungsfähige Marken entweder derzeit genutzt werden oder in naher Zukunft genutzt werden sollen; es bestehen begründete Zweifel daran, ob der Anmelder die Marke derzeit oder in naher Zukunft für die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen nutzt, da diese innerhalb einer Klasse einen zu weiten Umfang haben – gefolgt von einer Zeile in Klammern, in der die betroffenen Klassen genannt werden, typischerweise [Alle bezeichneten Waren oder Dienstleistungen in Klasse(n) …].

Dann folgt der nützliche Teil. In der Mitteilung heißt es, dass die Zweifel ausgeräumt werden, wenn der Inhaber eine der drei folgenden Maßnahmen ergreift:

Beachten Sie die Frist für den Weg (b): Sie läuft ab dem Datum der internationalen Registrierung (oder dem späteren Benennungsdatum), nicht ab dem Datum der Mitteilung. Da eine Mitteilung in der Regel ein Jahr oder später nach dem Datum der internationalen Registrierung ergeht, verpflichtet sich ein Inhaber, der den Weg (b) wählt, in der Praxis dazu, die Nutzung innerhalb von etwa zwei bis drei Jahren nach der Zurückweisung nachzuweisen.

3. Weg 1: Nachweis der Existenz des Unternehmens

Wenn Sie das Unternehmen bereits betreiben, wird die Zurückweisung mit Beweisen beantwortet. Das Prüfungshandbuch listet die Unterlagen auf, die die Prüfer akzeptieren:

• Kataloge, Flyer oder Drucksachen, in denen die von Ihnen gehandelten Waren aufgeführt sind
• Fotos des Geschäfts und der zum Verkauf stehenden Waren
• Transaktionsunterlagen – Bestellscheine, Lieferscheine, Rechnungen, Quittungen
• Zeitungs-, Zeitschriften- oder Internetberichte, in denen das Unternehmen beschrieben wird
• Für allgemeine Einzelhandelsdienstleistungen: Unterlagen, aus denen die Umsätze des Einzelhandelsunternehmens hervorgehen

4. Weg 2: Nachweis der Absicht zur Nutzung – „Intent-to-Use“-Unterlagen

Sie sind noch nicht in Japan tätig? Die Prüfungspraxis akzeptiert eine zukunftsorientierte Antwort: Wenn Sie planen, innerhalb von drei bis vier Jahren ab dem Datum der internationalen Registrierung (oder der nachträglichen Benennung) in Japan Geschäfte mit den benannten Waren oder Dienstleistungen zu betreiben, können Sie sowohl eine schriftliche Absichtserklärung zur Nutzung – in der angegeben wird, wann die Marke verwendet werden soll und für welche Waren oder Dienstleistungen – als auch Unterlagen eines Geschäftsplans einreichen, aus denen der aktuelle Stand der Vorbereitungen hervorgeht. Wenn der Plan dürftig erscheint, kann der Prüfer weitere Nachweise verlangen – daher ist ein konkreter Geschäftsplan einer bloßen Absichtserklärung vorzuziehen.

5. Weg 3: Einschränkung der Spezifikation

Die pragmatische Lösung: Reichen Sie einen Änderungsantrag ein, mit dem Sie Positionen streichen oder einschränken, bis der Auslöser entfällt – weniger als 23 Ähnlichkeitsgruppen in der Klasse oder Einzelhandelsdienstleistungen, die auf einen zusammenhängenden Bereich beschränkt sind. Dies ist oft der schnellste und kostengünstigste Weg, wenn die gestrichenen Positionen in Japan keinen kommerziellen Wert haben, und lässt sich für die wesentlichen Waren mit den Wegen 1–2 kombinieren. Kosten für jeden Weg: siehe unsere Kostenschätzung für Amtsbescheide.

6. Madrider Benennungen: Warum dies ausländische Inhaber betrifft

Breit gefasste Spezifikationen sind bei vielen Heimatämtern kostengünstig, sodass internationale Registrierungen oft in Japan eintreffen und alle Klassenüberschriften enthalten, die der Inhaber beanspruchen könnte. Genau dieser Formulierungsstil wird von den vier Auslösern erfasst. Wenn Ihre Mitteilung den Einleitungssatz von Artikel 3 Absatz 1 zitiert, beginnen Sie mit der Frist – diese ist in der Mitteilung angegeben und kann in manchen Fällen sogar nach Ablauf verlängert werden: siehe den vollständigen Leitfaden zur Beantwortung einer Madrider Zurückweisung in Japan. Eine Ablehnung aufgrund des Einleitungssatzes wird oft als einer von mehreren Gründen vorgebracht – eine einzige Mitteilung kann Grund 1 (vage Formulierung gemäß Artikel 6 Absatz 1), Grund 2 (diese Zweifel hinsichtlich des Einleitungssatzes) und Grund 3 (eine Anführung einer älteren Marke gemäß Artikel 4 Absatz 1 Ziffer xi) gemeinsam aufführen. Jeder Grund muss in derselben Antwort behandelt werden; die Beseitigung eines Grundes hebt die anderen nicht auf, und das wird im Formular ausdrücklich darauf hingewiesen. Eine „Chapeau“-Ablehnung lässt sich routinemäßig überwinden – jedoch niemals durch Schweigen: Untätigkeit führt dazu, dass sie rechtskräftig wird.

Häufig gestellte Fragen