Article 3, paragraphe 1, alinéa principal : Refus au Japon : lorsque l'Office japonais des brevets (JPO) met en doute votre intention d'utiliser la marque — et comment la prouver

Certains refus du JPO ne font référence à aucune marque d’autrui. Un refus fondé sur le paragraphe principal de l’article 3, paragraphe 1 — le « chapeau » — repose sur un motif plus fondamental : l’examinateur doute que vous utilisiez effectivement, ou ayez véritablement l’intention d’utiliser, la marque pour l’ensemble des produits ou services que vous avez désignés. Pour les titulaires du Protocole de Madrid ayant importé au Japon une spécification nationale étendue, c’est l’une des surprises les plus courantes que l’on retrouve dans la notification de refus provisoire. La bonne nouvelle : les normes d’examen du JPO précisent exactement dans quels cas ce doute est soulevé et quelles preuves permettent de le dissiper.

1. Ce qu’exige le paragraphe principal de l’article 3, paragraphe 1

L’article 3, paragraphe 1, commence ainsi : une marque « utilisée en relation avec des produits ou des services relevant de l’activité du déposant » peut être enregistrée. Le Japon n’exige pas de preuve d’usage au moment du dépôt ; toutefois, lorsque la désignation est si large que son usage dans son intégralité est invraisemblable, l’examinateur considère que la condition de base n’est pas remplie et émet un refus. Il s’agit d’un doute, et non d’un verdict définitif : la charge de la preuve vous incombe alors de démontrer l’activité ou le projet.

2. Les quatre critères déclencheurs selon la pratique d’examen du JPO

Les codes de groupes de similitude correspondent au regroupement, établi par le JPO, des produits et services présumés similaires les uns aux autres, tel que publié dans les « Directives d’examen relatives aux produits et services similaires ». Votre conseil en propriété industrielle japonais peut compter précisément le nombre de codes figurant dans votre description — ce qui vous indique également exactement combien vous devez supprimer si vous optez pour la voie n° 3.

Ce que dit réellement la notification — et le choix à trois options qu’elle propose

Un refus « chapeau » dans une désignation madrilène du Japon suit un schéma fixe ; il est donc utile de le connaître à l’avance. Le motif stipule, en substance : le paragraphe principal de l’article 3, paragraphe 1, exige que les marques enregistrables soient soit actuellement utilisées, soit mises en usage dans un avenir proche ; il existe un doute raisonnable quant à savoir si le déposant utilise actuellement ou utilisera dans un avenir proche la marque sur les produits ou services désignés, car ceux-ci relèvent d’un champ d’application trop large au sein d’une même classe — suivi d’une ligne entre crochets indiquant les classes concernées, généralement [Tous les produits ou services désignés dans la ou les classes …].

Vient ensuite la partie utile. La notification précise que le doute sera levé si le titulaire adopte l’une des trois procédures suivantes :

Notez le délai applicable à la voie (b) : il court à compter de la date d’enregistrement international (ou de la date de désignation ultérieure), et non à compter de la date de la notification. Étant donné qu’une notification est généralement émise un an ou plus après la date d’enregistrement international, un titulaire choisissant la voie (b) s’engage en pratique à prouver l’usage dans un délai d’environ deux à trois ans à compter du refus.

3. Voie 1 : prouver l’existence de l’activité

Si vous exploitez déjà l’entreprise, vous répondez au refus en fournissant des preuves. Le manuel d’examen répertorie les documents acceptés par les examinateurs :

• Catalogues, prospectus ou documents imprimés répertoriant les produits que vous commercialisez
• Des photographies du magasin et des produits en vente
• Documents relatifs aux transactions — bons de commande, bons de livraison, factures, reçus
• Articles de journaux, de magazines ou publications en ligne décrivant l’activité
• Pour les services de vente au détail en général : documents attestant du chiffre d’affaires de l’entreprise de vente au détail

4. Voie n° 2 : Justifier le projet — Documents attestant de l’intention d’utilisation

Vous n’exercez pas encore d’activité au Japon ? La pratique d’examen accepte une réponse prospective : si vous prévoyez d’exercer une activité au Japon avec les produits ou services désignés dans un délai de trois à quatre ans à compter de la date de l’enregistrement international (ou de la désignation ultérieure), vous pouvez déposer à la fois une déclaration écrite d’intention d’utilisation — précisant quand la marque sera utilisée et pour quels produits ou services — et des documents relatifs à un plan d’affaires présentant l’état d’avancement des préparatifs. Si le plan semble peu étoffé, l’examinateur peut demander des justificatifs supplémentaires ; un plan d’affaires concret est donc préférable à une simple déclaration.

5. Option n° 3 : restreindre la description

La solution pragmatique : déposer un amendement supprimant ou restreignant certains éléments jusqu’à ce que le motif de refus disparaisse — soit moins de 23 groupes de similitude dans la classe, soit des services de vente au détail limités à un domaine cohérent. C’est souvent la voie la plus rapide et la moins coûteuse lorsque les éléments supprimés n’ont aucune valeur commerciale au Japon, et elle peut être combinée avec les voies 1 et 2 pour les produits qui comptent. Coûts pour chaque voie : consultez notre estimation des coûts liés aux notifications de l’Office.

6. Désignations de Madrid : pourquoi cela touche les titulaires étrangers

Les descriptions larges sont peu coûteuses dans de nombreux offices d’origine ; par conséquent, les enregistrements internationaux parviennent souvent au Japon en incluant toutes les rubriques de classe que le titulaire pourrait revendiquer. C’est précisément ce style de rédaction qui déclenche les quatre motifs de refus. Si votre notification cite le chapeau de l’article 3, paragraphe 1, commencez par le délai — indiqué sur la notification et prorogeable, même après expiration dans certains cas : consultez le guide complet pour répondre à un refus au titre du Système de Madrid au Japon. Un refus fondé sur le chapeau figure souvent parmi plusieurs motifs — une même notification peut énumérer le motif n° 1 (formulation vague au titre de l’article 6, paragraphe 1), le motif n° 2 (ce doute concernant le chapeau) et le motif n° 3 (citation d’une marque antérieure au titre de l’article 4, paragraphe 1, point xi) simultanément. Chaque motif doit faire l’objet d’une réponse dans le même mémoire ; le fait de remédier à l’un d’entre eux ne permet pas d’écarter les autres, comme l’indique expressément le formulaire. Un refus fondé sur le « chapeau » est systématiquement surmonté — mais jamais par le silence : l’inaction le rend définitif.

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