Article 3, paragraphe 1, alinéa principal : Refus au Japon : lorsque l'Office japonais des brevets (JPO) met en doute votre intention d'utiliser la marque — et comment la prouver

Certains refus du JPO ne font référence à aucune marque d’autrui. Un refus fondé sur le paragraphe principal de l’article 3(1) — le « chapeau » — repose sur un motif plus fondamental : l’examinateur doute que vous utilisiez réellement, ou ayez véritablement l’intention d’utiliser, la marque pour l’ensemble des produits ou services que vous avez désignés. Pour les titulaires du Protocole de Madrid ayant importé au Japon une spécification nationale étendue, c’est l’une des surprises les plus courantes dans la notification de refus provisoire. La bonne nouvelle : les propres normes d’examen du JPO précisent exactement quand ce doute est soulevé et quelles preuves permettent de le dissiper.

1. Ce qu’exige le paragraphe principal de l’article 3, paragraphe 1

L’article 3, paragraphe 1, commence ainsi : une marque « utilisée en relation avec des produits ou des services relevant de l’activité du déposant » peut être enregistrée. Le Japon n’exige pas de preuve d’usage au moment du dépôt — mais lorsque la désignation est si large que son usage dans son intégralité est invraisemblable, l’examinateur considère que la condition préalable n’est pas remplie et émet un refus. Il s’agit d’un doute, et non d’un verdict : la charge de la preuve vous incombe alors de démontrer l’activité ou le projet.

2. Les quatre éléments déclencheurs selon la pratique d’examen du JPO

Les codes de groupes de similitude correspondent au classement établi par le JPO (Office japonais des marques) pour regrouper les produits et services présumés similaires, tel que publié dans les Directives d’examen relatives aux produits et services similaires. Votre mandataire japonais peut compter avec précision le nombre de codes figurant dans votre description — ce qui vous indique également exactement combien vous devez supprimer si vous choisissez la voie n° 3.

3. Voie n° 1 : prouver l’existence de l’activité

Si vous exploitez déjà l’activité, le refus est contré par des preuves. Le manuel d’examen répertorie les documents acceptés par les examinateurs :

• Catalogues, prospectus ou documents imprimés répertoriant les produits que vous commercialisez
• Des photographies du magasin et des produits en vente
• Documents transactionnels — bons de commande, bons de livraison, factures, reçus
• Articles de journaux, de magazines ou publications en ligne décrivant l’activité
• Pour les services de vente au détail en général : documents attestant du chiffre d’affaires de l’entreprise de vente au détail

4. Voie n° 2 : Prouver l’intention d’utilisation — Documents attestant de l’intention d’utilisation

Vous n’êtes pas encore présent au Japon ? La pratique d’examen accepte une réponse prospective : si vous avez l’intention de commencer à utiliser la marque dans un délai d’environ trois à quatre ans à compter du dépôt (jusqu’à trois ans après l’enregistrement), vous pouvez déposer un document indiquant votre intention d’utiliser la marque, accompagné de documents illustrant l’état d’avancement de la préparation de l’activité prévue. Si le projet semble peu solide, l’examinateur peut demander des justifications supplémentaires — un plan d’affaires concret est donc préférable à une simple déclaration.

5. Piste n° 3 : restreindre la description

La solution pragmatique : déposer un amendement supprimant ou restreignant certains éléments jusqu’à ce que le motif de refus disparaisse — soit moins de 23 groupes de similitude dans la classe, soit des services de vente au détail limités à un domaine cohérent. Il s’agit souvent de la voie la plus rapide et la moins coûteuse lorsque les éléments supprimés n’ont aucune valeur commerciale au Japon, et elle peut être combinée avec les voies 1 et 2 pour les produits qui comptent. Coûts pour chaque voie : consultez notre estimation des coûts liés aux notifications de l’Office.

6. Désignations de Madrid : pourquoi cela touche les titulaires étrangers

Les descriptions larges sont peu coûteuses dans de nombreux offices d’origine ; les enregistrements internationaux parviennent donc souvent au Japon en reprenant toutes les rubriques de classe que le titulaire pourrait revendiquer. C’est précisément ce type de rédaction qui déclenche les quatre motifs de refus. Si votre notification cite le chapeau de l’article 3, paragraphe 1, commencez par le délai — indiqué sur la notification et prorogeable, même après expiration dans certains cas : consultez le guide complet pour répondre à un refus au titre du Système de Madrid au Japon. Un refus fondé sur le chapeau est systématiquement surmonté — mais jamais par le silence : l’inaction le rend définitif.

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