Überblick über das italienische Geschmacksmustersystem.

Anmeldevoraussetzungen

Neuheit und Eigenart (kreativer Charakter): Um in Italien ein Geschmacksmuster eintragen zu lassen, muss das Geschmacksmuster neu sein und einen eigenartigen Charakter (individual character) aufweisen.Neuheit bedeutet, dass das Design vor der Anmeldung der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht wurde. Eigenart bedeutet, dass der Gesamteindruck, den das betreffende Design bei einem „informierten Benutzer“ hinterlässt, sich von dem Eindruck unterscheidet, den zuvor veröffentlichte Designs hinterlassen. Kurz gesagt muss es im Vergleich zu bestehenden Designs ausreichend unterschiedliche äußerliche Merkmale aufweisen.

Eintragungshindernisse: Geschmacksmuster, die die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, können nicht eingetragen werden. Zudem sind bestimmte, gesetzlich festgelegte Geschmacksmuster von der Eintragung ausgeschlossen. So sind beispielsweise Formen, die ausschließlich durch funktionale Zwecke bestimmt sind (wenn alle ästhetischen Merkmale des Designs auf die technische Funktion des Produkts zurückzuführen sind), sowie die Form von **Verbindungsstellen zu anderen Produkten (sogenannte „Mast-Matches“)** nicht schutzfähig.Darüber hinaus werden Designs abgelehnt, die gegen die guten Sitten verstoßen, die ohne Genehmigung Werke oder Marken anderer Personen übernehmen oder die Wappen, Embleme usw. von Staaten oder Kommunen enthalten. Die Nichtunterwerfung unter diese Ausschlussbestimmungen ist ebenfalls Teil der Eintragungsvoraussetzungen.

Schutzgegenstand

Definition des Geschmacksmusters: Unter „Geschmacksmuster“ versteht man im italienischen Geschmacksmustergesetz das Erscheinungsbild eines Produkts als Ganzes oder eines Teils davon, wobei dieses Erscheinungsbild aus visuellen Merkmalen wie Linien, Konturen, Farben, Formen, Texturen, Materialien und Mustern besteht. Schutzgegenstand sind visuell wahrnehmbare Designs, einschließlich der Verzierungen eines Produkts. Der Begriff „Produkt“ umfasst hier nicht nur Industrieprodukte, sondern auch handwerkliche Erzeugnisse.

Schutz virtueller Designs: In Italien können Designs auch dann geschützt werden, wenn sie nicht in einem physischen Gegenstand verkörpert sind. So ist ausdrücklich festgelegt, dass auch Designs auf Bildschirmen, wie beispielsweise die auf Computer- oder Smartphone-Bildschirmen angezeigte grafische Benutzeroberfläche (GUI, d. h. Bildschirmlayout, Symbole usw.) oder animierte Bilder, als Geschmacksmuster eingetragen werden können. Dies stellt eine flexible Ausweitung des Schutzgegenstands dar, die den Entwicklungen der letzten Jahre im digitalen Bereich Rechnung trägt.

Teilgeschmacksmuster: Auch das Design eines Teils eines Produkts kann als eigenständiges Geschmacksmuster geschützt werden. Wenn beispielsweise nicht das gesamte Produkt, sondern nur ein Teil davon charakteristisch ist – wie das Design der Rückleuchten eines Autos oder das Design der Taschen einer Kleidung –, kann nur dieser Teil als Geschmacksmuster angemeldet werden. Bei der Eintragung eines Teilgeschmacksmusters für ein Bauteil eines zusammengesetzten Produkts ist es jedoch Voraussetzung, dass dieses Bauteil bei der normalen Verwendung des Produkts für den Verbraucher sichtbar ist und dass der betreffende Teil selbst Neuheit und Eigenart aufweist.

Konkrete Beispiele: Der Umfang der registrierbaren Geschmacksmuster ist sehr breit und umfasst das Design aller Arten von zweidimensionalen und dreidimensionalen Produkten.Als konkrete Beispiele sind das Design von Verpackungen und Behältern, Designs im Sinne einer Warenpräsentation (Trade Dress), grafische Symbole und Typografie (Schriftarten), das Design von Webseiten und Icons, Muster auf Stoffen und das Design von Nähstichen sowie Teil-Designs wie beispielsweise Kleidertaschen zu nennen. Auch vorübergehend verwendete Kennzeichen (z. B. zeitlich begrenzte dekorative Logos) können unter Umständen als Geschmacksmuster geschützt werden, auch wenn sie nicht als Marke eingetragen werden können.

Nicht schutzfähige Objekte: Wie bereits erwähnt, können Formen, die ausschließlich durch technische Funktionen bestimmt sind, oder Formen, die für die Verbindung mit anderen Produkten unverzichtbar sind (z. B. Verbindungsstücke wie bei Lego-Steinen), nicht als Geschmacksmuster eingetragen werden. Auch die Form von Ersatzteilen für zusammengesetzte Produkte wie Kraftfahrzeuge (Teile, die zur Wiederherstellung des ursprünglichen Aussehens bei Reparaturen dienen) ist aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Ersatzteilmarkt vom Schutz ausgeschlossen. Darüber hinaus sind Designs ausgeschlossen, die gegen die guten Sitten verstoßen oder die Rechte Dritter verletzen.

Anmeldeverfahren

Zuständige Behörde und Sprache: Die Anmeldung eines italienischen Geschmacksmusters erfolgt beim Italienischen Amt für Patente und Marken (UIBM). Die Anmeldung kann sowohl online als auch in Papierform erfolgen, und die Einreichung über die Handelskammer ist ebenfalls zulässig. Die Anmeldungsunterlagen müssen in italienischer Sprache verfasst sein. Auch wenn der Anmelder ein ausländisches Unternehmen oder eine ausländische Privatperson ist, ist die Anmeldesprache grundsätzlich Italienisch.

Inhalt der Anmeldung: Die Anmeldung muss Angaben zum Anmelder (Name, Anschrift usw.), die Bezeichnung des Geschmacksmusters und den Produktnamen sowie die erforderlichen Unterlagen enthalten.Der Anmeldetag wird anerkannt, sofern mindestens die Angaben zum Anmelder, die Zeichnungen (oder Fotos) des Geschmacksmusters sowie der Nachweis über die Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühren eingereicht werden. Wenn eine Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft geltend gemacht wird, sind dies anzugeben sowie die Angaben zur früheren Anmeldung zu machen und die Prioritätsbescheinigung innerhalb von sechs Monaten einzureichen (ist die Bescheinigung in einer Fremdsprache verfasst, ist innerhalb von zwei Monaten eine italienische Übersetzung einzureichen).

Sammelanmeldung mehrerer Geschmacksmuster: In Italien ist es möglich, bis zu 50 Geschmacksmuster in einer einzigen Anmeldung zusammenzufassen. Dabei müssen diese Geschmacksmuster nicht alle derselben Lokarno-Klassifikation angehören; auch Geschmacksmuster aus unterschiedlichen Produktbereichen können in einer Sammelanmeldung zusammengefasst werden (für jedes zusätzliche Geschmacksmuster fällt eine zusätzliche Gebühr an). Dies ermöglicht beispielsweise ein flexibles Verfahren, bei dem eine Gruppe von Designs für eine einheitliche Produktserie gemeinsam angemeldet werden kann.Es ist jedoch zu beachten, dass bei einer internationalen Geschmacksmusteranmeldung (Haager Abkommen) Klassifizierungsbeschränkungen aufgrund der Anforderungen der benannten Länder bestehen (siehe unten).

Veröffentlichung der Anmeldung und vertrauliches Geschmacksmuster: In Italien gibt es kein System der vorzeitigen Veröffentlichung nach der Anmeldung wie in Japan. In der Regel wird eine Geschmacksmusteranmeldung erst nach Abschluss der Eintragung veröffentlicht. Allerdings können Dritte die Anmeldung bereits zwischen der Einreichung und der Eintragung einsehen.Außerdem kann der Anmelder durch einen entsprechenden Antrag bei der Einreichung die Inhalte der Geschmacksmusteranmeldung für bis zu 30 Monate geheim halten (geheimes Geschmacksmuster). Dieses System der aufgeschobenen Veröffentlichung ermöglicht Strategien, bei denen das Geschmacksmuster bis zur Markteinführung geheim gehalten und erst später veröffentlicht und geschützt wird. Die Veröffentlichung erfolgt, sobald die Aufschubfrist abgelaufen ist oder der Anmelder eine vorzeitige Veröffentlichung wünscht.

Formale Prüfung und Eintragung: Das angemeldete Geschmacksmuster wird zunächst einer formalen Prüfung durch das italienische Patent- und Markenamt unterzogen. Bei der formalen Prüfung wird überprüft, ob die Anforderungen an die Angaben in der Anmeldung erfüllt sind, ob die eingereichten Zeichnungen den Vorgaben entsprechen, ob das Geschmacksmuster der Definition entspricht und ob es gegen die guten Sitten verstößt.Eine Prüfung der materiellen Voraussetzungen wie Neuheit und Eigenart (Neuheitsprüfung) findet nicht statt. Dies entspricht dem in den EU-Ländern üblichen System für eingetragene Geschmacksmuster und dient der Beschleunigung und Vereinfachung des Prüfungsverfahrens. Daher kann es beispielsweise vorkommen, dass ein Geschmacksmuster trotz bereits bestehender ähnlicher Geschmacksmuster in der Prüfungsphase vom Amt nicht beanstandet und eingetragen wird (wie später erläutert, können solche Geschmacksmuster von Beteiligten angefochten werden).

Eintragung und Erteilung: Wenn die Formprüfung bestanden ist und die erforderlichen Gebühren entrichtet wurden, trägt das Patent- und Markenamt das Geschmacksmuster ein und stellt eine Eintragungsurkunde aus. Die Dauer vom Anmeldetag bis zur Eintragung beträgt etwa einige Monate und ist damit relativ zügig.Das Geschmacksmusterrecht (Ausschließlichkeitsrecht) entsteht durch die Eintragung und wird im Amtsblatt veröffentlicht. Nach italienischem Recht gilt jedoch, dass der Anmelder bereits in der Zeit zwischen der Anmeldung und der Eintragung das Recht hat, die unbefugte Nutzung seines Geschmacksmusters durch Dritte zu untersagen, sofern die Anmeldung veröffentlicht wurde und das Design für Dritte einsehbar ist. Das bedeutet, dass – sofern es sich nicht um ein vertrauliches Geschmacksmuster handelt – ab dem Anmeldetag, sobald es veröffentlicht wurde, ein vorläufiger Schutz beginnt.

Anmeldegebühren: Die Anmeldegebühren betragen 50 Euro für elektronische Anmeldungen und 100 Euro für Anmeldungen in Papierform, wobei für Online-Verfahren ein Rabatt gewährt wird (bei Sammelanmeldungen mehrerer Geschmacksmuster sind die Gebühren etwas höher). Es fallen keine Eintragungsgebühren oder Gebühren für das erste Jahr an, jedoch entstehen bei der Verlängerung der Schutzdauer ab dem fünften Jahr Verlängerungsgebühren (siehe unten).

Vertreter und örtliche Anschrift: Verfügt der Anmelder nicht über eine Anschrift in Italien oder im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum), ist es in der Praxis zwingend erforderlich, das Verfahren über einen örtlichen Vertreter abzuwickeln. Der Vertreter muss ein italienischer Berater für gewerbliches Eigentum (Patentanwalt) oder ein Rechtsanwalt sein und über die vorgeschriebene Zulassung verfügen. Wenn japanische Unternehmen die Anmeldung direkt einreichen, beauftragen sie in der Regel einen italienischen Vertreter mit der Abwicklung des Verfahrens (zur Frage der Notwendigkeit einer Vollmacht siehe weiter unten).

Einspruch: Für die Eintragung von Geschmacksmustern in Italien gibt es kein Einspruchsverfahren. Wenn daher ein Dritter nach der Eintragung die Nichtigkeit des Geschmacksmusters geltend machen möchte, muss er, wie nachstehend erläutert, vor Gericht eine Nichtigkeitsklage (Nichtigkeitsverfahren) einreichen.

Ausnahme vom Verlust der Neuheit (Gnadenfrist)

Auch in Italien gibt es eine Ausnahmeregelung zum Verlust der Neuheit (Gnadenfrist). Selbst wenn der Urheber des Geschmacksmusters (oder sein Rechtsnachfolger) sein Design vor der Anmeldung veröffentlicht hat, gilt die Neuheit nicht als verloren, sofern die Geschmacksmusteranmeldung innerhalb von 12 Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung eingereicht wird.Das bedeutet beispielsweise, dass eine Anmeldung nicht aufgrund einer eigenen Offenbarung zurückgewiesen wird, solange sie innerhalb eines Jahres nach der Präsentation des Designs auf einer internationalen Messe oder Ausstellung eingereicht wird. Dies entspricht der allgemeinen Regelung im Geschmacksmustersystem der Europäischen Union, und es gilt eine Frist, die der japanischen Ausnahme vom Neuheitsverlust entspricht (6 Monate; nach der Gesetzesänderung von 2020 in Japan auf 1 Jahr verlängert).

Die Schonfrist gilt für Veröffentlichungen durch den Urheber oder dessen Rechtsnachfolger sowie für Veröffentlichungen, die auf unrechtmäßige Handlungen (Missbrauch) gegenüber dem Urheber zurückzuführen sind. Zu Letzterem gehören Fälle, in denen das Design gestohlen oder ohne Zustimmung an Dritte weitergegeben wurde. In diesen Fällen wird eine Ausnahme vom Verlust der Neuheit gewährt, sofern die Anmeldung innerhalb von 12 Monaten nach der Veröffentlichung eingereicht wird.

Zudem ist festgelegt, dass eine „Veröffentlichung in einer Form, die Fachkreisen und Beteiligten normalerweise nicht zugänglich ist“, keinen Einfluss auf die Neuheit hat. So wird beispielsweise geregelt, dass eine Veröffentlichung, die nur in einem sehr begrenzten Rahmen erfolgt und auf dem Markt nicht wahrgenommen wird, streng genommen nicht als allgemein bekannt gilt. In der Praxis ist es jedoch sicherer, im Falle einer Veröffentlichung des Designs die Anmeldung so schnell wie möglich einzureichen.

* In Italien gibt es keine ausdrücklichen Verfahrensvorschriften darüber, ob zur Inanspruchnahme der Neuheitsschonfrist eine entsprechende Erklärung in der Anmeldung oder die Vorlage von Beweismitteln erforderlich ist. Es wird jedoch empfohlen, Unterlagen bereitzuhalten, mit denen sich im Falle späterer Streitigkeiten das Datum und die Art der Veröffentlichung nachweisen lassen (z. B. offizielle Messekataloge oder Ausstellungsnachweise).

Gebührenerlass

Gebührenbefreiung: Das italienische Geschmacksmustersystem sieht keine besonderen Maßnahmen zur Befreiung von amtlichen Gebühren für Kleinunternehmen, Universitäten usw. vor. Alle Anmelder müssen die gleichen Gebühren entrichten. Wie bereits erwähnt, gibt es jedoch eine Vergünstigung, bei der die Anmeldegebühr ausschließlich bei elektronischer Anmeldung um die Hälfte reduziert wird. Außerdem bietet die Sammelanmeldung mehrerer Geschmacksmuster den Vorteil, dass sie kostengünstiger ist als die Einzelanmeldung.

* In der Vergangenheit gab es zwar vorübergehend Maßnahmen zur Abschaffung der Gebühren für Patente und Geschmacksmuster (2006) sowie im darauffolgenden Jahr Maßnahmen zur Wiedereinführung der Gebühren und zur Änderung des Gebührensystems, doch derzeit gilt wieder das übliche Gebührensystem.

Notwendigkeit und Form der Vollmacht

Notwendigkeit eines Vertreters: Wie oben erwähnt, wählen Unternehmen und Einzelpersonen außerhalb des EWR in der Regel einen lokalen Vertreter, wenn sie direkt in Italien eine Anmeldung einreichen. Bei der Beauftragung eines Vertreters mit der Durchführung des Anmeldeverfahrens ist eine Vollmacht (Power of Attorney) des Anmelders an den Vertreter erforderlich. In Italien ist die Vorlage einer Vollmacht bei der Anmeldung über einen Vertreter vorgeschrieben; diese muss entweder gleichzeitig mit der Anmeldung oder spätestens innerhalb von zwei Monaten nach der Anmeldung eingereicht werden.

Form der Vollmacht: Für die italienische Vollmacht gibt es kein spezielles Formular; sie wird in der Regel in Form eines vom Vertreter (z. B. einem Patentanwalt) bereitgestellten Formulars erstellt, das der Anmelder unterzeichnet. Eine notarielle Beglaubigung oder konsularische Beglaubigung ist nicht erforderlich; die Vollmacht ist allein durch die Unterschrift gültig.Bei elektronischen Anmeldungen ist die Vollmacht als gescanntes PDF einzureichen. Während in einigen Ländern für jede Anmeldung die Vorlage des Originals verlangt wird, ist in Italien grundsätzlich keine weitere Einreichung erforderlich, sobald die unterzeichnete Vollmacht einmal vorgelegt wurde (bei Folgeverfahren durch denselben Vertreter kann unter Umständen eine Kopie ausreichen).

Sprache und Inhalt: Die Vollmacht wird in der Regel in italienischer Sprache verfasst; selbst wenn der Anmelder ein japanisches Unternehmen ist, stellt der Vertreter ein Formular mit englischer Übersetzung zur Verfügung, sodass dies kein Problem darstellt. Der Inhalt umfasst den Namen und die Anschrift des Anmelders und des Vertreters, die Erklärung, dass der Anmelder dem Vertreter die Durchführung des Verfahrens überträgt, sowie den Umfang der Befugnisse in Bezug auf die Geschmacksmusteranmeldung. Die Unterschrift wird von einer befugten Person, wie z. B. dem Vertreter des anmeldenden Unternehmens, geleistet. Die Anbringung eines Firmenstempels ist nicht zwingend erforderlich.

Anforderungen an die Zeichnungen (visuelle Darstellung)

Einreichung von Zeichnungen (visuelle Darstellung des Geschmacksmusters): Der Geschmacksmusteranmeldung müssen Zeichnungen oder Fotos beigefügt werden, die das zu schützende Design zeigen. In Italien werden der Anmeldung **Bilddaten (z. B. im JPEG-Format) beigefügt, die das Aussehen des Produkts zeigen**. Diese Bilder werden unverändert im Registerblatt veröffentlicht und bilden die Grundlage für den Schutzumfang. Daher müssen die eingereichten Zeichnungen und Fotos die Merkmale des Geschmacksmusters lückenlos und eindeutig wiedergeben.

Art und Anzahl der einzureichenden Zeichnungen: Bei Geschmacksmustern für dreidimensionale Gegenstände wird in der Regel empfohlen, sechs Ansichten (Vorderansicht, Rückansicht, linke und rechte Seitenansicht, Draufsicht und Untersicht) einzureichen. Dadurch kann das Design aus allen Blickwinkeln offenbart werden. Bei Bedarf können perspektivische Ansichten (Perspektivzeichnungen), Vergrößerungen oder Schnittzeichnungen hinzugefügt werden, um bestimmte Merkmale hervorzuheben.Bei zweidimensionalen Geschmacksmustern (Muster, Bildschirmdesigns usw.) reicht hingegen unter Umständen eine einzige Hauptzeichnung aus, es ist jedoch auch möglich, ergänzende Zeichnungen beizufügen, die Variationen oder den Verwendungszustand darstellen.

Hinweise zur Erstellung der Zeichnungen: Für italienische Geschmacksmusterzeichnungen gibt es keine detaillierten Formvorschriften, jedoch sind im Allgemeinen folgende Punkte zu beachten:(1) Die Abbildung sollte so gestaltet sein, dass der Hintergrund und unnötige Objekte nicht mit aufgenommen werden und die Form des Designs klar erkennbar ist; (2) Es können sowohl Fotos als auch Strichzeichnungen eingereicht werden, jedoch sollte der Stil innerhalb derselben Anmeldung einheitlich gehalten werden, um Konsistenz zu gewährleisten; (3) Wenn auch die Farben geschützt werden sollen, ist eine Farbabbildung einzureichen (bei Einreichung einer Schwarz-Weiß-Abbildung besteht die Gefahr, dass diese Farben nicht in den Schutzumfang fallen);(4) Bei Teilgeschmacksmustern werden die nicht geschützten Teile durch gestrichelte oder unterbrochene Linien dargestellt oder durch Freilassen als nicht schutzfähig gekennzeichnet (dies entspricht dem Ansatz bei japanischen Teilgeschmacksmusterzeichnungen). Durch diese Maßnahmen wird der Schutzumfang präzise dargestellt.

Einfache Beschreibung: In Italien ist bei der Einreichung einer Geschmacksmusteranmeldung die Beifügung einer **einfachen Beschreibung des Geschmacksmusters (einfache Beschreibung)** vorgesehen. Dabei handelt es sich um eine schriftliche Erläuterung der charakteristischen Merkmale des Designs, deren Einreichung jedoch freiwillig ist. Durch die Beschreibung können Merkmale des Geschmacksmusters ergänzt werden, die in den Zeichnungen schwer zu vermitteln sind; jedoch fallen auch Teile, die in der Beschreibung nicht erwähnt sind, unter den Schutzumfang, sofern sie in den Zeichnungen dargestellt sind (die Beschreibung dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung).Aus diesem Grund wird in der japanischen Praxis häufig auf eine Beschreibung des Designs verzichtet und alles in den Zeichnungen dargestellt; wir werden jedoch nach Rücksprache mit dem italienischen Vertreter angemessen vorgehen.

Schutzdauer und Verlängerung

Gültigkeitsdauer: Die Gültigkeitsdauer eines eingetragenen Geschmacksmusterrechts beträgt fünf Jahre ab dem Anmeldetag. Diese fünfjährige Schutzdauer kann bis zu viermal verlängert werden, sodass das Geschmacksmusterrecht maximal 25 Jahre lang bestehen bleibt. Die Verlängerung erfolgt alle fünf Jahre; nach Ablauf der 25 Jahre erlischt das Geschmacksmusterrecht und das Design wird gemeinfrei (Public Domain).

Verlängerungsverfahren und Kosten: Um die Schutzdauer zu verlängern, muss alle fünf Jahre eine Verlängerungsgebühr innerhalb der festgelegten Frist entrichtet werden. Die Verlängerungsgebühren steigen mit fortschreitender Laufzeit; so betragen sie beispielsweise im zweiten Zeitraum (5. bis 10. Jahr nach der Anmeldung) 30 Euro, im dritten Zeitraum 50 Euro, im vierten Zeitraum 70 Euro und im fünften Zeitraum 80 Euro (bis zum 25. Jahr).Die Verlängerungsgebühren müssen vor Beginn des jeweiligen Zeitraums im Voraus entrichtet werden. Bei Nichtzahlung innerhalb der Frist besteht die Möglichkeit, die Zahlung innerhalb von sechs Monaten nachfällig zu leisten, wobei eine zusätzliche Gebühr (derzeit 100 Euro) anfällt.

Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des Rechts: Ein italienisches Geschmacksmusterrecht kann durch Zahlung der Verlängerungsgebühren bis zur maximalen Laufzeit aufrechterhalten werden.Es gibt kein System zur Löschung des Rechts wegen Nichtbenutzung (im Gegensatz zu Marken unterliegt das Geschmacksmusterrecht keiner Benutzungspflicht). Daher kann das Recht nach der Eintragung unabhängig von der tatsächlichen Nutzung bis zu 25 Jahre lang aufrechterhalten werden, sofern die Gebühren entrichtet werden. Wenn jedoch Dritte ein dem Geschmacksmuster ähnliches Design fortlaufend öffentlich verwenden und dies über einen längeren Zeitraum unbeanstandet bleibt, besteht die Möglichkeit, dass bei der Durchsetzung des Rechts Einschränkungen aufgrund der Grundsätze von Treu und Glauben auftreten. Daher wird dem Rechtsinhaber empfohlen, eine angemessene Durchsetzung des Rechts in Betracht zu ziehen.

Verletzungsklage (Ablauf des Verfahrens und mögliche Rechtsbehelfe)

Beurteilungskriterien für eine Verletzung: Die Beurteilung einer Designrechtsverletzung in Italien basiert darauf, „ob das Design des mutmaßlich verletzenden Produkts bei einem informierten Nutzer einen anderen Gesamteindruck vermittelt als das eingetragene Design“.Vermittelt das Design keinen unterschiedlichen Eindruck (d. h. wird es als im Wesentlichen identisch bewertet), liegt eine Verletzung des Geschmacksmusterrechts vor. Dies entspricht weitgehend dem japanischen Konzept der Ähnlichkeit von Geschmacksmustern; in Europa wird jedoch der Maßstab des **„informierten Benutzers“** (informed user) herangezogen, wobei die Beurteilung auf der Grundlage eines fiktiven Benutzers erfolgt, dessen Kenntnisse zwischen denen eines allgemeinen Verbrauchers und denen eines Fachmanns liegen.

Gerichtsbarkeit: Für Klagen wegen Designverletzungen sind Zivilgerichte zuständig, die über eine Fachabteilung für geistiges Eigentum (Spezialabteilung) verfügen und in den großen Städten angesiedelt sind. In Italien gibt es etwa 21 solcher Fachabteilungen, wobei das zuständige Gericht je nach Sitz des Klägers oder Beklagten sowie dem Ort der Rechtsverletzung bestimmt wird.In Fällen, an denen japanische Unternehmen beteiligt sind, sind häufig Gerichte in Großstädten wie Mailand oder Rom zuständig. An diesen Gerichten sind Richter tätig, die mit dem gewerblichen Rechtsschutzrecht und der EU-Designverordnung vertraut sind, sodass hochspezialisierte Verfahren durchgeführt werden.

Ablauf des Verfahrens: Stellt ein Rechteinhaber eine Rechtsverletzung fest, ist es üblich, zunächst eine Abmahnung an den Rechtsverletzer zu senden und zu versuchen, eine freiwillige Unterlassung oder eine Einigung zu erzielen. Wird dadurch keine Lösung erzielt, wird eine Zivilklage eingereicht. In der Klage werden Unterlassungsansprüche (Verbot des Verkaufs usw.) und Schadensersatz geltend gemacht.In der italienischen Rechtspraxis ist es nicht ungewöhnlich, gleichzeitig mit der Klageerhebung oder bereits vor dieser einen Antrag auf **einstweilige Verfügung (vorläufige Rechtsschutzmaßnahme)** zu stellen. Als einstweilige Verfügungen stehen unter anderem einstweilige Unterlassungsverfügungen (vorläufige Anordnung der Unterlassung), Beweissicherung (ein als „descrizione“ bezeichnetes Verfahren zur Beweissicherung) sowie vorläufige Beschlagnahme (vorübergehende Sicherstellung der rechtsverletzenden Produkte) zur Verfügung.

• Vorläufige Unterlassungsverfügung: Hierbei handelt es sich um eine vom Gericht erlassene einstweilige Verfügung, die den Beklagten dazu verpflichtet, die Herstellung, den Verkauf und die Werbung für die rechtsverletzenden Produkte unverzüglich einzustellen. Bei Bedarf kann auch die Rücknahme bereits in den Verkehr gebrachter Lagerbestände und Werbematerialien angeordnet werden.

• Beschreibung der Beweismittel (Beweissicherung): Ein Verfahren, bei dem ein Gerichtsvollzieher auf gerichtliche Anordnung die mutmaßlich rechtsverletzenden Produkte oder die Produktionsstätte inspiziert und den Zustand detailliert protokolliert und fotografiert. Dies umfasst auch die Sicherung von Geschäftsbüchern und Verkaufsaufzeichnungen, um Material zu sammeln, das in einem künftigen Hauptverfahren als Beweismittel verwendet werden kann. Es handelt sich um ein System, das der in Japan üblichen Anordnung zur Vorlage von Unterlagen oder der Beweissicherung ähnelt.

• Vorläufige Pfändung (Beschlagnahme von Produkten): Liegen eindeutige Anzeichen für eine Rechtsverletzung und Beweise vor, ist auch eine vorläufige Verfügung möglich, mit der die rechtsverletzenden Produkte und zugehörige Unterlagen vor Ort beschlagnahmt werden. Insbesondere auf Messen können die rechtsverletzenden Produkte unter Anwesenheit von Polizeibeamten beschlagnahmt und die Ausstellung sofort eingestellt werden.

Diese einstweiligen Verfügungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit und zügig durchgeführt werden. Da sie ohne vorherige Ankündigung gegenüber der Gegenpartei vollstreckt werden, können sie die Vernichtung von Beweismitteln und eine Ausweitung des Schadens verhindern. Das Gericht entscheidet häufig innerhalb von durchschnittlich ein bis zwei Monaten nach Antragstellung über die Zulässigkeit der einstweiligen Verfügung, was für den Rechteinhaber ein wirksames Mittel zur raschen Lösung des Problems darstellt.Damit eine einstweilige Verfügung gewährt wird, muss der Rechteinhaber glaubhaft machen, dass seine Rechte in der Hauptsache gültig sind und die Aussicht auf einen Sieg hoch ist (fumus boni iuris) sowie dass die Gefahr besteht, dass dem Rechteinhaber durch Untätigkeit ein schwer wieder gutzumachender Schaden entsteht (periculum in mora). Wird eine einstweilige Verfügung erlassen, finden in vielen Fällen Vergleichsverhandlungen zwischen den Parteien statt, und der Rechtsverletzer macht dem Rechteinhaber bestimmte Zugeständnisse (z. B. Rücknahme der Produkte oder Zahlung von Schadensersatz), wodurch der Streit beigelegt werden kann.

Hauptsache und Rechtsbehelf: Wird der Streit nicht durch eine einstweilige Verfügung beigelegt, geht das Verfahren in ein ordentliches Gerichtsverfahren (Hauptsacheverfahren) über. Der Beklagte (die mutmaßlich verletzende Partei) kann als Einrede die Nichtigkeit des Geschmacksmusterrechts geltend machen.Da es in Italien kein System für Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt gibt, wird die Gültigkeit des Geschmacksmusters (Neuheit und Eigenart) vor Gericht verhandelt. Das Gericht untersucht und heranzieht bei Bedarf frühere Geschmacksmuster, um zu beurteilen, ob das eingetragene Geschmacksmuster unter einen Nichtigkeitsgrund fällt.

Wenn das Gericht letztendlich eine Verletzung feststellt und das Geschmacksmusterrecht als gültig anerkennt, werden folgende Rechtsbehelfe angeordnet.

• Unterlassungsverfügung: Dem Beklagten wird die dauerhafte Einstellung der Verletzungshandlung auferlegt (Verbot der Herstellung, des Verkaufs, des Imports und Exports sowie der Werbung). Gegebenenfalls wird auch die Rücknahme (Rückruf) oder Vernichtung der bereits auf den Markt gelangten verletzenden Produkte angeordnet.

• Schadensersatz oder Rückerstattung des Gewinns: Wenn dem Rechteinhaber durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung des Beklagten ein Schaden entstanden ist, wird Schadensersatz zugesprochen. Alternativ kann auch eine „Rückerstattung ungerechtfertigter Bereicherung“ erfolgen, bei der der Verletzer den durch die Verletzung erzielten Gewinn an den Rechteinhaber abführt. Die Berechnung der Entschädigungssumme erfolgt wie in Japan auf der Grundlage des entgangenen Gewinns des Rechteinhabers, des vom Verletzer erzielten Gewinns oder eines Betrags in Höhe der Lizenzgebühren.

• Vernichtung von Gegenständen und Aufhebung der Pfändung: Das Gericht kann die Vernichtung der rechtsverletzenden Waren oder der Herstellungswerkzeuge anordnen oder dem Rechteinhaber das Recht zum Erwerb dieser Gegenstände einräumen. Außerdem entscheidet es über die endgültige Verfügung (z. B. Einziehung) über die gepfändeten Gegenstände.

• Veröffentlichung des Urteils: Auf Antrag des Rechteinhabers kann der Beklagte dazu verpflichtet werden, den Inhalt des Urteils in Zeitungen usw. zu veröffentlichen. Dies ist eine Maßnahme zur Unterbindung von Rechtsverletzungen und zur Wiederherstellung des gesellschaftlichen Ansehens.

• Erstattung der Prozesskosten: Dem obsiegenden Rechteinhaber wird vom Beklagten die Zahlung bestimmter Prozesskosten einschließlich der Anwaltskosten auferlegt (in Italien trägt grundsätzlich der unterlegene Prozessführer die Kosten).

Die durchschnittliche Dauer eines gewöhnlichen Verfahrens wegen Designrechtsverletzung in Italien beträgt etwa drei Jahre. Allerdings werden, wie oben erwähnt, in vielen Fällen die Streitpunkte durch einstweilige Verfügungen frühzeitig geklärt und gelöst, sodass in der Praxis zunächst eine Strategie verfolgt wird, vorläufigen Rechtsschutz zu sichern und sich gleichzeitig auf den eigentlichen Rechtsstreit vorzubereiten.

Möglichkeit strafrechtlicher Sanktionen: Bemerkenswert ist, dass in Italien bei schwerwiegenden Designrechtsverletzungen (insbesondere bei der vorsätzlichen Herstellung und dem Verkauf von Fälschungen) strafrechtliche Sanktionen verhängt werden können. Ähnlich wie bei Markenfälschungen sind auch Designrechte als gewerbliche Schutzrechte strafrechtlich geschützt, wobei für vorsätzliche Verstöße eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens vier Jahren sowie eine Geldstrafe von 3.500 bis 35.000 Euro vorgesehen ist.Die Tatsache, dass es einen Rahmen gibt, der sowohl zivil- als auch strafrechtlich auf die Verhinderung von Verletzungen abzielt, stellt einen wesentlichen Unterschied zu Japan dar (in Japan gibt es zwar strafrechtliche Bestimmungen für Designrechtsverletzungen: Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren usw., doch die tatsächliche Anwendung ist im Vergleich zu Marken seltener). Auf das Strafverfahren wird im nächsten Abschnitt eingegangen.

Behördliche Aufdeckung und Beschlagnahmung durch den Zoll

Maßnahmen am Zoll: In Italien ist als gemeinsames EU-System ein System zur Beschlagnahme von Waren, die gegen Rechte des geistigen Eigentums verstoßen, am Zoll eingerichtet. Der Inhaber eines Geschmacksmusterrechts kann bei den Zollbehörden einen Antrag stellen, damit diese Waren, bei denen der Verdacht auf eine Verletzung seines eingetragenen Geschmacksmusters besteht, bei der Ein- oder Ausfuhr beschlagnahmen (zurückhalten).Dieses System wird auf der Grundlage einer EU-Verordnung (derzeit Verordnung (EU) Nr. 608/2013) betrieben, und der italienische Zoll ist dafür bekannt, dass er im europäischen Vergleich sehr aktiv und effizient gegen Produktfälschungen vorgeht. Der Rechteinhaber kann die Aufdeckungsrate erhöhen, indem er dem Zoll Informationen zu den Merkmalen der rechtsverletzenden Waren sowie Unterscheidungsmerkmale gegenüber den Originalwaren zur Verfügung stellt.

Wenn der Zoll Waren entdeckt, bei denen der Verdacht auf eine Designrechtsverletzung besteht, werden diese Waren vorläufig zurückgehalten (beschlagnahmt) und der Rechteinhaber wird benachrichtigt.Der Rechteinhaber muss innerhalb einer bestimmten Frist entscheiden, ob die Sendung sein Geschmacksmusterrecht verletzt, und im Falle einer Verletzung die Verfahren zur Beschlagnahme und Vernichtung einleiten. Ist die Verletzung offensichtlich und stimmt die Gegenpartei (der Eigentümer der Sendung) zu, ist auch ein vereinfachtes Verfahren zur Vernichtung ohne Gerichtsverfahren möglich. Andernfalls muss der Rechteinhaber eine Zivilklage einreichen oder Strafanzeige erstatten, um die Sicherstellung aufrechtzuerhalten. Der Vorteil der zollrechtlichen Sicherstellung liegt darin, dass gefälschte Waren gestoppt werden, bevor sie auf den Markt gelangen.

Verwaltungs- und strafrechtliche Maßnahmen auf dem heimischen Markt: Neben dem Zoll konzentrieren sich in Italien auch Verwaltungs- und Polizeibehörden, allen voran die Finanzpolizei (Guardia di Finanza), auf die Aufdeckung von Nachahmungen auf dem heimischen Markt. Wenn ein Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums eine Schadensanzeige erstattet, kann die Polizei Durchsuchungen auf Märkten oder in Lagern durchführen und die rechtsverletzenden Waren beschlagnahmen. In besonders schwerwiegenden Fällen kann dies sogar zu einem Strafverfahren führen.

Wie bereits erwähnt, sind für Verletzungen von Geschmacksmusterrechten strafrechtliche Sanktionen vorgesehen, und es gibt Fälle, in denen Händler, die tatsächlich große Mengen an Fälschungen verkauft hatten, aufgedeckt wurden und zu Freiheitsstrafen oder hohen Geldstrafen verurteilt wurden.Das italienische Strafgesetzbuch sieht strenge Strafvorschriften für Verletzungen von Marken-, Geschmacksmuster- und Patentrechten vor (die durch die Gesetzesänderung von 2009 verschärft wurden) und verfolgt gegenüber dem organisierten Geschäft mit Fälschungen eine Politik der harten Bestrafung, bei der Freiheitsstrafen von bis zu sechs Jahren verhängt werden können. Andererseits kann es vorkommen, dass der Verkauf kleiner Mengen illegaler Kopien lediglich mit einer **Verwaltungsstrafe (Geldbuße)** geahndet wird, wobei die Ahndung entsprechend der Schwere des Verstoßes erfolgt.

Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums können neben zivilrechtlichen Klagen auch solche Maßnahmen wie behördliche Aufdeckung und Strafanzeigen nutzen. Allerdings beschränken sich Strafverfahren tendenziell auf eindeutige Raubkopien und Fälschungen, und bei bloßer Ähnlichkeit oder Nachahmung von Designs (sogenannten „milden Kopien“) schreitet die Polizei unter Umständen nicht ein. Als Rechteinhaber ist es ratsam, je nach Fall Strategien sowohl auf zivilrechtlicher als auch auf strafrechtlicher Ebene zu prüfen.Insgesamt ist Italien ein Land, in dem Verwaltung und Justiz gemeinsam aktiv gegen die Beseitigung von Produkten, die Rechte des geistigen Eigentums verletzen, vorgehen, was auch für japanische Unternehmen ein beruhigender Faktor ist.

Bezug zu internationalen Anmeldungen (Haager System usw.)

Internationale Geschmacksmusteranmeldung nach dem Haager Abkommen: Italien ist Vertragspartei des Haager Abkommens (Genfer Revisionsabkommen), und da auch Japan diesem Abkommen beigetreten ist, ist es möglich, über das internationale Geschmacksmustersystem von Haager Abkommen Geschmacksmusterschutz in Italien zu erlangen. Wenn japanische Unternehmen eine internationale Anmeldung einreichen und „Italien“ als benanntes Vertragsland auswählen, wird nach der internationalen Veröffentlichung eine Kopie der internationalen Eintragung an das italienische Patent- und Markenamt (UIBM) gesendet.Da Italien keine Sachprüfung durchführt, entsteht der Schutz grundsätzlich ohne Mitteilung von Ablehnungsgründen, sofern keine formalen Mängel wie z. B. bei den eingereichten Zeichnungen vorliegen. Das bedeutet, dass auch über eine Haager Anmeldung ein Geschmacksmusterrecht mit fast denselben Verfahren und Wirkungen wie bei einer nationalen Anmeldung erworben werden kann.

Bei einer Haager Anmeldung können zwar mehrere Geschmacksmuster (maximal 100) in einer einzigen Anmeldung zusammengefasst werden, jedoch gilt die Voraussetzung, dass diese derselben Lokarno-Klassifikation angehören.Demgegenüber können bei einer nationalen Anmeldung in Italien, wie bereits erwähnt, bis zu 50 Geschmacksmuster unabhängig von der Klassifizierung umfasst werden. Daher kann es als Strategie für die Anmeldung mehrerer Geschmacksmuster in manchen Fällen vorteilhaft sein, eine direkte Anmeldung in Italien einzureichen, wenn Designs aus unterschiedlichen Bereichen zusammengefasst geschützt werden sollen. Allerdings werden in der Praxis aus Kostengründen bei einer großen Anzahl von Geschmacksmustern sowie im Hinblick auf die Prüfung in den einzelnen Ländern die Anmeldungen häufig nach Produktarten getrennt eingereicht.

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster: Neben der internationalen Anmeldung in Italien ist auch die Nutzung des EU-Geschmacksmustersystems (eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster: RCD) ein wichtiger Weg, um Designs in Italien zu schützen. Da Italien ein EU-Mitgliedstaat ist, erhält man durch die Eintragung eines Geschmacksmusters (RCD) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante ein Geschmacksmusterrecht, das in allen Mitgliedstaaten, einschließlich Italien, wirksam ist.Die Schutzvoraussetzungen (Neuheit und Eigenart) für Gemeinschaftsgeschmacksmuster beim EUIPO entsprechen denen in Italien, und auch die Schutzdauer beträgt 5 Jahre × 5 Verlängerungszeiträume (25 Jahre). Zu den Unterschieden zählen unter anderem, dass in einer einzigen Anmeldung nur Geschmacksmuster derselben Klassifizierung eingereicht werden können (z. B. müssen Möbel- und Schuhdesigns getrennt angemeldet werden) sowie die Gebührenstruktur.

Für italienische Unternehmen und Unternehmen, die in ganz Europa tätig sind, ist es üblich, von Anfang an ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster beim EUIPO zu erwerben. Wenn japanische Unternehmen hingegen nur in bestimmten Ländern (z. B. nur in Italien und Deutschland) geschäftlich tätig sind, können durch eine separate Anmeldung in jedem Land unter Umständen Kosten eingespart werden. Mit Hilfe des Haager Abkommens ist es möglich, Italien und die EU in einer einzigen internationalen Anmeldung gleichzeitig zu benennen (durch die Benennung der EU wird Schutz im gesamten EU-Gebiet erlangt).

System der nicht eingetragenen Geschmacksmuster: In der EU gibt es auch das System der nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das keine Eintragung erfordert und das Design für drei Jahre ab der ersten Veröffentlichung vor Nachahmungen schützt.Da durch die Veröffentlichung eines Designs in Italien automatisch ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster in der gesamten EU entsteht, wird dieses System manchmal für Produkte mit kurzer Lebensdauer genutzt. Da der Schutzumfang jedoch begrenzt ist – das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gilt beispielsweise nur bei vorsätzlicher Nachahmung – und die Schutzdauer mit drei Jahren kurz ist, wird empfohlen, für wichtige Designs den durch Eintragung gewährten Schutz von 25 Jahren sicherzustellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für den Designschutz in Italien folgende Optionen zur Verfügung stehen: (1) direkte Anmeldung in Italien zur Erlangung eines eingetragenen Geschmacksmusters, (2) Benennung Italiens im Rahmen einer internationalen Haager Anmeldung oder (3) Eintragung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters beim EUIPO. Unter Berücksichtigung des Schutzumfangs, der Kosten und der Einfachheit des Verfahrens sollte der Weg gewählt werden, der den eigenen Anforderungen am besten entspricht.

Vergleichstabelle der wichtigsten Punkte des italienischen Geschmacksmustersystems

Nachfolgend sind die wichtigsten Punkte des oben beschriebenen italienischen Geschmacksmustersystems in einer Tabelle zusammengefasst.

*Die Angaben in Klammern in der Tabelle verweisen auf die Quellenangaben.

Literaturhinweise und Quellen

• [27] Società Italiana Brevetti (SIB), „Protecting designs in Italy: filing and registration with the Italian Patent and Trademark Office“ (2023) (Artikel zur Erläuterung des Geschmacksmustersystems von einer großen italienischen Patentanwaltskanzlei)

• [5][6] Japanisches Patentamt, „Übersicht über die Systeme zum Schutz gewerblicher Schutzrechte in verschiedenen Ländern: Italien“ (Ausgabe 2023) (japanischsprachiges Dokument mit umfassender Erläuterung der wichtigsten Aspekte des Geschmacksmustersystems)

• [9] IP Coster, „Industrial Design registration in Italy – IP Guide“ (Leitfaden zur Anmeldung von Geschmacksmustern in verschiedenen Ländern, erstellt von einem internationalen Netzwerk von Patentkanzleien)

• [15] Yezhimaip: „Was sind die Anforderungen an die Unterlagen für eine Geschmacksmusteranmeldung in Italien?“ (Japanische Version einer chinesischen Website, FAQ zu den für die Geschmacksmusteranmeldung erforderlichen Zeichnungen usw.)

• [20] GLP Intellectual Property Office, „In brief: design enforcement in Italy“ (Lexology, 1. November 2022) (Erläuterung zur Praxis der Durchsetzung von Geschmacksmusterrechten in Italien)

• [23] Cesare Galli, „Italy: Stronger enforcement dovetails with augmented border control and harsher punishments“ (World Trademark Review, 29. September 2023) (Bericht über Maßnahmen zur verstärkten Bekämpfung von Produktfälschungen und strafrechtliche Sanktionen)

Auf der Grundlage der Informationen aus den oben genannten Quellen wurde eine genaue Zusammenfassung des italienischen Geschmacksmusterrechts erstellt.

AUTOR / Verfasser

Takefumi Sugiura

EVORIX – Kanzlei für geistiges Eigentum, leitender Patentanwalt

Unterstützung von Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Vertraut mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).

→ Ausführliches Profil des Patentanwalts → Beratung und Kontakt → Ablauf der Beratung