Refus partiel au Japon : les marchandises non refusées seront-elles conservées si vous ne faites rien ? — Désignations au titre du Protocole de Madrid

De nombreuses notifications de refus provisoire émanant du Japon comportent une précision qui semble rassurante : le refus ne concerne qu’une partie de vos produits et services. Une conclusion s’impose alors naturellement : « Le reste doit être autorisé, je peux donc ignorer cette notification. » Au Japon, cette conclusion est dangereuse. Cet article explique ce que signifie réellement un refus partiel dans le cadre d’une désignation du Japon au titre du Protocole de Madrid, pourquoi le silence met même les produits « sains » en danger, et présente la réponse d’une page qui élimine entièrement ce risque.

1. Que signifie le terme « partiel » sur votre notification ?

Avant toute chose, vérifiez le point II de la première page : il vous indique la portée en une seule ligne, dans une formulation fixe :

Lisez cette ligne avant de tirer toute conclusion sur ce qui est sans risque. Un refus fondé sur une seule marque en conflit peut tout de même être formulé de manière à affecter l’ensemble des produits et services de la demande.

Comptez ensuite les motifs. Le point V peut énumérer les motifs 1, 2 et 3 dans une seule notification — par exemple, une formulation vague, un doute quant à l’intention d’utiliser la marque et la citation d’une marque antérieure, chacun visant une partie différente de votre cahier des charges. Le formulaire lui-même avertit que le fait de remédier à un motif ne signifie pas que la demande « ne relève plus d’un ou plusieurs autres motifs ». Chaque motif nécessite une réponse dans le même mémoire ; les produits « valides » sont uniquement ceux qui ne sont concernés par aucun d’entre eux.

Lorsque le refus est véritablement partiel, l’examinateur du JPO a examiné l’intégralité de votre description et a identifié des motifs — une marque antérieure similaire au titre de l’article 4, paragraphe 1, point xi), une formulation vague des produits ou un doute quant à l’intention d’utilisation — à l’encontre des éléments énumérés dans la notification, et aucun à l’encontre du reste. Jusqu’ici, tout va bien : le litige se limite effectivement aux éléments énumérés.

2. Pourquoi l’inaction est-elle dangereuse au Japon ?

Le piège réside dans la suite des événements. L’article 15 de la loi japonaise sur les marques impose à l’examinateur, lorsqu’un motif de refus existe, de rendre une décision de refus concernant la demande d’enregistrement de la marque — cette décision porte sur la demande dans son ensemble, et non sur chaque produit pris individuellement. La pratique d’examen japonaise ne prévoit aucun mécanisme permettant de dissocier automatiquement les produits non contestés et de les mener jusqu’à l’enregistrement, tandis que ceux qui font l’objet d’une opposition expirent discrètement. Attendre en silence revient donc à mettre en jeu les produits qui vous tiennent à cœur, en s’en remettant à une clémence procédurale que la loi ne garantit pas.

3. La solution économique : un amendement de suppression

Si les éléments refusés n’ont pas d’importance commerciale au Japon, chargez un avocat japonais de déposer un bref amendement (手続補正書) supprimant précisément ces éléments. Le motif de refus disparaît alors avec eux ; l’examen se poursuit pour les produits restants en vue d’une déclaration d’octroi de protection. Pas d’argumentation, pas de preuve, pas de négociation : c’est la solution la moins coûteuse pour transformer un refus partiel en une victoire partielle.

4. Quand il vaut mieux se battre que supprimer

La suppression est le minimum, pas le maximum. Une marque antérieure invoquée peut faire l’objet d’une contestation (non-similitude), être neutralisée par une lettre de consentement en vertu de l’amendement de 2024, ou parfois être écartée complètement — un enregistrement inutilisé depuis trois ans est susceptible d’être annulé pour non-usage. Les objections formulées en termes vagues ne coûtent pas cher à résoudre par une reformulation. Évaluez la valeur commerciale des produits refusés par rapport au coût de chaque voie de recours — notre estimation des coûts et la matrice des options figurant dans le guide de réponse complète sont conçues précisément pour vous aider à prendre cette décision.

5. Délai — Y compris la procédure de sauvetage après expiration

Toutes les démarches susmentionnées doivent être effectuées avant la date limite indiquée sur votre notification (généralement trois mois pour les titulaires étrangers). Deux voies de prolongation existent selon la pratique actuelle du JPO : +1 mois demandé avant l’expiration, ou +2 mois demandés dans les deux mois suivant l’expiration (frais officiels de 4 200 JPY, disponibles uniquement si aucun document n’a été déposé à temps). Règles complètes, avec la source du JPO : Réponse au refus de l’Arrangement de Madrid au Japon : guide complet.

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