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Deposito diretto e Convenzione di Parigi: priorità, differenze rispetto al PCT e prassi

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Che cos’è la via di Parigi (domanda diretta)? | Un consulente in brevetti spiega in modo approfondito le differenze rispetto al PCT, il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi e le prassi dei principali paesi

Esistono due modalità principali per ottenere un brevetto all’estero: la via di Parigi (domanda diretta) e la via PCT (domanda di brevetto internazionale). Nel presente articolo, un consulente in brevetti illustrerà in modo approfondito il quadro generale del sistema della via di Parigi (domanda diretta) basato sulla Convenzione di Parigi, le differenze rispetto alla via PCT, il flusso operativo, gli aspetti da tenere in considerazione nei principali paesi, i costi indicativi e i criteri per una scelta strategica.

Che cos’è la via di Parigi (domanda diretta)?

La via di Parigi (domanda diretta) è un percorso che consente di avvalersi del sistema di priorità previsto dalla Convenzione di Parigi (Convenzione per la protezione della proprietà industriale) per presentare una domanda di brevetto direttamente in altri paesi membri entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda di base in Giappone.Poiché le domande vengono presentate singolarmente agli uffici brevetti dei singoli paesi, questa procedura viene definita «percorso diretto», in contrapposizione alla domanda internazionale PCT (tramite l’OMPI).

📌 Struttura di base della Via di Parigi

  • La domanda di base giapponese (prima domanda) costituisce il punto di partenza
  • Presentazione di domande separate nei singoli paesi entro 12 mesi dalla domanda di base (diritto di priorità ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi)
  • Redazione della domanda e della descrizione nella lingua locale di ciascun Paese
  • Si nomina un rappresentante locale in ciascun paese per lo svolgimento delle procedure
  • Il procedimento procede secondo le procedure di esame, le tariffe d’ufficio e i tempi propri di ciascun Paese
  • La Convenzione di Parigi conta oltre 180 paesi aderenti (applicabile anche ai paesi non aderenti al PCT)

Il percorso di Parigi è indispensabile nei casi in cui sia necessaria una rapida concessione dei diritti in un numero limitato di paesi (1-2) o per la presentazione di domande in paesi non aderenti al PCT (come Taiwan). Poiché consente di avvalersi direttamente dei sistemi e delle prassi di ciascun paese, è possibile redigere rivendicazioni ottimizzate per il mercato locale e perseguire una strategia di concessione dei diritti mirata.

La Convenzione di Parigi e il sistema del diritto di priorità

📜 Convenzione di Parigi (sottoscritta nel 1883)

La Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale, stipulata a Parigi (Francia) nel 1883, è il più antico trattato internazionale in materia di brevetti al mondo. Il Giappone vi ha aderito nel 1899. Attualmente conta oltre 180 Stati membri e costituisce il quadro di riferimento fondamentale per la protezione internazionale di brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi.

⏱ Il sistema del diritto di priorità (articolo 4 della Convenzione di Parigi)

Il diritto di priorità è un sistema che consente di applicare retroattivamente la data di deposito della prima domanda (domanda di base) come data di riferimento per il giudizio sulle successive domande presentate in altri paesi.

  • Brevetti e modelli di utilità: entro 12 mesi dalla domanda di base
  • Disegni e modelli, marchi: entro 6 mesi dalla domanda di base

Se la domanda viene presentata in un altro Paese entro tale termine, essa sarà considerata come se fosse stata depositata in quel Paese nella stessa data della domanda di base e la valutazione della novità e dell’attività inventiva verrà effettuata prendendo come riferimento la data della domanda di base.

💡 L’importanza del diritto di priorità: durante il periodo di priorità di 12 mesi, la novità della domanda presentata in un altro Paese è tutelata anche qualora terzi presentino una domanda relativa alla stessa invenzione o la propria azienda annunci un nuovo prodotto. Si tratta di un sistema indispensabile per le aziende che intendono espandersi a livello globale.

Differenze rispetto al percorso PCT (confronto dettagliato)

Voce Percorso di Parigi (domanda diretta) Percorso PCT (domanda internazionale)
Termine di deposito 12 mesi dalla data di priorità (direttamente in ciascun Paese) 12 mesi dalla data di priorità (domanda PCT) + 30 mesi (transizione nazionale)
Redazione della domanda Redazione per ciascun Paese nella lingua del Paese stesso Un unico documento in una lingua (giapponese o inglese)
Rappresentante Nomina immediata di un agente locale in ciascun Paese Non è necessario un rappresentante locale fino al momento del trasferimento in Giappone
Spese Spese d’ufficio di ciascun Paese + onorari del rappresentante + spese di traduzione (da versare per intero al momento del deposito della domanda) Tariffa base PCT + spese nazionali al momento del passaggio alla fase nazionale
Relazione di ricerca internazionale Assente Presente (possibilità di prevedere la brevettabilità)
Tempi di elaborazione (concessione del brevetto) Da 6 mesi a 3 anni a seconda del Paese (possibilità di concessione anticipata) Avvio dell’esame dopo il trasferimento a livello nazionale (leggermente ritardato)
Flessibilità della strategia di deposito Deve essere definita entro 12 mesi 30 mesi di tempo a disposizione per la strategia
Paesi interessati Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi (oltre 180 paesi, compreso Taiwan) Stati contraenti del PCT (157 paesi; Taiwan escluso)
Adeguamento delle rivendicazioni Ottimizzabile per singolo Paese Testo originale unificato (da correggere al momento del passaggio alla procedura nazionale)
Casi consigliati 1-2 paesi / Ottenimento tempestivo dei diritti / Domanda a Taiwan / Paesi già definiti 3 o più paesi / Necessità di tempo per la strategia / Verifica della commerciabilità in corso

Casi in cui si opta per la via di Parigi

🎯 1. I paesi di deposito sono già stati definiti (da 1 a 2)

Quando l’area di espansione commerciale è limitata e la verifica della commerciabilità è già stata completata. Non è richiesta la tassa di base PCT (circa 300.000 yen), garantendo un’ottima efficienza in termini di costi.

⚡ 2. È necessaria una concessione rapida dei diritti

Quando si desidera ottenere i diritti in tempi rapidi a causa dell’ingresso della concorrenza o del rischio di violazione. Poiché non è previsto il periodo di grazia di 30 mesi del PCT, l’esame ha inizio rapidamente in ciascun Paese.

🇹🇼 3. Deposito a Taiwan

Poiché Taiwan non è un paese aderente al PCT, è obbligatorio ricorrere alla via di Parigi (deposito diretto). Taiwan rappresenta un mercato importante nel settore dei semiconduttori e dell’elettronica.

🎨 4. Ottimizzazione delle rivendicazioni per ciascun Paese

È possibile redigere rivendicazioni ottimizzate in base alle prassi nazionali, quali le rivendicazioni funzionali negli Stati Uniti, l’approccio orientato alla risoluzione dei problemi in Europa e i requisiti di descrizione in Cina.

💼 5. Desiderate risparmiare sulle tariffe di base del PCT

È possibile risparmiare sulle tariffe di base della domanda internazionale PCT (tasse WIPO + tasse di ricerca + tasse nazionali = 300.000–400.000 yen). Questa soluzione è efficace in caso di domande presentate in un numero limitato di paesi.

📋 6. Desiderate rendere pubbliche le informazioni tecniche in tempi rapidi

È utile nei casi in cui si desideri rendere pubbliche le informazioni tecniche in tempi rapidi dopo la presentazione della domanda in ciascun Paese (ad esempio, mediante una domanda di brevetto provvisorio negli Stati Uniti), senza attendere i 18 mesi previsti dal PCT per la pubblicazione.

Flusso operativo della via di Parigi

1

Domanda di base in Giappone

Presentazione della domanda di brevetto di base presso l’Ufficio giapponese dei brevetti. Determinazione della data di priorità.

2

Selezione dei paesi di deposito (da decidere tempestivamente)

Poiché è necessario prendere una decisione entro 12 mesi, i paesi di deposito devono essere stabiliti entro 3-6 mesi dalla data di priorità. La scelta viene effettuata sulla base del piano aziendale, delle dimensioni del mercato e della situazione della concorrenza.

3

Traduzione della descrizione tecnica e adeguamento per ciascun Paese

Traduzione della descrizione giapponese nelle lingue dei singoli paesi. Ottimizzazione delle rivendicazioni in base alle specificità di ciascun paese: Stati Uniti (requisiti di chiarezza), Europa (limiti alla dipendenza multipla), Cina (requisiti di descrizione), ecc.

4

Nomina di un agente locale e deposito della domanda

Nomina di avvocati specializzati in diritto dei brevetti e consulenti in materia di brevetti in ciascun Paese. Presentazione della domanda presso l’ufficio brevetti di ciascun Paese entro 12 mesi dalla data di priorità. Il nostro studio si avvale di una rete affidabile di rappresentanti locali in ogni Paese.

5

Presentazione dei documenti relativi al diritto di priorità

Presentazione ai vari paesi del certificato di priorità rilasciato dall’Ufficio brevetti giapponese (nei paesi in cui è disponibile il servizio DAS (Digital Access Service), il certificato viene ottenuto online).

6

Esame formale e di merito nei vari paesi

L’esame viene effettuato secondo i tempi propri di ciascun Paese. È possibile avvalersi di procedure di esame accelerato (PPH, Track One, ecc.). I tempi indicativi sono di 1-2 anni per gli Stati Uniti, 1,5-2 anni per la Cina e la Corea del Sud e 3-5 anni per l’Europa.

7

Notifica dei motivi di rigetto e risposta

In collaborazione con i rappresentanti locali di ciascun Paese, si provvedono a presentare le memorie e le modifiche. Il nostro studio si occupa, dal Giappone, dell’elaborazione della strategia e della redazione dei testi, mentre i rappresentanti locali si occupano della traduzione e del deposito.

8

Registrazione e gestione delle annualità

Dopo la registrazione nei vari paesi, gestione del pagamento delle tasse di mantenimento. Il nostro studio è in grado di gestire centralmente tali operazioni tramite un sistema di gestione delle tasse di mantenimento.

Punti chiave per l’utilizzo del diritto di priorità di 12 mesi

⚠️ Il termine di 12 mesi è rigoroso

Il termine di 12 mesi è valido in tutto il mondo e non può essere prorogato nemmeno di un giorno. In caso di superamento del termine, non sarà più possibile rivendicare il diritto di priorità e sussiste il rischio che la novità non venga riconosciuta e che la registrazione risulti impossibile. Il nostro studio invia un promemoria da 3 a 6 mesi prima della scadenza.

📅 Calendario graduale per la presentazione della domanda

Da 3 a 6 mesi dalla data di priorità: definizione dei paesi di deposito Da 6 a 9
mesi: traduzione della descrizione e nomina del
rappresentante Da 9 a 11 mesi: completamento della preparazione delle domande nei
singoli paesi Entro 12 mesi: completamento delle domande nei singoli paesi

💡 Diritto di priorità parziale e diritto di priorità combinato

È possibile avvalersi anche del «diritto di priorità combinato», che consente di presentare un’unica domanda estera combinando più domande di base. Tale opzione può essere ottimizzata in base alle fasi di ricerca e sviluppo.

📋 Procedura per la rivendicazione del diritto di priorità

Indicare nella domanda il numero e la data di deposito della domanda di base. In molti paesi è possibile ottenerli online tramite il DAS (WIPO Digital Access Service).

🎯 In caso di invenzioni aggiuntive entro 12 mesi

Qualora, durante il periodo di priorità, si verifichino nuove invenzioni o miglioramenti, è possibile includerli nella domanda estera (priorità parziale). Per le parti non presenti nella domanda di base, la valutazione della novità si basa sulla data di deposito della domanda estera.

Aspetti da tenere presenti nei principali paesi

🇺🇸 Stati Uniti (USPTO)

  • Percorso di Parigi: è possibile avvalersi della richiesta di esame continuativo (RCE) e della domanda continuativa (CON/CIP)
  • Utilizzo della domanda di brevetto provvisoria (Provisional Application) → Ottenimento di una proroga aggiuntiva di 12 mesi
  • Obbligo di presentazione dell’IDS (Information Disclosure Statement)
  • Attenzione ai costi per il superamento del numero di rivendicazioni (tasse aggiuntive a partire dalla 21ª rivendicazione)
  • Rigorosi requisiti di chiarezza dei termini tecnici (35 USC §112)
  • Con l’esame prioritario Track One (Track One Prioritized Examination) è possibile completare l’esame entro 12 mesi

🇪🇺 Europa (EPO)

  • È possibile presentare direttamente una domanda di brevetto europeo (European Patent Application) tramite la via di Parigi
  • È possibile designare 38 Stati membri in un’unica domanda (dopo la registrazione, è necessaria la convalida in ciascun Paese)
  • Le rivendicazioni con dipendenze multiple (multiple dependencies) sono soggette a restrizioni
  • Esame basato sull’approccio problema-soluzione (Problem-Solution Approach)
  • A partire da giugno 2023 entreranno in vigore il brevetto unitario (Unitary Patent) e l’UPC (Tribunale unificato dei brevetti)
  • Il termine per presentare opposizione è di 9 mesi dalla registrazione

🇨🇳 Cina (CNIPA)

  • Per Hong Kong e Macao è necessario presentare una domanda separata (indipendente dalla Cina continentale)
  • È obbligatoria la traduzione in cinese (da presentare al momento della domanda)
  • I requisiti di descrizione (articolo 26 della Legge cinese sui brevetti) sono rigorosi → frequenti rigetti per mancanza di supporto
  • Modifica delle norme di attuazione della legge sui brevetti del 2024: maggiore efficienza nell’esame e ampliamento del programma PPH
  • Rafforzamento delle misure contro le domande di registrazione di marchi presentate in malafede
  • È possibile avvalersi anche di modelli di utilità (concessione dei diritti in tempi più rapidi rispetto ai brevetti)

🇰🇷 Corea del Sud (KIPO)

  • È obbligatoria la traduzione in coreano
  • Tempi di esame rapidi (da 1,5 a 2 anni)
  • Modifica del 2024: parziale introduzione del sistema della Lettera di consenso (Letter of Consent)
  • Numero elevato di rigetti ai sensi dell’articolo 32 della legge sui brevetti (marchi simili precedenti) (marchi)
  • È possibile ottenere un esame accelerato tramite il PPH (Patent Prosecution Highway) sulla base di un brevetto giapponese

🇹🇼 Taiwan (TIPO)

  • Paese non aderente al PCT → Obbligatorio il percorso di Parigi
  • Il Trattato di Parigi prevede un riconoscimento reciproco di fatto sin dagli anni '90
  • È obbligatoria la traduzione in cinese (caratteri tradizionali)
  • Mercato importante nel settore dei semiconduttori e dell’elettronica
  • Tempi di esame: da 1,5 a 2,5 anni
  • È possibile richiedere un esame accelerato tramite il programma PPH (Giappone-Taiwan)

🇮🇳 India (IPO)

  • Basato sulla descrizione in lingua inglese (riduzione dei costi di traduzione)
  • Articolo 3, lettera k): i programmi per computer in quanto tali non sono oggetto di brevetto
  • Articolo 3, lettera (d): i nuovi sali e le nuove forme polimorfiche dei prodotti farmaceutici sono soggetti a limitazioni
  • Ottenimento della licenza di deposito all’estero (Foreign Filing License) (nel caso di inventori residenti in India)
  • Durata dell’esame: da 3 a 5 anni (leggermente lunga)

Costi indicativi per la domanda tramite la via di Parigi

Per quanto riguarda i costi della domanda tramite la via di Parigi, pur non essendo prevista una tassa preliminare come nel caso del PCT, è necessario versare immediatamente l’intero importo delle spese di deposito per ciascun Paese.

Paese/Regione Costi al momento del deposito (via di Parigi) Ripartizione principale
🇺🇸 Stati Uniti Da 3.500 a 5.500 USD Spese dell’USPTO + onorario dell’avvocato statunitense + spese di traduzione (basate sul testo della descrizione in lingua giapponese)
🇪🇺 Europa (EPO) Da 3.000 a 5.000 EUR Spese dell’EPO + spese di traduzione + agente europeo
🇨🇳 Cina Da 250.000 a 350.000 yen Spese dell’Ufficio CNIPA + traduzione in cinese + agente cinese
🇰🇷 Corea del Sud Da 250.000 a 300.000 yen Spese dell’ufficio KIPO + traduzione in coreano + agente in Corea
🇹🇼 Taiwan Da 200.000 a 300.000 yen Spese dell’Ufficio TIPO + traduzione in cinese tradizionale + agente a Taiwan
🇮🇳 India Da 2.500 a 4.000 USD Sulla base della descrizione in lingua inglese; spese del rappresentante in India
🇸🇬 Singapore Da 3.000 a 4.500 USD Sulla base della descrizione in lingua inglese, per sedi nell’ASEAN
🇧🇷 Brasile Da 4.500 a 6.500 USD Traduzione in portoghese + agente in Brasile
Onorario del nostro studio Da 150.000 a 300.000 yen per paese Elaborazione della strategia di deposito, redazione della domanda e coordinamento con i rappresentanti locali

📌 Confronto dei costi con il PCT: il percorso PCT richiede il pagamento della tassa di base PCT (circa 300.000–400.000 yen) al momento del deposito della domanda, ma i costi relativi al passaggio nei singoli paesi sono pressoché identici a quelli del percorso di Parigi. In generale, il percorso PCT è vantaggioso per tre o più paesi, mentre il percorso di Parigi lo è per uno o due paesi.

Vantaggi e svantaggi

✅ Vantaggi

  • In caso di depositi in un numero limitato di paesi (da 1 a 2), è possibile contenere il costo totale
  • L’esame e la concessione dei diritti iniziano tempestivamente
  • È possibile ottimizzare le rivendicazioni per ciascun paese
  • È possibile presentare domanda in paesi non aderenti al PCT (ad esempio Taiwan)
  • Risparmio sulla tassa di base del PCT
  • È possibile avvalersi immediatamente dei sistemi di esame accelerato specifici per ciascun paese (ad es. PPH)

❌ Svantaggi

  • È necessario determinare i paesi di deposito entro 12 mesi
  • È necessario versare immediatamente l’intero importo delle spese di deposito per ciascun Paese
  • In caso di domanda plurinazionale, non è possibile effettuare una procedura unica e la gestione risulta complessa
  • Non è possibile avvalersi del rapporto di ricerca internazionale (ISR)
  • È necessario gestire contemporaneamente i rifiuti in ciascun paese
  • Il tempo a disposizione per definire la strategia è più breve rispetto al PCT

Criteri di scelta tra PCT e percorso di Parigi

🎯 Diagramma di flusso per la scelta dell’itinerario

  1. Verificare il numero di paesi in cui si intende depositare la domanda → Se sono 3 o più, valutare il PCT
  2. Si include Taiwan? → Se sì, per Taiwan è obbligatorio il percorso di Parigi
  3. La verifica della commerciabilità è stata completata? → Se non è stata completata, optare per il PCT (avvalendosi del periodo di grazia di 30 mesi)
  4. È necessaria una protezione rapida? → Se sì, optare per la via di Parigi
  5. Il budget è sufficiente? → Se limitato, optare per il PCT (distribuzione dei costi in fase di transizione)
  6. 1-2 paesi tra quelli principali in cui l’attività è già stata definita (Stati Uniti, Cina, ecc.) → La via di Parigi è vantaggiosa

💡 Strategia ibrida: è possibile combinare la via di Parigi per i paesi principali (Stati Uniti, ecc.) e il PCT per i paesi secondari (più di uno). Il nostro studio propone la progettazione del percorso ottimale tenendo conto del piano aziendale, del budget e delle scadenze.

Utilizzo dei sussidi INPIT

💰 Anche le domande presentate tramite la via di Parigi sono ammissibili ai sussidi INPIT

Il sussidio INPIT per le domande all’estero è applicabile anche alla via di Parigi (domanda diretta). Le PMI e le start-up possono coprire con il sussidio fino alla metà delle spese di deposito (massimale annuo di 3 milioni di yen, 1,5 milioni di yen per ogni domanda di brevetto).

  • Onorario del nostro studio per la gestione della domanda: 50.000 yen (IVA esclusa)
  • Tasso di accettazione dell’ultima tornata: 100%
  • Sono ammesse sia la via di Parigi che il PCT
  • Sono ammessi tutti i tipi di diritti: brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi

→ Maggiori dettagli sul sussidio INPIT per le domande all’estero

Motivi di rigetto più comuni e relative contromisure

1. Violazione dei requisiti di novità e di attività inventiva

Il motivo di rigetto più frequente. Si contrasta mediante la correzione delle rivendicazioni e la presentazione di memorie di replica sulla base dei risultati della ricerca sullo stato dell’arte. È necessario fornire argomentazioni conformi ai criteri di valutazione dell’attività inventiva di ciascun Paese (non ovvietà negli Stati Uniti, approccio “problema-soluzione” in Europa, “facile da prevedere” in Giappone, ecc.).

2. Carenze nella descrizione e violazione dei requisiti di supporto

I requisiti di chiarezza e attuabilità delle rivendicazioni sono particolarmente rigorosi negli Stati Uniti (35 USC §112), in Cina (articolo 26, paragrafo 3, della Legge sui brevetti) e in Europa (articolo 84 della Convenzione sul brevetto europeo, EPC). Qualora il supporto fornito dalla descrizione sia insufficiente, è necessario ovviare al problema mediante una modifica.

3. Violazione del principio di unità

Rifiuto nel caso in cui siano incluse più invenzioni. È possibile ovviare a tale problema presentando una domanda divisionale (divisional application).

4. Inammissibilità al brevetto (patent eligibility)

Negli Stati Uniti (35 USC §101 / sentenza Alice), in India (art. 3) e in Europa (art. 52 della Convenzione sul brevetto europeo, EPC), tra gli altri, le idee astratte, i programmi per computer di per sé e i metodi commerciali possono essere oggetto di rigetto. È possibile ovviare a tale problema mediante una modifica che metta in risalto le caratteristiche tecniche.

Casi di studio

📊 Caso 1: Start-up nel settore dei semiconduttori (Stati Uniti e Taiwan)

  • Attività: impresa tecnologica nel settore delle memorie a semiconduttori
  • Strategia: concentrazione su due paesi: Stati Uniti (mercato principale) e Taiwan (sede produttiva)
  • Scelta: percorso di Parigi (deposito diretto in entrambi i paesi)
  • Motivo: a Taiwan non è ammesso il PCT, mentre negli Stati Uniti la registrazione avviene in 18 mesi tramite l’esame accelerato Track One
  • Risultato: la registrazione anticipata ha contribuito ad aumentare il valore aziendale in occasione del round di IPO

📊 Caso 2: Azienda IT nel settore sanitario (solo Stati Uniti)

  • Attività: applicazioni di intelligenza artificiale per la diagnostica medica
  • Strategia: concentrazione esclusivamente sugli Stati Uniti
  • Scelta: percorso di Parigi (domanda di brevetto provvisorio negli Stati Uniti → domanda definitiva)
  • Motivazione: poiché si tratta di un solo Paese, la tassa base PCT risulterebbe superflua; la domanda provvisoria consente di ottenere una proroga aggiuntiva di 12 mesi
  • Risultato: riduzione del 60% dei costi di deposito della domanda e consolidamento dell’esclusiva sul mercato statunitense

📊 Caso 3: Produttore di macchinari (più paesi → scelta del PCT)

  • Attività: produttore di macchinari industriali
  • Strategia: espansione prevista in quattro paesi: Stati Uniti, Europa, Cina e Corea del Sud
  • Scelta: percorso PCT (4 paesi, di cui almeno 3 → il PCT è vantaggioso)
  • Motivazione: sfruttamento del periodo strategico di 30 mesi per valutare la fattibilità di mercato e procedere con l’espansione in tutti e quattro i paesi
  • Risultato: grazie alla ripartizione dei costi e all’utilizzo del periodo strategico, è stato possibile costruire un portafoglio globale efficiente

Domande frequenti (FAQ)

D: Quale delle due vie, quella di Parigi o quella PCT, è più vantaggiosa?
Dipende dal numero di paesi in cui si presenta la domanda. In genere, per 1-2 paesi è vantaggioso il percorso di Parigi, mentre per 3 o più paesi è vantaggioso il PCT. Se si include Taiwan, è obbligatorio il percorso di Parigi anche solo per Taiwan. Il nostro studio proporrà il percorso ottimale tenendo conto del piano aziendale, del budget e delle scadenze.
D. Cosa accade se si supera il termine di priorità della Convenzione di Parigi (12 mesi)?
Se il termine di 12 mesi viene superato, non sarà più possibile rivendicare il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi. Per le domande presentate dopo che sono trascorsi 12 mesi dalla domanda di base, la data di deposito in ciascun Paese diventerà la data di riferimento per la valutazione della novità; se nel frattempo la stessa invenzione è stata resa pubblica, la registrazione non sarà possibile. La gestione delle scadenze è estremamente importante; il nostro studio invia un promemoria da 3 a 6 mesi prima della scadenza.
D: Cosa occorre fare se si desidera presentare una domanda in un Paese non aderente alla Convenzione di Parigi?
La Convenzione di Parigi conta oltre 180 paesi aderenti, tra cui figurano praticamente tutti i principali paesi. I paesi non aderenti sono una minoranza molto esigua e, poiché anche l’Accordo TRIPS (paesi membri dell’OMC) riconosce il reciproco riconoscimento del diritto di priorità, nella pratica è possibile rivendicare il diritto di priorità praticamente in tutto il mondo.
D È possibile utilizzare il rapporto di ricerca internazionale PCT anche nell’ambito della procedura di Parigi?
Tramite l’iter di Parigi non è possibile ottenere il rapporto di ricerca internazionale (ISR). In alternativa, è possibile fare riferimento al rapporto di ricerca dell’Ufficio giapponese dei brevetti. Inoltre, tramite i programmi PPH (Patent Prosecution Highway) specifici per ciascun Paese, è possibile ottenere un esame accelerato avvalendosi dei risultati dell’esame del brevetto giapponese.
D: È possibile utilizzare contemporaneamente la via di Parigi e il PCT?
Sì, è possibile. Nella pratica viene spesso utilizzata una strategia ibrida che prevede il deposito anticipato tramite la via di Parigi nei paesi principali (Stati Uniti, Cina, ecc.) e il ricorso al PCT per gli altri paesi, al fine di garantire i tempi strategici necessari. Combinando e ottimizzando entrambe le procedure, è possibile trarre vantaggio sia in termini di costi che di tempistiche strategiche.
D. È opportuno avvalersi della domanda di brevetto provvisorio negli Stati Uniti (Provisional Application)?
La domanda di brevetto provvisorio negli Stati Uniti è un sistema che consente di garantire la data di priorità a basso costo, a condizione che la domanda definitiva (Non-Provisional) venga presentata entro 12 mesi dalla data di deposito. Combinandola con il periodo di priorità derivante dalla domanda di base giapponese, in alcuni casi è possibile ottenere un periodo di priorità massimo di 24 mesi. Se il mercato statunitense è importante, vale la pena valutare la possibilità di avvalersi di tale strumento.
D: Anche le domande presentate tramite la via di Parigi rientrano nel programma di sovvenzioni per le domande all’estero dell’INPIT?
Sì, sono ammesse.Il sussidio INPIT per le domande all’estero copre sia la via di Parigi che il PCT, consentendo di ricevere un contributo fino alla metà delle spese (con un limite massimo annuo di 3 milioni di yen e 1,5 milioni di yen per ogni domanda di brevetto). Il servizio di assistenza nella presentazione della domanda offerto dal nostro studio ha un costo forfettario di 50.000 yen (IVA esclusa) e vanta un tasso di accettazione del 100% nelle precedenti richieste.
D: Come si ottiene il certificato di priorità?
Il certificato di priorità (Priority Document) va richiesto all’Ufficio dei brevetti del Giappone. Per molti paesi è disponibile online tramite il servizio WIPO DAS (Digital Access Service). Per i paesi che non supportano il DAS, il documento va inviato in formato cartaceo alle autorità competenti. Il nostro studio si occuperà di espletare le pratiche per suo conto.
D Chi si occupa della traduzione della descrizione tecnica?
Il nostro studio provvederà a incaricare un traduttore specializzato in ambito tecnico. Selezioneremo il traduttore più adatto in base al settore tecnico di riferimento (IT, ingegneria meccanica, chimica, biotecnologie, ecc.). Per ogni paese, la traduzione sarà sottoposta a revisione da parte di un madrelingua e di un agente locale, al fine di garantire una traduzione di alta qualità che massimizzi l’ambito di protezione al momento della registrazione.
D È possibile usufruire di una consulenza gratuita?
Sì, la prima consulenza è gratuita. Non esiti a contattarci telefonicamente (06-7777-1884), via e-mail o tramite il modulo di contatto. Dopo aver esaminato il Suo piano aziendale e i Paesi in cui intende presentare la domanda, Le forniremo gratuitamente una proposta strategica sul percorso più adeguato (via di Parigi/PCT/combinazione dei due).

Consulenza gratuita e richieste di informazioni

Consulenza gratuita sulla strategia di deposito dei brevetti all’estero

Presso il nostro studio, i nostri avvocati specializzati in brevetti, esperti sia nella via di Parigi (deposito diretto) che nella domanda internazionale PCT, proporranno l’iter più adeguato tenendo conto del piano aziendale e del budget. Alle piccole e medie imprese e alle start-up offriamo inoltre il servizio di assistenza per la richiesta del sussidio INPIT per le domande di brevetto all’estero (tasso di accettazione del 100%).

Orario di apertura: giorni feriali dalle 9:00 alle 20:00

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Takefumi Sugiura, consulente in brevetti

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX (EVORIX) – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale

Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti giapponesi, l’Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).