Was ist der Unterschied zwischen einem IP-Untersuchungsbericht, einem Sachverständigengutachten und einem Stellungnahmebrief? Geeignete IP-Risikoma...

Im letzten Artikel habe ich dargelegt, wie wichtig es ist, vor der Aufnahme einer Geschäftstätigkeit eine Recherche zum geistigen Eigentum durchzuführen, um das Risiko von Rechtsverletzungen zu verringern.

Nach Durchführung einer solchen Untersuchung wird ein Untersuchungsbericht erstellt, in dem die Ergebnisse zusammengefasst werden. In der Welt des geistigen Eigentums gibt es jedoch auch Dokumente wie Gutachten und Stellungnahmen. Diese Dokumente haben jeweils unterschiedliche Verwendungszwecke und Ziele, weshalb es wichtig ist, sie richtig zu unterscheiden und einzusetzen.

In diesem Artikel werden die jeweiligen Unterschiede ausführlich erläutert und vorgestellt, in welchen Situationen sie eingesetzt werden sollten.

1. Was ist ein Untersuchungsbericht?

Ein Untersuchungsbericht ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse einer Untersuchung der Rechtsverhältnisse in Bezug auf Patente, Geschmacksmuster, Marken usw. Er wird hauptsächlich verwendet, um zu überprüfen, ob die eigenen Produkte oder Dienstleistungen die geistigen Eigentumsrechte anderer Unternehmen verletzen.

✅ Hauptzweck

• Vorbeugung von Risiken im Bereich der geistigen Eigentumsrechte (FTO-Prüfung, Freigabeprüfung)
• Informationsmaterial für Geschäftspartner (z. B. bei Auftragsfertigung)
• Risikobewertung für neue Geschäftsvorhaben

Der Untersuchungsbericht ist zwar für das Risikomanagement vor der Aufnahme einer Geschäftstätigkeit nützlich, dient jedoch nicht direkt als Grundlage für Gerichtsverfahren oder die Durchsetzung von Rechten.

2. Was ist ein Gutachten? (Ein vor Gericht verwertbares offizielles Dokument)

Ein Gutachten ist ein Dokument, in dem ein Experte den Umfang von Patentrechten, Geschmacksmuster- und Markenrechten beurteilt und das als Beweismittel in Gerichts- oder Schiedsverfahren verwendet werden kann.

Im Vergleich zu einer allgemeinen Recherche im Bereich des geistigen Eigentums werden dabei folgende umfassende Prüfungen durchgeführt.

?? Zu prüfende Punkte im Gutachten

1. Vorliegen einer Verletzung (Verletzung von Patenten oder Marken anderer Unternehmen)
2. Gültigkeit der Rechte (Ist das Patent überhaupt gültig?)
3. Vorliegen von Einreden wie dem Recht auf Vorbenutzung (Gibt es eine rechtliche Grundlage, um einer Verletzung zu entgehen?)

Sie denken vielleicht: „Wenn es im Gerichtsverfahren nötig ist, kann man doch dann ein Gutachten in Auftrag geben, oder?“ Doch in manchen Fällen ist es dann bereits zu spät.

⚠ Gründe für die Notwendigkeit eines Gutachtens

Nehmen wir beispielsweise an, dass Unternehmen X einem Wettbewerber eine Abmahnung wegen „Patentverletzung“ zusendet. Wenn jedoch tatsächlich keine Patentverletzung vorliegt, läuft Unternehmen X Gefahr, wegen Behinderung des Geschäftsbetriebs des Gegners auf Schadenersatz verklagt zu werden.

Um solche Probleme zu vermeiden, ist es wichtig, vor dem Versand einer Abmahnung ein Gutachten erstellen zu lassen, um die Frage der Verletzung sowie die Gültigkeit der Rechte zu überprüfen.

⚠ Rechte, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen:
Gebrauchsmusterrechte Im Gegensatz zu Patenten können Gebrauchsmusterrechte nur ausgeübt werden, wenn ein „Gutachten zur Bewertung von Gebrauchsmustertechnologien“ vorliegt. Da eine vorherige Begutachtung zwingend erforderlich ist, ist hier besondere Vorsicht geboten.

3. Was ist ein Gutachten? (Vereinfachte Version eines Gutachtens für interne Zwecke und Geschäftspartner)

Ein Gutachten (Mien-sho) weist inhaltlich denselben Fachgrad wie ein Begutachtungsbericht auf, dient jedoch in erster Linie als Entscheidungsgrundlage für den internen Gebrauch oder für Geschäftspartner. Es wird selten als Beweismittel vor Gericht verwendet und lässt sich am besten als vereinfachter Begutachtungsbericht verstehen.

✅ Hauptverwendungszwecke eines Gutachtens

• Interne Entscheidungsfindung (als Entscheidungsgrundlage)
• Vorabprüfung bei der Beauftragung anderer Unternehmen mit der Herstellung
• Ergänzendes Material, wenn ein Untersuchungsbericht nicht ausreicht
• Einholung einer Zweitmeinung (Überprüfung der Untersuchungsergebnisse anderer Büros)

Insbesondere bei großen Projekten, die eine sorgfältige Beurteilung erfordern, können Sie durch die Nutzung eines Gutachtens eine objektivere Meinung einholen.

4. Was ist eine Entscheidung? (Objektive Beurteilung durch das Patentamt)

Das Patentamt verfügt über ein System namens „Entscheidung“, mit dem eine offizielle Beurteilung des Schutzumfangs von Patenten, Geschmacksmustern und Marken eingeholt werden kann.

?? Was bietet eine Entscheidung?

• Technischer Umfang der patentierten Erfindung (Vorliegen einer Verletzung)
• Umfang der Ähnlichkeit eines eingetragenen Geschmacksmusters (Umfang der Designrechte)
• Umfang der Wirksamkeit des Markenrechts (Umfang der zulässigen Nutzung)

Da es sich bei der Entscheidung um eine Beurteilung durch eine öffentliche Behörde handelt, stellt sie vor Gericht oder in Verhandlungen ein starkes Beweismittel dar. Allerdings hat die Entscheidung auch Nachteile.

⚠ Zu beachtende Punkte bei der Entscheidung

• Da die Ergebnisse der Entscheidung veröffentlicht werden, hat eine nachteilige Entscheidung erhebliche Auswirkungen
• Sie sind nicht rechtsverbindlich und können vor Gericht aufgehoben werden

Daher ist es wichtig, die Entscheidung zusammen mit Gutachten und Stellungnahmen sorgfältig abzuwägen.

Bisher wurden vier Arten von Dokumenten im Bereich des geistigen Eigentums erläutert. In der folgenden Abbildung lassen sich die jeweiligen Merkmale und Anwendungsbereiche auf einen Blick erkennen.

Abbildung 1: Vergleich der Merkmale von Dokumenten im Bereich des geistigen Eigentums und Anwendungsfälle Wie

Sie sehen, unterscheiden sich die einzelnen Dokumente deutlich in ihrem Verwendungszweck. Als Nächstes erläutern wir, wie Sie den geeigneten Experten auswählen.

5. Wichtige Punkte bei der Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen (Auswahl geeigneter Experten)

?? Wichtige Punkte bei der Beauftragung von Gutachten und Stellungnahmen

• Überprüfen Sie das Fachgebiet des Patentanwalts (Patente, Geschmacksmuster, Marken usw.)
• Wählen Sie einen Patentanwalt mit umfangreicher Erfahrung in der Durchsetzung von Rechten
• Ein Patentanwalt mit einem Netzwerk aus anderen Experten ist wünschenswert

In der Welt des geistigen Eigentums variiert die Fachkompetenz je nach Bereich. So eignen sich beispielsweise für Patente Experten aus den Bereichen Elektrotechnik, Chemie oder Maschinenbau, während für Markenrecht Experten mit Kenntnissen in Markenstrategie geeignet sind. Die Auswahl des richtigen Patentanwalts ist der Schlüssel zum Erfolg.

Zusammenfassung | Welche Unterlagen sollten Sie wählen?

Die Auswahl geeigneter Dokumente und die Minimierung von Risiken im Bereich des geistigen Eigentums tragen zum Erfolg Ihres Unternehmens bei.

?? Die Kanzlei für geistiges Eigentum Evorix erstellt Gutachten, Stellungnahmen und Untersuchungsberichte. Bei Fragen zum Thema geistiges Eigentum können Sie sich gerne an uns wenden.

AUTOR / Verfasser

Takefumi Sugiura

EVORIX (EVORIX) – Leitender Patentanwalt

Wir unterstützen Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Wir sind zudem mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech bestens vertraut. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).

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