Qu'est-ce qu'un nouveau type de marque ? Un conseil en brevets explique les critères d'enregistrement et les avantages.

Dans la société moderne, les éléments qui composent une marque ne se limitent plus aux caractères et aux figures traditionnels. Des logos sonores qui restent en tête, les couleurs marquantes des emballages, les animations affichées sur les appareils numériques, ou encore les marques apposées à des endroits spécifiques du produit lui-même : autant d'éléments divers qui font appel aux cinq sens et gravent la marque dans l'esprit des consommateurs.

Pour s'adapter à ces changements, le système japonais des marques a évolué, et de nouveaux types de marques sont désormais protégés, tels que les « marques animées », les « marques holographiques », les « marques composées uniquement de couleurs », les « marques sonores » et les « marques de position ».

Ces nouveaux types de marques peuvent constituer des outils puissants pour exprimer le caractère unique de votre entreprise et vous démarquer de la concurrence. Cependant, pour les enregistrer en tant que marques et les protéger juridiquement, il existe des critères à respecter. Le concept de « caractère distinctif » revêt ici une importance particulière.

Dans cet article, en m'appuyant sur les critères d'examen publiés par l'Office japonais des brevets, j'expliquerai, du point de vue d'un conseil en propriété industrielle, comment le « caractère distinctif » de ces nouveaux types de marques est évalué, ainsi que la notion d'« identité », qui revêt une importance particulière après l'enregistrement. Je souhaiterais également aborder la raison pour laquelle le soutien d'un conseil en propriété industrielle est indispensable pour protéger ces éléments essentiels à votre entreprise.

1. Qu'est-ce qu'un nouveau type de marque ?

Voyons brièvement ce que recouvre chacune de ces marques.

• Marque animée : il s'agit d'une marque dont le signe (logo) évolue au fil du temps, à l'instar du logo d'ouverture d'une publicité télévisée ou du logo animé qui s'affiche lors du chargement d'un site web.
• Marque holographique : il s'agit d'une marque qui change grâce à des effets visuels obtenus par la technologie holographique, par exemple lorsque le signe figurant sur un emballage apparaît différemment selon l'angle de vue ou scintille sous l'effet de la lumière.
• Marques composées uniquement de couleurs : il s'agit de marques enregistrées sous la forme d'une couleur unique ou d'une combinaison de couleurs, comme les couleurs tricolores de 7-Eleven ou les rayures bleues, blanches et noires de la gomme « MONO » de Tombow. Cela peut concerner les couleurs utilisées sur l'ensemble de l'emballage d'un produit ou sur la façade d'un magasin.
• Marques sonores : il s'agit de marques enregistrées non pas sous forme de lettres ou de figures, mais sous forme de « sons » tels que des mélodies, des voix ou des effets sonores, comme le logo sonore « Hi-Sa-Mi-Ts » de la publicité pour « Salonpas » de Hisamitsu Pharmaceutical ou la sonnerie « Call Me » de NTT Docomo.
• Marques de position : il s'agit de marques enregistrées qui correspondent à un signe (marque) apposé à un emplacement spécifique sur l'emballage ou l'étiquette d'un produit, ou sur le produit lui-même. Par exemple, cela peut concerner une couture ou une étiquette apposée à un emplacement spécifique sur la poche arrière d'un jean.

Ces nouveaux types de marques visent à protéger des éléments de la marque que les marques traditionnelles, telles que les lettres, les figures ou les symboles, ne permettaient pas à elles seules de couvrir.

2. La clé de l'enregistrement d'une marque : comment évalue-t-on le « caractère distinctif » ?

Pour qu'une marque soit enregistrée, le « caractère distinctif » est en principe indispensable. Le « caractère distinctif » désigne la capacité du consommateur qui voit cette marque à reconnaître qui (quelle entreprise ou quel individu) fournit un produit ou un service spécifique.

Même pour les nouveaux types de marques, ce « caractère distinctif » constitue le critère d'examen le plus important. Les critères d'examen de l'Office des brevets définissent des normes spécifiques pour évaluer le caractère distinctif de chaque type de marque.

(1) Caractère distinctif des marques animées, des marques holographiques et des marques de position

Pour ces marques, le caractère distinctif est évalué en considérant l'ensemble de la marque, c'est-à-dire en combinant le « signe (lettres, figures, etc.) » avec son « état évoluant dans le temps (marque animée) », son « état variant par effet visuel (marque holographique) » ou son « état situé à un emplacement spécifique (marque de position) ».

Cependant, l'élément de base sur lequel repose l'appréciation du caractère distinctif reste le signe lui-même (les lettres ou les figures en tant que telles, sans mouvement ni position).

• Lorsque l'élément distinctif possède un caractère distinctif : même si ce signe est animé, s'accompagne d'un effet holographique ou est apposé à un emplacement spécifique, son caractère distinctif n'est pas perdu du fait de ce mouvement, de cet effet ou de cet emplacement. Lorsque les caractères ou les figures sont en eux-mêmes uniques et permettent à eux seuls d'identifier la provenance, les éléments tels que le mouvement ou l'emplacement ont tendance à être considérés comme ayant un effet décoratif.
• Lorsque l'élément distinctif n'a pas de caractère distinctif : par exemple, si l'on utilise de simples caractères ou figures génériques (tels que la dénomination commune d'un produit ou des figures courantes, relevant des différents points de l'article 3, paragraphe 1, de la loi sur les marques), même en y ajoutant des éléments tels que le mouvement, un effet holographique ou un emplacement spécifique, le caractère distinctif de la marque dans son ensemble n'est en principe pas reconnu.Il est fort probable que la trajectoire du mouvement, la surface d'affichage différente due à l'hologramme ou la marque située à un emplacement spécifique soient jugées comme de simples descriptions du produit ou de simples éléments décoratifs.

Par exemple, si l'icône d'une application pour smartphone présente une animation spécifique au moment de son lancement, il est fort probable que l'icône puisse être enregistrée sans problème, à condition que la « figure elle-même » soit unique et distinctive. En revanche, il sera difficile d'obtenir l'enregistrement si l'on se contente d'ajouter une animation à une figure courante que l'on trouve partout.

(2) Caractère distinctif des marques composées uniquement de couleurs

Pour les marques composées uniquement de couleurs, qui ne comportent ni lettres ni figures, le caractère distinctif est évalué sur la base des « couleurs » utilisées. Il est possible de combiner plusieurs couleurs, mais c'est la combinaison dans son ensemble qui est prise en compte.

Il est important de noter que, pour les marques composées uniquement de couleurs, « l'emplacement » de la couleur sur le produit n'est pas pris en compte. Cela repose sur le principe selon lequel, si la même couleur est utilisée, elle est considérée comme une marque de couleur unique, quel que soit l'endroit où elle figure sur l'emballage. Contrairement aux marques de position, ce n'est pas « la couleur à un emplacement spécifique » qui est prise en compte, mais la question de savoir si « la couleur elle-même » possède un caractère distinctif.

De par leur nature, les marques composées uniquement de couleurs sont souvent difficiles à reconnaître comme ayant un caractère distinctif. En particulier, les couleurs suivantes sont en principe jugées dépourvues de caractère distinctif :

• Les couleurs qui indiquent de manière courante la « dénomination commune » des produits ou des services : Les couleurs dont l'utilisation à des fins spécifiques est prévue par la loi ou la réglementation (par exemple : la combinaison habituelle du rouge et du blanc pour les événements festifs, celle du noir et du blanc pour les funérailles)
• Les couleurs indiquant la « nature » des produits ou des services : les couleurs naturellement associées à la nature du produit (par exemple, la couleur de la sauce soja), les couleurs indispensables à l'assurance de la fonctionnalité (par exemple, le noir ou le blanc des pneus de voiture), les couleurs habituellement utilisées pour rehausser l'attrait (par exemple, l'argenté des téléphones portables), les couleurs qui existent mais ne sont généralement pas utilisées (par exemple, le rouge ou le bleu des réfrigérateurs), les simples rayures verticales sur un produit ou le simple fait d'utiliser le jaune ou le rouge
• Couleurs habituellement utilisées pour la prestation de services : couleurs que présentent habituellement les objets utilisés pour la prestation de services

Ainsi, la simple couleur d'un produit, les couleurs couramment utilisées dans le secteur ou celles fréquemment utilisées pour rehausser l'attrait d'un produit sont souvent considérées comme n'ayant pas, en elles-mêmes, le pouvoir d'identifier la source. La plupart des marques composées uniquement de couleurs sont réputées relever de l'article 3, paragraphe 1, point 3 ou 6, de la loi sur les marques.

Par conséquent, l'enregistrement d'une marque composée uniquement de couleurs est en principe limité aux cas où, à la suite d'une utilisation prolongée, celle-ci est devenue largement connue des consommateurs et où la simple vue de cette couleur permet de reconnaître un produit ou un service spécifique (lorsqu'elle a acquis un caractère distinctif par l'usage).

(3) Caractère distinctif des marques sonores

Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque sonore, on observe la marque dans son ensemble, en combinant les « éléments sonores (timbre, rythme, sons naturels, etc.) » et les « éléments linguistiques (paroles, etc.) ».

Lors de l'évaluation du caractère distinctif d'une marque sonore, si le caractère distinctif est reconnu pour l'un des deux éléments (sonore ou linguistique), la marque est alors considérée comme distincte dans son ensemble. Par exemple, même si les paroles sont des phrases courantes, si la mélodie est très unique et permet de reconnaître immédiatement l'entreprise dès qu'on l'entend, la marque peut être enregistrée.

Cependant, tout comme les marques de couleur, il arrive que le caractère distinctif d'une marque sonore soit difficilement reconnu. En particulier, les sons suivants sont en principe jugés dépourvus de caractère distinctif :

• Les sons qui ne sont que la simple lecture de termes ou de noms courants :
• les signaux, les alarmes et autres sons extrêmement courants : (par exemple, le son d'une cloche, le sifflement d'un sifflet)
• Les sons émis habituellement par un produit : les sons émis naturellement par un produit (par exemple, le bruit de rotation d'un ventilateur), les sons habituellement utilisés pour assurer son fonctionnement (par exemple, la sonnerie d'un réveil)
• Les sons émis habituellement lors de la prestation de services : les sons émis naturellement de par leur nature (ex. : le grésillement de la viande grillée), les sons habituellement utilisés (ex. : le « ding » d'un forgeron)
• Sons naturels : sons existant dans la nature, tels que le bruit du vent ou du tonnerre, ou sons artificiels qui les imitent (à condition toutefois qu'ils ne soient pas reconnus comme une indication de provenance)
• Sons destinés à attirer l'attention de l'opérateur ou à marquer les esprits : musique de fond de publicité, etc. (à condition toutefois qu'ils ne soient pas largement reconnus comme une indication de provenance)
• Sons qui ne servent qu'à renforcer l'attrait des produits ou des services : (par exemple, le « piou piou » qui retentit chaque fois qu'on enfile des chaussures pour enfants)
• Sons émis par des objets utilisés pour la fourniture de services : bruit de roulement d'un véhicule, bruit de mouture de grains de café

Comme le montrent ces exemples, les simples sons fonctionnels d'un produit, les effets sonores courants ou les sons naturels sont généralement considérés comme n'ayant pas, en eux-mêmes, de caractère distinctif. La plupart des marques sonores sont considérées comme relevant de l'article 3, paragraphe 1, point 3 ou 6, de la loi sur les marques.

Toutefois, contrairement aux marques de couleur, les exemples cités au paragraphe 1, point 3, de l'article 3 ne constituent pas une liste exhaustive. Par conséquent, il est possible que des sons non mentionnés ici soient reconnus comme ayant un caractère distinctif.

Toutefois, dans la plupart des cas, pour qu'une marque sonore soit enregistrée, il est souvent nécessaire qu'elle ait acquis un caractère distinctif grâce à une utilisation prolongée, à l'instar des marques de couleur. C'est le cas, par exemple, des logos sonores de publicités utilisés depuis de nombreuses années.

3. Les pièges après l'enregistrement ? L'appréciation de l'« identité »

Même si vous parvenez à enregistrer ce nouveau type de marque, vous ne devez pas baisser la garde. Lors de l'utilisation d'une marque enregistrée, il est essentiel de vérifier si « la marque enregistrée et la marque utilisée sont identiques ». Cette question de l'« identité » devient particulièrement cruciale lorsqu'il s'agit de respecter l'obligation d'usage pour maintenir le droit de marque (en réponse à une procédure de radiation pour non-usage) ou lorsque l'on invoque une contrefaçon du droit de marque d'une autre société.

Là encore, il existe des critères d'appréciation propres à ce nouveau type de marque.

(1) Identité des marques animées, des marques holographiques et des marques de position

L'identité de ces marques est déterminée en fonction de l'existence ou non de « différences entre les signes » ou de « différences dans l'état ou la position changeants ».

• Marques animées : en principe, l'identité n'est pas reconnue s'il existe une différence entre les signes déposés ou enregistrés eux-mêmes, ou s'il existe une différence dans l'état de variation du signe au fil du temps.
• Marques holographiques : en principe, l'identité n'est pas reconnue s'il existe une différence entre les signes déposés ou enregistrés eux-mêmes, ou s'il existe une différence dans l'état de variation du signe résultant de l'effet visuel de l'holographie.
• Marque de position : en principe, l'identité n'est pas reconnue s'il existe une différence entre le signe déposé et le signe enregistré, ou s'il existe une différence dans la position du signe.

Par exemple, si l'on modifie de manière significative une image intermédiaire de l'animation d'une marque de mouvement enregistrée, ou si l'on utilise le signe d'une marque de position enregistrée en le déplaçant vers un emplacement totalement différent sur le produit, il est possible que l'on ne considère pas qu'il s'agit d'une utilisation de la marque enregistrée.

(2) Identité des marques composées uniquement de couleurs

L'identité d'une marque composée uniquement de couleurs est déterminée en fonction de l'identité ou non de la « teinte », de la « saturation » et de la « luminosité » des couleurs utilisées.

De plus, dans le cas d'une marque composée de plusieurs couleurs, l'identité peut ne pas être reconnue si la « disposition » ou les « proportions » des couleurs diffèrent. Par ailleurs, si une demande d'enregistrement de marque de couleur a été déposée en précisant un « emplacement » spécifique, l'identité n'est en principe pas reconnue si cet emplacement diffère lors de l'utilisation.

Si l'on utilise une couleur qui diffère ne serait-ce que légèrement de la couleur enregistrée, ou si l'on modifie l'ordre de la combinaison de couleurs ou les proportions de surface, cela peut nuire à l'appréciation de l'identité, même si les couleurs elles-mêmes sont identiques.

(3) Identité des marques sonores

En ce qui concerne l'identité des marques sonores, la question est de savoir si les opérateurs les perçoivent globalement comme des « marques sonores identiques », même si les « éléments sonores » et les « éléments linguistiques » diffèrent.

Pour que l'identité soit reconnue, il est au minimum nécessaire que « la mélodie soit identique ». De plus, même si la mélodie est identique, la décision tient compte des différences entre les éléments tels que le « rythme », le « tempo », l'« harmonie » et les « instruments utilisés ».

Par exemple, si la marque sonore enregistrée est une mélodie jouée au violon, alors que le son utilisé est la même mélodie jouée par un orchestre symphonique, l'identité pourrait ne pas être reconnue si l'impression générale est très différente. Il ne suffit pas que la mélodie soit simplement la même ; la « sonorité » et l'« atmosphère » avec lesquelles cette mélodie est jouée sont également importantes.

(4) Identité en cas d'utilisation combinée avec d'autres signes

Il s'agit d'un critère important commun à tous les nouveaux types de marques. La question de l'identité peut se poser lorsque la marque de nouveau type enregistrée est utilisée en combinaison avec d'autres signes, tels que des lettres ou des figures.

Dans ce cas, même si la marque de type nouveau enregistrée est incluse dans l'ensemble de la marque utilisée, l'identité n'est reconnue que si la marque de type nouveau enregistrée est considérée, indépendamment de l'ensemble de la marque utilisée, comme un signe permettant d'identifier la provenance du produit.

En d'autres termes, si la marque animée enregistrée n'apparaît lors de son utilisation qu'en petit format, à titre de simple ornement à côté du nom d'une autre société, et que le consommateur ne peut identifier la société en regardant uniquement cette marque animée, il est possible que l'utilisation de la marque enregistrée ne soit pas reconnue. Il est indispensable que la marque de ce nouveau type enregistrée possède en soi un caractère distinctif indépendant et qu'elle fonctionne comme l'indication principale de l'origine au sein de l'ensemble de la marque utilisée.

4. Protection complexe des « nouveaux types de marques » : pourquoi faire appel à un conseil en propriété industrielle ?

Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, les marques de type nouveau sont soumises à des critères d'examen et à des précautions d'utilisation spécifiques, qui diffèrent de ceux des marques traditionnelles telles que les marques verbales ou figuratives. En particulier, les marques composées uniquement de couleurs ou les marques sonores ont souvent du mal à se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque, et l'acquisition d'un « caractère distinctif par l'usage » est souvent la clé de l'enregistrement.

Afin de protéger juridiquement et efficacement les éléments distinctifs de votre marque, il est nécessaire de bien comprendre ces critères complexes et d'élaborer une stratégie appropriée.

C'est là que nous, les conseils en propriété industrielle, pouvons vous aider.

• Conseils avisés en matière de caractère distinctif : nous évaluons de manière professionnelle, en nous appuyant sur les critères d'examen les plus récents de l'Office des brevets et sur des cas antérieurs, si les mouvements, couleurs ou sons que vous souhaitez protéger possèdent un caractère distinctif en tant que marques, et, le cas échéant, quels en sont les points forts et les points faibles. En particulier, si le caractère distinctif est jugé insuffisant, nous pouvons vous proposer des mesures concrètes, telles qu'une stratégie visant à acquérir un caractère distinctif par l'usage.
• Élaboration d'une stratégie de dépôt optimale : en fonction des éléments de marque que vous souhaitez protéger, nous vous conseillons, grâce à notre expertise, sur le type de marque (mouvement, couleur, son, etc.) qu'il est le plus efficace de déposer, ainsi que sur la manière de représenter cette marque et de la décrire dans la demande. Nous vous aidons à rédiger les documents appropriés, qu'il s'agisse de partitions ou de représentations de formes d'onde pour les marques sonores, ou de numéros de couleur et d'explications détaillées sur les modes d'utilisation pour les marques de couleur.
• Accompagnement pour l'acquisition du caractère distinctif par l'usage : lorsque l'enregistrement vise à obtenir un caractère distinctif par l'usage, comme c'est le cas pour les marques de couleur ou les marques sonores, la collecte de preuves revêt une importance capitale. En tant qu'experts, nous vous apportons un soutien concret sur les questions suivantes : pendant combien de temps et sous quelle forme faut-il utiliser la marque pour que le « caractère distinctif par l'usage » soit reconnu ? Quels types de preuves (volume de publicité, chiffre d'affaires, résultats d'enquêtes, etc.) faut-il collecter, et comment les organiser et les présenter pour qu'elles soient efficaces ?
• Négociation avec les examinateurs de l'Office des brevets et traitement des modifications : si l'Office des brevets notifie un motif de refus concernant la marque déposée, par exemple pour absence de caractère distinctif, il est nécessaire de comprendre précisément le contenu de cette notification et de présenter une réfutation appropriée ou d'apporter des modifications à la demande. Ces démarches requièrent des connaissances spécialisées ; un conseil en propriété industrielle négociera en votre nom avec les examinateurs et effectuera les démarches nécessaires pour augmenter les chances d'enregistrement.
• Conseils sur l'utilisation appropriée après l'enregistrement : même après l'enregistrement de la marque, il est important de l'utiliser conformément à l'enregistrement afin de maintenir la validité de vos droits. En particulier, pour les nouveaux types de marques, l'évaluation de l'« identité » peut s'avérer complexe ; nous vous fournissons donc des conseils sur les modalités d'utilisation appropriées de la marque enregistrée afin de réduire le risque de procédure de radiation pour non-usage.

Les éléments distinctifs de votre entreprise, tels que les « mouvements », les « couleurs » ou les « sons », sont des atouts précieux qui marquent la mémoire des consommateurs et forgent une image de marque forte. Cependant, pour protéger juridiquement ces nouveaux éléments et empêcher leur imitation par des concurrents, des connaissances et une expérience spécialisées sont indispensables.

En tant qu'experts en propriété intellectuelle, les conseils en propriété industrielle vous proposent les meilleures solutions pour protéger au maximum les éléments distinctifs de votre marque et se chargent de toutes les démarches complexes à votre place.

Résumé

• Les « marques de mouvement », les « marques holographiques », les « marques composées uniquement de couleurs », les « marques sonores » et les « marques de position » constituent de nouveaux types de marques destinés à protéger la diversité des expressions de marque dans le monde moderne.
• Bien que le « caractère distinctif » soit indispensable à leur enregistrement, les marques composées uniquement de couleurs et les marques sonores, en particulier, sont, de par leur nature, difficiles à reconnaître comme distinctives ; l'acquisition d'un « caractère distinctif par l'usage » devient donc un élément clé.
• Même après l'enregistrement, l'« identité » entre la marque enregistrée et la marque utilisée est importante, et il existe des critères d'appréciation propres à chaque type de marque. Il convient également de prêter attention aux points à respecter lors de l'utilisation en combinaison avec d'autres signes distinctifs.
• Pour comprendre ce système complexe et protéger efficacement les éléments de votre marque, il est utile de faire appel à un conseil en propriété industrielle, qui est un expert en la matière.

Protégez efficacement vos idées novatrices et la personnalité de votre entreprise en tirant parti de ce nouveau type de régime de marques.

Si vous envisagez de protéger en tant que marque des éléments uniques tels que des « mouvements », des « couleurs », des « sons » ou des « positions » dans le cadre de votre activité, n'hésitez pas à consulter un conseil en propriété industrielle.

Fort de ses connaissances et de son expérience approfondies en matière de nouveaux types de marques, notre cabinet vous propose la stratégie de protection la mieux adaptée à votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter.

[Coordonnées] Cabinet de propriété intellectuelle Evolix – Conseiller en propriété industrielle Kenbun Sugiura

AUTEUR / Rédacteur

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX (EVORIX) - Avocat spécialisé en propriété intellectuelle

Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les aspects liés à la propriété intellectuelle, depuis le dépôt de demandes de brevets, de marques, de dessins et modèles et de droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en matière de contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).

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