Ist es notwendig, eine Marke zu registrieren? Ein Patentanwalt erklärt die Risiken und wie man eine "Klassifizierung" wählt, über die Manager Besch...

In den letzten Jahren erlebt die Fitnessbranche einen beispiellosen Boom, der sich in Form von rund um die Uhr geöffneten Fitnessstudios, Personal Training in Einzelräumen, Pilates sowie auf bestimmte Körperbereiche spezialisierten Studios äußert. Wenn man durch die Stadt geht, ist es keine Seltenheit, Schilder neuer Fitnessstudios zu sehen.

Doch angesichts des immer härter werdenden Wettbewerbs gibt es ein erhebliches Risiko, das viele Unternehmer leicht übersehen. Dabei handelt es sich um die Frage der Rechte an „Marken (Markennamen und Logos)“.

„Das betrifft uns nicht, wir sind ein kleines, privat geführtes Fitnessstudio.“
„Wir haben den Firmennamen (Handelsnamen) beim Handelsregister eintragen lassen, also ist alles in Ordnung.“

Wenn Sie so denken, befindet sich Ihr Unternehmen in einer äußerst gefährlichen Lage. Es kommt tatsächlich vor, dass eines Tages plötzlich eine Abmahnung wegen „Markenrechtsverletzung“ von einem unbekannten Unternehmen eintrifft und Sie gezwungen sind, alle Schilder, Flyer und die Website Ihres Fitnessstudios neu zu gestalten – ein wahrer Albtraum.

In diesem Artikel erläutert ein Patentanwalt, der Experte für geistiges Eigentum ist, ausführlich die Bedeutung der „Markenregistrierung“ für Sportstudios und Fitnessunternehmen, die Risiken einer Nichtregistrierung sowie die Auswahl der komplexen „Klassen“.

Kapitel 1: Warum ist eine „Markeneintragung“ für Sportstudios notwendig?

1. Das einzige rechtliche Mittel zum Schutz des „Markennamens“

Für ein Fitnessstudio sind der Name (Firmenname) und das Logo das „Aushängeschild“, anhand dessen Mitglieder Ihr Studio erkennen. Der Ruf, dass man „im XX-Fitnessstudio abnehmen kann“ oder dass „XX-Fitness über eine gute Ausstattung verfügt“, wird vollständig mit diesem Namen verbunden.

Die Markeneintragung ist ein System, bei dem Ihnen vom Staat (Patentamt) das ausschließliche Recht zur Nutzung dieses „Gutes“ gewährt wird. Durch die Eintragung können Sie anderen Unternehmen rechtlich verbieten oder verhindern, denselben oder einen verwirrenden Namen zu verwenden.

2. Das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ (Anmeldungsprinzip)

Das japanische Markensystem folgt dem „Anmeldeprinzip“. Das bedeutet, dass nicht derjenige, der sich den Namen zuerst ausgedacht oder ihn zuerst verwendet hat, sondern derjenige, der die Unterlagen als Erster beim Patentamt eingereicht hat, die Rechte erhält.

Selbst wenn Sie diesen Namen für Ihr Fitnessstudio bereits seit fünf Jahren verwenden und in der Region beliebt sind, gehen die Rechte auf den Konkurrenten über, wenn dieser, der erst gestern eröffnet hat, die Marke zuerst eintragen lässt. Im schlimmsten Fall sind Sie gezwungen, den Namen zu ändern, den Sie seit Jahren verwenden (dies wird als „Markenrechtsverletzung“ bezeichnet).

3. „Firmennameneintragung“ und „Markeneintragung“ sind zwei verschiedene Dinge

Viele Unternehmer glauben fälschlicherweise, dass ihr Name geschützt ist, nur weil sie die Gründung ihres Unternehmens beim Rechtsamt (Handelsregister) angemeldet haben.

• Firmennameneintragung (Justizamt): Hier wird der Name des Unternehmens registriert. Solange die Anschrift nicht identisch ist, kann derselbe Name auch von anderen Unternehmen registriert werden.
• Markeneintragung (Patentamt): Hier wird der Markenname für Waren oder Dienstleistungen registriert. Diese ist in ganz Japan gültig und verhindert die Verwendung identischer oder ähnlicher Namen.

Das heißt: Selbst wenn ein Name als Firmenname eingetragen ist, darf er nicht auf Schildern oder in der Werbung verwendet werden, wenn dadurch Markenrechte verletzt werden.

Kapitel 2: „Drei Schäden“, die entstehen, wenn keine Markenregistrierung erfolgt

Welche Risiken bestehen, wenn Sie Ihr Fitnessstudio ohne Markenregistrierung weiterführen? Sehen wir uns konkret drei Schadensszenarien an.

Risiko 1: Sie erhalten eine Abmahnung und werden auf Schadenersatz verklagt

Eines Tages erhalten Sie plötzlich ein Einschreiben mit Rückschein vom Markeninhaber (einem anderen Unternehmen, das die Rechte besitzt). Der Inhalt lautet: „Der Name Ihres Fitnessstudios verletzt unsere Markenrechte. Stellen Sie die Nutzung unverzüglich ein und zahlen Sie XX
Millionen Yen als Nachzahlung für die bisherige Nutzung.“ Eine Markenrechtsverletzung gilt auch dann als fahrlässig, wenn sie nicht vorsätzlich begangen wurde, und kann Gegenstand einer Schadensersatzforderung sein.

Risiko 2: Kosten für eine erzwungene Namensänderung (Rebranding)

Wenn Sie die Abmahnung akzeptieren und den Namen ändern, sind die Kosten dafür enorm.

• Kosten für die Entfernung und Anbringung des Ladenschilds (ab mehreren hunderttausend Yen)
• Neudruck von Broschüren, Visitenkarten und Mitgliedskarten
• Anpassung der Website und der Social-Media-Konten
• Neuanfertigung der Mitarbeiteruniformen
• Änderung der Logo-Dekoration im Innenbereich

Selbst bei einem kleinen Fitnessstudio belaufen sich die Kosten für all diese Maßnahmen auf mehrere hunderttausend bis mehrere Millionen Yen. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass Mitglieder aufgrund der Namensänderung befürchten, die Geschäftsführung sei in Schwierigkeiten geraten, was zu Kündigungen führen kann.

Risiko 3: Nachahmung durch andere Unternehmen und damit sinkender Markenwert

Stellen Sie sich hingegen vor, Ihr Fitnessstudio wäre ein großer Erfolg. Angenommen, in der Nachbarschaft eröffnet ein Fitnessstudio mit einem Namen, der dem Ihres sehr ähnlich ist, und kopiert auch Ihr Leistungsangebot.

Wenn Sie keine Markenrechte besitzen, haben Sie keine rechtliche Handhabe, um den anderen aufzufordern, den Namen zu ändern. Selbst wenn Mitglieder versehentlich bei dem anderen Studio beitreten oder sich ein schlechter Ruf verbreitet, weil sie dachten, es sei eine Filiale Ihres Studios, aber die Qualität schlecht war, können Sie nur tatenlos zusehen.

Kapitel 3: Welche „Klassen“ sollten Sportstudios registrieren?

Bei der Markenanmeldung sind die Auswahl der „bezeichneten Waren und Dienstleistungen“ sowie die Festlegung der „Klassen (Klasse 1 bis Klasse 45)“ die Bereiche, die am meisten Fachwissen erfordern. Wenn Sie nicht richtig auswählen
, in welche Kategorie Ihr Unternehmen fällt, wird das Recht, das Sie sich mühsam angemeldet haben, bedeutungslos.

Wir erläutern die für den Betrieb eines Fitnessstudios unverzichtbaren Klassen sowie die Klassen, die je nach Geschäftsausrichtung in Betracht gezogen werden sollten.

[Unverzichtbar] Klasse 41: Bildung, Sport und Unterhaltung

Wenn Sie ein Fitnessstudio, einen Fitnessclub oder ein Yogastudio betreiben, ist diese Klasse 41 unverzichtbar.

Konkret werden die folgenden Punkte (bezeichnete Dienstleistungen) angegeben:

• „Bereitstellung von Sportanlagen“
• „Sportunterricht“ (z. B. Personal Training und Kursleitung)
• „Vermittlung von Wissen“ (z. B. Gesundheitsberatung und Diätberatung)
• „Planung und Durchführung von Seminaren“

Wenn diese Punkte nicht berücksichtigt werden, sind die Rechte am Namen des Fitnessstudios nicht geschützt.

[Je nach Geschäftstätigkeit zu prüfen] Sonstige Kategorien

Heutzutage beschränken sich Fitnessstudios nicht mehr nur auf die Vermietung von Räumlichkeiten, sondern diversifizieren ihr Angebot, beispielsweise durch den Verkauf von Waren oder Online-Übertragungen. Je nach Geschäftsmodell müssen auch die folgenden Kategorien berücksichtigt werden.

1. Verkauf von eigener Bekleidung und Fanartikeln

→ Klasse 25 (Bekleidung, Schuhe usw.) Dies ist erforderlich, wenn T-Shirts
, Mützen, Trainingsbekleidung usw. mit dem Logo des Fitnessstudios verkauft werden (einschließlich der Ausgabe an Mitglieder). Auch wenn Sie denken, dass diese Artikel „nur vom Personal getragen werden“, sollten Sie diese Rechte erwerben, falls die Möglichkeit besteht, sie bei Veranstaltungen usw. zu verkaufen.

2. Verkauf von Proteinen und Nahrungsergänzungsmitteln

→ Klasse 5, Klasse 29, Klasse 30, Klasse 32
Dies ist ein sehr komplexer Punkt. Auch wenn man allgemein von „Protein“ spricht, unterscheiden sich die Klassifizierungen je nach Inhaltsstoffen und Form.

• Klasse 5 (Arzneimittel usw.): Nahrungsergänzungsmittel in Form von Tabletten oder Kapseln sowie Produkte, denen eine medizinische Wirkung zugeschrieben wird.
• Klasse 29 (tierische Lebensmittel): Pulverproteine auf Basis von Milchprodukten (Molke, Kasein) usw.
• Klasse 30 (pflanzliche Lebensmittel): Proteine auf Sojabasis, Proteinriegel usw.
• Klasse 32 (Erfrischungsgetränke): Trinkfertige Proteingetränke, Sportgetränke.

Es gibt häufig Fälle, in denen man bei der Anmeldung dachte: „Da es sich um Protein handelt, fällt es wohl unter Klasse 32 (Getränke)“, doch da das tatsächlich verkaufte Produkt ein Pulver (Klasse 29) war, lag es außerhalb des Schutzumfangs.

3. Bei der Durchführung von Online-Salons oder der Bereitstellung von Videos

→ Klasse 9 (herunterladbare Videodaten usw.)
→ Klasse 38 (Telekommunikation usw.)
Seit der Corona-Pandemie nehmen „Online-Trainings“ und der „Verkauf von Videomaterial“ zu. Da es sich hierbei um Dienstleistungen über das Internet handelt, ist unter Umständen nicht nur Klasse 41, sondern auch Klasse 9 (Apps und Videodaten) abzudecken.

4. Beim Verkauf von Handtüchern und Sportartikeln

→ Klasse 24 (Textilien, Handtücher usw.)
→ Klasse 28 (Spielzeug, Sportgeräte usw.) Wenn
Sie Yogamatten, Hanteln, Trainingsbänder usw. unter Ihrer eigenen Marke anbieten, ist die Klasse 28 erforderlich.

Kapitel 4: Welche Namen können registriert werden?

Auch wenn Sie denken: „Ich habe mir einen guten Namen ausgedacht!“, können nicht alle Begriffe als Marke eingetragen werden. Sie müssen die Prüfung durch das Patentamt bestehen.

Fälle, in denen eine Eintragung schwierig ist

1. Allgemeine Bezeichnungen und beschreibende Bezeichnungen

Namen, die lediglich den Inhalt der Dienstleistung beschreiben, werden mit der Begründung „mangelnde Unterscheidungskraft“ abgelehnt.

• × „Shibuya Sportstudio“
• × „Diät-Personal-Studio“
• × „24-Stunden-Fitness“

Denn dies sind Begriffe, die jeder verwenden möchte, und sie sollten nicht einem einzigen Unternehmen vorbehalten sein.

2. Ähnlichkeit mit bestehenden Marken

Wenn eine Marke in Bezug auf „Aussehen“, „Aussprache“ oder „Bedeutung“ Ähnlichkeit mit einer bereits von einem anderen Unternehmen eingetragenen Marke aufweist, kann sie nicht eingetragen werden. So können
beispielsweise Namen wie „RAIZAP“ oder „RIZUP“, die dem bekannten „RIZAP“ ähneln, selbstverständlich nicht eingetragen werden, und selbst bei völlig unterschiedlicher Schreibweise ist die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung hoch, wenn die Aussprache ähnlich ist.

Tipps zur Erhöhung der Registrierungschancen

• Künstliche Wortschöpfungen: Kombinieren Sie völlig neue Wörter. (Beispiele: NIKE und Reebok sind starke Marken.)
• Kombination mit einem Logo: Selbst wenn die Buchstaben allein zu allgemein sind und eine Eintragung schwierig ist, kann eine Eintragung durch die Kombination mit einem charakteristischen Logo möglich sein (Logo-Marke). In diesem Fall ist jedoch zu beachten, dass die Rechte am „Logo-Design“ entstehen, wodurch das ausschließliche Recht an den Buchstaben selbst geschwächt wird.

Kapitel 5: Was sind die Vorteile einer Beauftragung eines Patentanwalts?

In letzter Zeit gibt es zwar immer mehr einfache Websites zur Markenanmeldung, die KI nutzen, doch in Branchen mit starker Konkurrenz, wie beispielsweise bei Fitnessstudios, empfehlen wir dringend, einen Patentanwalt zu beauftragen. Die Gründe dafür sind folgende:

1. Die Genauigkeit der „Recherche“ ist anders

Das Wichtigste bei der Markenanmeldung ist die „Recherche nach älteren Marken“ vor der Einreichung. Dabei wird nicht
nur nach identischen Namen gesucht, sondern mit fachlichem Sachverstand beurteilt, ob das Risiko besteht, dass die Marke als ähnlich angesehen wird. Insbesondere in der Fitnessstudio-Branche gibt es viele englische oder aus Katakana abgeleitete Wortschöpfungen, was die Beurteilung von Ähnlichkeiten sehr schwierig macht.
Ein Patentanwalt gibt auf der Grundlage früherer Rechtsprechung und Prüfungsrichtlinien konkrete Ratschläge, wie z. B. „Bei diesem Namen liegt die Registrierungswahrscheinlichkeit bei X %“ oder „Dieser Teil sollte geändert werden“.

2. Umgang mit der „Mitteilung über die Ablehnungsgründe“

Nach der Anmeldung kann es vorkommen, dass das Patentamt eine Mitteilung (Ablehnungsbescheid) versendet, in der es heißt: „In dieser Form kann
die Eintragung nicht erfolgen.“ Viele Einzelpersonen geben an dieser Stelle auf, doch mit Hilfe eines Patentanwalts lassen sich in vielen Fällen durch die Einreichung von „Stellungnahmen“ oder „Berichtigungsanträgen“ und durch Gegenargumente gegenüber dem Prüfer die Ergebnisse umkehren und die Eintragung erreichen.

3. „Strategische Beratung“ zum Schutz Ihres Unternehmens

Wir übernehmen nicht nur die Registrierung für Sie.

• „Wenn Sie in Zukunft eine Franchise-Expansion planen, sollten Sie auch diese Klasse sichern.“
• „Bleiben die Rechte auch gültig, wenn die Farbe des Logos geändert wird?“

Die Stärke eines Patentanwalts liegt darin, dass er eine auf Ihre Unternehmensstrategie abgestimmte Beratung im Bereich des geistigen Eigentums anbieten kann.

Kapitel 6: Ablauf der Markenanmeldung und Kostenübersicht

Ablauf bis zur Registrierung

1. Gespräch und Recherche: Wir erfragen die Details Ihres Geschäfts und prüfen, ob es ähnliche Marken gibt.
2. Anmeldung: Wir reichen den Antrag beim Patentamt ein. Ab diesem Zeitpunkt wird empfohlen, das Zeichen „Marke im Gebrauch (TM)“ anzubringen.
3. Prüfung: Die Prüfung erfolgt durch einen Prüfer des Patentamts. (Derzeit dauert dies etwa sechs Monate bis ein Jahr.
   ) *Durch die Nutzung des Systems der „beschleunigten Prüfung“ kann die Bearbeitungszeit unter bestimmten Voraussetzungen auf etwa zwei bis drei Monate verkürzt werden. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie einen festen Eröffnungstermin haben.
4. Zulassungsbescheid und Eintragung: Nach bestandener Prüfung entrichten Sie die Eintragungsgebühr, woraufhin das Markenrecht entsteht.

Kosten

Die Kosten setzen sich aus den „Stempelgebühren an das Patentamt“ und den „Honoraren für den Patentanwalt“ zusammen. Sie variieren zudem je nach Anzahl der Klassen.

• Bei der Anmeldung: ab mehreren Zehntausend Yen (Stempelgebühren + Honorar)
• Bei der Eintragung: ab mehreren Zehntausend Yen (Eintragungsgebühr + Erfolgshonorar usw.)

Das mag Ihnen vielleicht „teuer“ erscheinen, aber da Sie mit einer einmaligen Registrierung Ihre Rechte für 10 Jahre (bei Verlängerung auf unbegrenzte Zeit) schützen können, entspricht dies umgerechnet einer monatlichen Versicherungsprämie von einigen hundert bis tausend Yen. Im Vergleich zu den Schadensersatzsummen oder den Kosten für ein Rebranding im Falle von Problemen ist dies eine äußerst kostengünstige Investition.

Fazit: Muskeln lassen einen nicht im Stich. Aber Marken lassen einen im Stich, wenn man sie nicht schützt.

„Muskeln lassen einen nicht im Stich“ – ein Spruch, den alle Trainingsbegeisterten kennen. Die täglichen Anstrengungen spiegeln sich unweigerlich im Körper wider.

In der Geschäftswelt lässt sich eine „Marke“ jedoch nicht allein durch Anstrengung schützen. Ohne die Einhaltung der rechtlichen Verfahren könnte der Name Ihres Fitnessstudios – ein Vermögenswert, den Sie aufgebaut haben – eines Tages plötzlich in den Besitz eines anderen übergehen.

Ob Sie nun ein Fitnessstudio eröffnen möchten oder bereits eines betreiben und noch keine Markenanmeldung vorgenommen haben: Wenden Sie sich zunächst an einen Fachanwalt
, damit Sie sich keine Sorgen um Ihr Firmenschild machen müssen und sich voll und ganz auf die Trainingsbetreuung Ihrer Mitglieder konzentrieren können.

AUTOR / Verfasser

Takefumi Sugiura

EVORIX (EVORIX) – Patentanwalt und Geschäftsführer

Wir unterstützen Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Wir sind zudem mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech bestens vertraut. Wir sind Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).

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