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ANNULATION POUR NON-UTILISATION AU JAPON

Se défendre contre une annulation pour non-usage au Japon

Guide à l'intention des avocats étrangers sur la défense au titre de l'article 50

Le système japonais de radiation pour non-usage des marques (article 50) permet à tout tiers de demander la radiation d'une marque qui n'a pas été utilisée au Japon pendant trois années consécutives. Il s'agit d'un risque majeur pour les avocats étrangers chargés de la gestion de portefeuilles de marques japonaises. Ce guide explique la procédure, les stratégies de défense, les exigences en matière de preuves et comment préserver efficacement vos droits de marque.

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Radiation pour non-usage — La règle des trois ans

L'article 50 de la loi japonaise sur les marques permet à tout tiers de demander la radiation d'une marque qui n'a pas été utilisée au Japon pendant trois années consécutives avant la date de la demande de radiation. La marque radiée perd tous ses droits avec effet rétroactif à la date de la demande.

Pour les entreprises étrangères détenant des portefeuilles de marques japonaises sans activité commerciale locale, la radiation pour non-usage constitue une menace réelle. Pour se défendre, il faut apporter des preuves concrètes d'utilisation au cours de cette période de trois ans — ventes, marketing, distribution ou toute autre activité commerciale au Japon.

La procédure d'annulation prévue à l'article 50

ÉtapeDétails
Dépôt d'une requête par un tiersToute partie (aucune condition de qualité pour agir)
Notification du JPO au titulaireLa requête déposée est transmise au titulaire de la marque
Délai de réponse50 jours à compter de la notification
Dépôt des preuves d'usageAvec la réponse ou en annexe
Examen par la Commission de recours de l'Office japonais des marques6 à 18 mois
Charge de la preuveIl incombe au titulaire (propriétaire de la marque) de prouver l'usage

Charge de la preuve incombant au titulaire : contrairement à la procédure d'opposition (où l'opposant doit prouver le bien-fondé de sa demande), dans le cadre d'une demande de radiation pour non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire. Vous devez prouver de manière affirmative que votre marque a été utilisée au Japon au cours de la période de trois ans.

Qu'est-ce qui est considéré comme une « utilisation » au Japon ?

La définition japonaise de l'« utilisation » est précise :

Usage valable :

- Vente de produits portant la marque au Japon -
Distribution de produits portant la marque au Japon -
Publicité pour des produits/services dans les médias japonais
- Prestation de services au Japon en utilisant la marque
- Utilisation de la marque dans des documents commerciaux au Japon

Important : l'usage doit avoir lieu au Japon : l'usage à l'étranger ne compte pas, même s'il s'agit de la même marque. L'usage doit avoir lieu au Japon ou être visible par les consommateurs japonais. Une présence en ligne accessible depuis le Japon peut être admissible, mais l'atteinte aux consommateurs est examinée de près.

Formes d'utilisation acceptées :

- Utilisation de la marque enregistrée telle qu'elle a été enregistrée
- Utilisation de la marque enregistrée avec des variations mineures (taille, style)
- Utilisation de la marque enregistrée dans un style légèrement différent qui n'altère pas son caractère essentiel

Formes d'utilisation qui peuvent NE PAS être admissibles :

- Utilisation d'une marque substantiellement différente -
Utilisation comme motif décoratif (et non comme identifiant de la source)
- Utilisation symbolique destinée à maintenir l'enregistrement

Preuve d'usage — Ce dont vous avez besoin

Les preuves doivent démontrer une utilisation commerciale effective au Japon au cours des trois années précédant la demande d'annulation.

Type de preuveExemples
Registres de ventesFactures de vente, reçus, registres de distribution portant la marque
PublicitéAnnonces dans les journaux, annonces dans les magazines, panneaux d'affichage, publicités numériques destinées aux consommateurs japonais
Emballages de produitsPhotos d'emballages de produits sur le marché japonais
Documentation relative aux servicesContrats de service, livrables, brochures en japonais
Présence en ligneSite web en japonais, fiches produits sur les plateformes de commerce électronique japonaises (Rakuten, Amazon JP)
Preuves de distributionAccords de distribution, registres d'expédition vers le Japon
Participation à des salons professionnelsParticipation à des salons professionnels au Japon et documentation
Campagnes marketingCampagnes en japonais, réseaux sociaux ciblant le Japon

La qualité prime sur la quantité : le JPO accepte des preuves modestes mais concrètes. Une seule vente vérifiée au cours de la période de trois ans, accompagnée d'une documentation appropriée, peut suffire. Toutefois, il est plus prudent de disposer de plusieurs éléments de preuve.

Stratégies de défense lorsque vous avez utilisé la marque

Stratégie n° 1 : présenter des preuves solides

Rassemblez toutes les preuves d'utilisation au Japon au cours de la période de trois ans. Nous vous aidons à organiser, traduire et authentifier les documents.

Stratégie n° 2 : Affidavit / Déclaration

Déclarations sous serment de votre distributeur, licencié ou partenaire commercial japonais attestant de l'activité commerciale.

Stratégie 3 : Traduction des preuves

Les documents en anglais ou en langue étrangère doivent être traduits en japonais. Nous fournissons des traductions certifiées dans le cadre de nos services.

Stratégies de défense en cas d'utilisation restreinte

Stratégie n° 4 : motif valable de non-utilisation

L'article 50, paragraphe 2, reconnaît des motifs valables de non-utilisation : retards réglementaires (par exemple, l'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique), force majeure, préparation de l'entrée sur le marché. Le cas échéant, cela peut empêcher la radiation.

Stratégie n° 5 : Règlement à l'amiable avec le requérant

Les requérants ont souvent une raison de déposer une requête — généralement une demande concurrente ou un marché cible. Négocier une coexistence ou une cession peut résoudre le litige.

Stratégie 6 : Renonciation volontaire + nouveau dépôt

Dans certains cas, il est plus rentable d'accepter l'annulation et de déposer une nouvelle demande (en prévoyant désormais une utilisation réelle). Nous vous conseillons lorsque cette voie s'avère la plus avantageuse.

Coût et calendrier

ServiceFrais (USD)
Évaluation de la demande d'annulationGratuit
Réponse accompagnée de pièces justificatives (standard)2 500–4 500
Réponse accompagnée de pièces justificatives détaillées + traductions4 500–7 500
Préparation d'un affidavit/d'une déclaration800–1 500
Négociation d'un accord avec le requérant2 000–4 000
Accord de cohabitation (le cas échéant)2 500–5 000
ÉtapeCalendrier
Dépôt de la requête en annulation → notification1 à 2 mois
Délai de réponse50 jours à compter de la notification
Examen par la Commission d'appel du JPO6 à 18 mois
Décision12 à 24 mois au total à compter de la requête