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日本專利局第4條第1款第11項駁回
應對日本商標局因相似商標作出的駁回決定
商標與在先權利發生衝突時的應對策略
當您的商標與針對相同或類似商品/服務的在先註冊或待審商標相同或相似時，根據第4條第1款第11項將拒絕註冊。這是日本針對外國商標申請最常見的駁回理由。本指南涵蓋日本特許廳（JPO）的相似性測試、同意書（2024年實務更新）、共存協議以及上訴策略。
第4條第1款第11項——最常見的商標駁回理由
在日本，約40%至50%的外國商標申請會收到至少一項基於第4條第1款第11項的駁回通知。駁回理由多種多樣：包括日本國內的在先註冊商標、馬德里議定書下的在先申請、來自先申請管轄區的馬德里議定書申請，甚至包括正在審查中的申請。
2024年關於同意書的實務更新顯著提升了外國律師克服此類駁回的能力——日本特許廳（JPO）如今更願意接受被引證商標所有人的同意書，從而為註冊開闢了新的途徑。
日本專利局（JPO）的相似性測試
日本特許廳採用多因素相似性測試，綜合考慮商標相似性和商品/服務相似性。根據第4條第1款第11項，兩者必須同時存在重疊，方可駁回註冊申請。
商標相似性因素
| 因素 | 考量因素 |
|---|---|
| 外觀 | 商標的視覺印象——字母形狀、字型、佈局、配色方案 |
| 發音（稱呼） | 商標在日語中的發音（包括外來詞的片假名音譯） |
| 含義（觀念） | 商標所引發的內涵、理念或概念 |
日本特許廳通常會綜合考量這三個因素。對於外語商標而言，發音相似性往往是決定性因素，因為日本消費者會用片假名來發音，這可能導致原語言中存在的發音差異被抹平。
商品/服務相似性
日本特許廳採用基於分類的相似性評估體系，其範圍超越了尼斯分類。相似商品可能包括：
- 性質、用途
或目的相似的商品- 通常通過相同渠道銷售的商品-
消費者群體重疊的商品-
同一公司通常共同生產的商品
隱性商品相似關係：JPO對商品相似性的判定可能令外國律師感到意外。例如，“計算機軟體”（第9類）可能被視為與“計算機程式設計服務”（第42類）相似。提交申請前，請務必查閱JPO的《商品/服務相似性審查標準》，或委託我們進行核查。
應對策略
策略1：同意函（2024年實務更新）
JPO的2024年實務更新具有變革性意義。JPO現在更願意接受被引商標所有人的同意書，以同意商標共存。
如何獲取同意書：
1. 確認並聯系被引證商標的所有人
2. 協商共存條款（行業區分、地域限制、渠道區分）
3. 簽署同意書協議
4. 隨答覆一併提交至日本特許廳
2024年同意書成功率：自實務更新以來，我們在日本特許廳的同意書成功率約為80%。關鍵在於起草一份措辭嚴謹的同意協議，闡明為何不太可能造成混淆（渠道差異、客戶群體、地理市場等）
策略2：共存協議
比LoC更全面——一份書面協議，明確界定各方的權利邊界。作為差異化使用的證據提交給JPO。
策略3：商標不近似論證
論證兩商標實際上並不相似。當被引證商標在視覺、聽覺或含義上與本案商標存在顯著差異（以日本消費者為評判標準）時，該策略尤為有效。
策略4：商品/服務區分
將申請範圍限定在無重疊的商品上。例如，被引證商標可能涵蓋“軟體”，而您的產品具體為“醫學影像影片編輯軟體”——這種差異可能足以成立。
策略5：針對被引證商標提起未使用撤銷
若被引證商標在過去3年內未在日本針對註冊商品/服務進行使用，您可以提起因未使用而撤銷被引證商標的訴訟。撤銷後，您的申請即可繼續進行。瞭解更多關於因未使用而撤銷的資訊。
策略6：向日本特許廳上訴委員會提起上訴
如果審查員維持駁回決定，您可通過提交有力的客戶信函（LoC）、共存證據或差異性論據來成功提起上訴。
同意書——2024年實務細則
2024年的實務變更堪稱日本特許廳（JPO）近年來最重要的商標審查進展。外國代理律師需知：
變更內容：此前JPO大多拒絕接受同意書，而是要求提交包含詳盡證據的完整協商共存協議。自2024年更新以來，JPO接受起草得當且背景說明充分的同意書。
符合JPO要求的有效同意書應包含以下要素：
1. 明確界定雙方當事人及涉案商標
2. 以書面形式
明確同意共存 3. 承認混淆風險分析
4. 區分因素（銷售渠道、地域、消費者群體、包裝、設計）
5. 雙方承諾避免可能導致混淆
的行為 6. 期限及終止條款
7. 準據法（日本或適用司法管轄區）
8. 授權代表的親筆簽名
收費標準
| 服務 | 費用（美元） |
|---|---|
| 初次駁回評估 | 免費 |
| 書面答覆（基本不相似性論點） | 800–1,200美元 |
| 同意書起草 + 提交 | 1,000–2,000美元 |
| 共存協議起草 + 談判 | 2,500–5,000 |
| 商品範圍縮小策略 + 答覆 | 800–1,500美元 |
| 提起未使用撤銷訴訟 | 2,500–4,500美元 |
| 向日本專利局上訴委員會提起上訴 | 2,500–4,500美元 |
| 向智慧財產權高等法院提起上訴 | 8,000–15,000美元 |
時間軸
| 階段 | 時間 |
|---|---|
| 初步拒絕 → 答覆截止日期 | 3個月（可延長3個月） |
| 信用證談判（通常） | 4–12周 |
| 提交函件後JPO複審 | 2–6個月 |
| 成功答覆後的授權 | 複審後1–3個月 |
| 因未使用而撤銷的程式 | 6–12個月 |
| 向上訴委員會提出上訴 | 6–18個月 |
合作流程
第一步：請將駁回通知及您的優先事項（緊急程度、談判意願、可提供的證據）傳送給我們。
步驟 2：我們將評估：(a) 許可協議（LoC）的可行性，(b) 相似性論點的力度，(c) 商品區分方案，(d) 若被引商標可能存在風險時的因未使用而撤銷的可能性。
步驟 3：我們將在 24 小時內提供策略備忘錄及費用報價。
步驟4：執行選定的策略，並定期更新進展。