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Le système néo-zélandais des marques, qui s'articule principalement autour de la loi de 2002 sur les marques (Trade Marks Act 2002) et du règlement de 2003 sur les marques (Trade Marks Regulations 2003), régit de manière intégrée l'enregistrement, le maintien, les litiges et les recours en cas de contrefaçon.L'autorité compétente est l'IPONZ (Office néo-zélandais de la propriété intellectuelle). Si l'on dépose une demande en se basant sur les pratiques japonaises, il existe de nombreux pièges particuliers, tels que la règle des « deux jours suivant le dépôt de la demande en Nouvelle-Zélande » pour revendiquer la priorité, l'obligation de transcription et de traduction en anglais des marques en caractères non latins, l'examen des éléments maoris, ou encore l'acceptation des importations parallèles. Dans cet article, un conseil en propriété industrielle en activité explique en détail les aspects essentiels de la pratique.
Points clés de cet article : en matière de marques néo-zélandaises, les points les plus importants sur le plan pratique sont « l'utilisation du SPA (Search and Preliminary Advice) », « le respect strict de la règle des deux jours pour la revendication de priorité », « la prise en charge des caractères maoris et non latins », « l'attaque pour non-utilisation des marques de blocage » et « l'application de la loi compte tenu des importations parallèles ».
Table des matières
- Structure fondamentale du système
- Conditions de dépôt et documents requis
- Déroulement de la procédure, coûts et délais
- Critères d'examen (motifs de refus absolus et relatifs)
- Recours en opposition, annulation et nullité
- Droits après l'enregistrement et gestion
- Réponse aux contrefaçons et exécution (y compris les importations parallèles)
- Principales décisions judiciaires
- Liste de contrôle pratique
- Foire aux questions
1. Structure fondamentale du système
La loi fondamentale est le Trade Marks Act 2002, complété sur le plan procédural par les Trade Marks Regulations 2003. L'ensemble des règles relatives au Protocole de Madrid constitue la base de l'enregistrement international. L'IPONZ est chargé de l'enregistrement des marques, des brevets, des dessins et modèles, des variétés végétales et des indications géographiques, et fonctionne en tant que division du ministère néo-zélandais des Entreprises, de l'Innovation et de l'Emploi (MBIE).
La protection est relativement large et peut inclure des mots, des figures, des couleurs, des formes, des odeurs, des sons, des goûts, etc., mais trois conditions doivent être remplies : il doit s'agir d'un signe, une représentation graphique doit être possible et le signe doit permettre de distinguer les produits ou services de ceux d'autrui. Les marques non traditionnelles sont reconnues en théorie, mais le principal enjeu réside dans la méthode d'expression et la preuve du caractère distinctif. En ce qui concerne les couleurs et les formes tridimensionnelles, une description concrète selon des normes telles que Pantone est requise.
Avantages pratiques de l'enregistrement : même si les marques non enregistrées peuvent bénéficier d'une certaine protection en common law, par exemple contre la contrefaçon (passing off), l'enregistrement permet de légaliser le contenu des droits, ce qui augmente considérablement les possibilités d'exercice de ces droits.
2. Conditions de dépôt et documents requis
Qualité du déposant
La demande peut être déposée par « toute personne se présentant comme le propriétaire de la marque ». Les entités juridiques concernées peuvent être des sociétés, plusieurs personnes physiques, des partenariats (dont les noms de tous les associés doivent être indiqués) ou des associations enregistrées. Il n'y a pas de restriction de nationalité pour les demandes déposées au Japon par des entreprises japonaises ou des résidents japonais. Toutefois, les conditions d'éligibilité pour les demandes au titre du système de Madrid désignant la Nouvelle-Zélande comme Office d'origine constituent un sujet distinct.
Informations requises
- Informations sur le titulaire et contact chargé du dossier (case contact)
- Représentation du signe
- Désignation des produits et services
- Revendication de priorité
- Transcription et traduction en anglais (pour les marques en caractères non latins)
- Déclaration d'intention d'utilisation (statement of use)
Piège pour les entreprises japonaises : pour les marques verbales ou combinées contenant des caractères japonais, une translittération et une traduction en anglais sont requises. Il convient de traiter avec prudence les combinaisons de kanji, hiragana et katakana.
Adresse de service
Une adresse en Nouvelle-Zélande ou en Australie est requise pour le contact chargé du dossier (comme indiqué dans la vidéo de dépôt de l'IPONZ et le guide d'enregistrement des cessions). Certains documents mentionnant « adresse en NZ uniquement » existent, il est donc plus sûr de procéder à une dernière vérification via le formulaire en ligne juste avant le dépôt.
Produits et services désignés (termes pré-approuvés recommandés)
L'IPONZ recommande vivement l'utilisation des termes pré-approuvés (pre-approved terms), ce qui est d'ailleurs le principe de base du Form Builder. Dans la pratique des mandataires, il convient de peser le pour et le contre entre la réduction des coûts offerte par les termes pré-approuvés et la flexibilité de la portée de la protection offerte par les descriptions personnalisées.
3. Déroulement de la procédure, coûts et délais
La « règle des deux jours », essentielle pour la revendication de priorité
Délai à respecter impérativement : pour revendiquer la priorité au titre de la Convention de Paris, il faut non seulement déposer la demande en Nouvelle-Zélande dans les six mois suivant la première demande déposée dans un État partie à la Convention, mais également notifier la revendication de priorité à l'IPONZ dans les deux jours suivant le dépôt de la demande en Nouvelle-Zélande. Ce délai de deux jours ne peut être prolongé. Il serait fatal de penser, selon la pratique japonaise, qu'il est possible de rectifier cela ultérieurement.
Déroulement de la procédure
- Vérification préalable et recherche antérieure (facultatif : Search and Preliminary Advice)
- Dépôt en ligne (système de gestion des dossiers de l'IPONZ / Form Builder)
- Examen de forme et de fond
- Problème : émission d'un rapport de conformité (Compliance Report) → Réponse (dans les 12 mois suivant la date de dépôt de la demande en Nouvelle-Zélande)
- Acceptation (acceptance) et publication au Journal
- Délai de recours : 3 mois
- Attente de l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de dépôt
- Enregistrement (renouvellement, utilisation, exercice des droits)
Acceptation ≠ Enregistrement : même après l'acceptation, l'enregistrement n'aura pas lieu avant l'expiration d'un délai de 3 mois pour les oppositions et d'un délai de 6 mois à compter de la date de dépôt. Pour les dossiers où l'on souhaite obtenir des droits rapidement, il est nécessaire d'expliquer ce calendrier au préalable.
Liste des frais (en NZD, hors GST)
| Rubrique | Montant | Commentaires pratiques |
|---|---|---|
| Recherche et avis préliminaire (1 classe) | 50 NZD | Délai indicatif : 5 jours ouvrables. Réduction des frais de dépôt si la demande est déposée dans les 3 mois avec le même contenu |
| Demande standard (1 classe) | 100 NZD | Inclut les mentions personnalisées |
| uniquement des termes pré-approuvés (1 classe) | 70 NZD | Compatible avec Form Builder |
| Dépôt à tarif réduit sur la base d'un SPA (1 classe) | 50 NZD | Condition : dans les 3 mois et contenu identique |
| Catégorie supplémentaire | 100 NZD | En cas d'ajout le même jour ou de modification de la classe |
| Opposition / révocation / nullité | 350 NZD chacun | frais de dépôt |
| Frais d'audience (par partie) | 850 NZD | En cas de choix entre une procédure écrite et une audience |
| Renouvellement (1 catégorie, tous les 10 ans) | 200 NZD | Renouvellement illimité |
Comparaison avec la désignation de Madrid : si vous choisissez la Nouvelle-Zélande dans le cadre de la désignation de Madrid, les taxes individuelles publiées par l'OMPI s'élèvent à 46 CHF par classe lors de la désignation et à 92 CHF par classe lors du renouvellement. Étant donné que des frais de base s'ajoutent dans le cadre de la désignation de Madrid, il peut être plus rentable de déposer une demande nationale (en particulier avec le tarif réduit SPA) pour les dossiers comportant 1 à 2 classes et nécessitant une rédaction minutieuse.
Durée indicative de l'examen (en mai 2026)
| Phase | Durée |
|---|---|
| Première réponse à la demande nationale | 70 jours ouvrables |
| Enregistrement international désignant la Nouvelle-Zélande | 75 jours ouvrables |
| Réexamen après réponse au rapport de conformité | 35 jours ouvrables |
| Traitement de la demande de prolongation / cession | 15 jours ouvrables |
* L'IPONZ précise qu'il s'agit des « délais après allongement en mai 2025 » ; en temps normal, ils étaient de 15 jours ouvrables. Il est préférable de vérifier systématiquement les délais officiels (current timeframe) dans le tableau de gestion des dossiers.
4. Critères d'examen (motifs de rejet absolus et relatifs)
Motifs de rejet absolus (sections 17–21)
section 17 : tromperie/confusion・mauvaise foi
Risque de tromperie du public, violation de la loi, demande de mauvaise foi (problème de propriété légitime)
Section 17 : Éléments maoris
Risque d'offenser la communauté maorie. Avis du Comité consultatif sur les marques maories
Article 18 : Absence de caractère distinctif
Conformément à l'article 18(2), ce motif peut être surmonté en prouvant le caractère distinctif acquis par l'usage antérieur à la demande
Réglementations particulières
Interdiction légale concernant les noms d'éléments chimiques et de composés, les indications géographiques, les drapeaux nationaux, les armoiries et les emblèmes d'État, etc.
Motifs de refus relatifs (articles 22 à 30)
La section 25 est au cœur des conflits avec les marques antérieures. Il existe trois moyens de surmonter une citation en vertu de la section 26.
- Consentement (obtention du consentement du titulaire de la marque antérieure)
- Utilisation simultanée de bonne foi
- Autres circonstances particulières (y compris l'annulation de la marque postérieure)
Stratégie pratique : il est important d'adopter une approche multiforme, qui ne se limite pas à contester la « non-similitude », mais consiste à : ① obtenir le consentement de la partie adverse, ② restreindre la description de la marque, ③ étayer l'usage concurrent honnête par des preuves, et ④ engager une procédure de révocation ou de nullité à l'encontre de l'enregistrement antérieur.En Nouvelle-Zélande, depuis l'arrêt ZIPLOC de la Cour suprême (voir ci-dessous), il est clairement établi que les « circonstances particulières » prévues à l'article 26(b) sont interprétées de manière large après la révocation de la marque citée.
Réponse à l'avis de refus
| Procédure | Délai |
|---|---|
| Réponse au rapport de conformité | Dans les 12 mois suivant la date de dépôt de la demande en Nouvelle-Zélande (12 mois à compter du premier rapport de conformité complet pour les affaires relevant de la Commission maorie) |
| Après la notification d'intention de rejet | Demande d'audience dans un délai d'un mois |
| Prolongation du délai | Demande écrite et motivée avant l'expiration du délai. Les conditions de prolongation sont strictes |
5. Litiges en matière d'opposition, de révocation et de nullité
Le centre des litiges inter partes se trouve au sein de l'IPONZ Hearings Office (tribunal spécialisé). Les principales procédures sont l'opposition, la révocation, la nullité, l'annulation, la modification et la rectification.
Opposition
Calendrier de la procédure d'opposition :
- Dépôt de l'opposition : dans les 3 mois suivant la date de publication au Journal
- Contre-déclaration : dans les deux mois suivant la notification (en l'absence de dépôt, la procédure est réputée abandonnée)
- Preuves de l'opposant : 2 mois
- Preuves du demandeur : 2 mois
- Preuves en réponse : 1 mois (strictement en réponse)
- Prolongation du délai : des circonstances réelles et exceptionnelles doivent être invoquées
Revocation pour non-usage (point crucial)
Très important : tout enregistrement pour lequel il n'y a pas eu d'usage sérieux pendant une période continue de plus de 3 ans est susceptible d'être révoqué. Il s'agit d'un moyen standard d'éliminer les enregistrements de blocage. Le titulaire du droit se défend en soumettant, dans un délai de 2 mois, une contre-déclaration accompagnée de preuves d'usage ou en invoquant des circonstances particulières. Au stade de la vérification de la disponibilité, il convient d'examiner non seulement « l'existence ou non d'un enregistrement », mais aussi les indices d'usage effectif et la possibilité de conserver des preuves.
Nullité
La personne lésée (au sens large : celle dont la propre demande est bloquée, un concurrent, une personne faisant l'objet d'une allégation de contrefaçon, etc.) dépose une requête auprès du Commissaire ou de la Haute Cour. Il existe une règle limitant la possibilité de demander la nullité après l'expiration d'un délai de 7 ans à compter de la date présumée d'enregistrement, mais des exceptions sont prévues.
Annulation / modification
Les frais de dépôt sont gratuits. Cela concerne les violations des conditions d'enregistrement et les problèmes propres aux marques de certification / marques collectives. La rectification existe comme moyen de corriger une erreur ou une omission dans le registre sans contester la validité elle-même.
6. Droits après l'enregistrement et gestion
Effets de l'enregistrement
La marque enregistrée confère un droit d'usage exclusif, le pouvoir d'octroyer des licences et le droit d'obtenir réparation en cas de contrefaçon. On peut sans problème les assimiler aux droits d'usage exclusif et aux droits d'interdiction prévus par le droit japonais.
Acceptation des importations parallèles
Caractéristique importante de la législation néo-zélandaise : les importations parallèles de produits authentiques ne sont en principe pas interdites. L'article 97A, tel que modifié, stipule que l'utilisation d'une marque enregistrée ne constitue pas une contrefaçon pour les produits mis sur le marché quelque part dans le monde par le titulaire ou avec son consentement. Les douanes ne considèrent pas non plus les importations parallèles de produits authentiques comme illégales. Il n'est pas possible de contrôler de manière extensive la redistribution de produits authentiques uniquement sur la base de la contrefaçon de marque.
Obligation d'usage
Les enregistrements n'ayant pas fait l'objet d'une utilisation authentique pendant au moins trois ans sont susceptibles d'être révoqués. L'IPONZ recommande, lorsqu'une demande de révocation est déposée dans le but d'annuler un enregistrement invoqué, de faire valoir une date de révocation remontant à la veille de la date de dépôt de sa propre demande (ou de la date de priorité).
Durée de validité et renouvellement
| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Durée de validité | 10 ans (renouvelable sans limitation) |
| Frais de renouvellement | 200 NZD par classe (hors TVA) |
| Délai de grâce pour le renouvellement tardif / la réactivation | 6 mois (réduit de 1 an suite à la révision de 2020) |
Cession et licence
Les cessions et les transferts sont traités via le système de gestion des dossiers en ligne. Une licence est définie comme un accord entre le titulaire et l'utilisateur sous le contrôle du titulaire ; l'existence d'un contrôle est donc une condition préalable. Il est important que les clauses relatives au contrôle de la qualité soient clairement stipulées dans le contrat.
7. Réponse aux violations et exécution (y compris les importations parallèles)
Recours civils
Injonction
Cessation des actes de contrefaçon
Dommages-intérêts
Indemnisation du préjudice réel
Restitution des bénéfices (account of profits)
Restitution des bénéfices illicites
Remise (delivery up)
Mesures de redressement matérielles concernant les produits contrefaits
Protection des marques non enregistrées
Une marque non enregistrée ne peut faire l'objet d'une action en contrefaçon de marque enregistrée. À la place, on recourt à la fois à des arguments fondés sur le passing off et sur la Fair Trading Act. Si l'utilisation antérieure à l'enregistrement ou la présence sur le marché de la partie adverse est forte, il est risqué de se limiter uniquement à une action pour contrefaçon de marque enregistrée.
Conservation des preuves (search order)
Les High Court Rules 2016 prévoient des ordonnances de gel (freezing order) et des ordonnances de perquisition (search order, de type classique « Anton Piller »). Dans les affaires où il existe un risque de dispersion des produits contrefaits, des registres ou des données transactionnelles, il convient d'envisager une mesure conservatoire immédiate incluant une ordonnance de perquisition, en plus de la divulgation habituelle.
Mesures aux frontières (avis douanier)
Moyen efficace : les douanes néo-zélandaises appliquent un système permettant de retenir les contrefaçons (counterfeit goods) lorsque le titulaire des droits (rights holder) dépose un avis (notice) (les importations parallèles de produits authentiques ne sont pas concernées). Pour les biens de consommation chez lesquels on soupçonne une infiltration de contrefaçons, il est souvent plus rentable de préparer un avis douanier (customs notice) avant d'engager une action civile.
Sanctions pénales
La loi de 2002 sur les marques (Trade Marks Act 2002) définit les infractions et les sanctions, et érige en infraction pénale la contrefaçon, l'utilisation frauduleuse d'une marque déposée, la fabrication d'outils connexes, etc. Les détails des peines prévues par la loi (montant des amendes et durée d'emprisonnement) doivent être vérifiés séparément.
8. Principales décisions judiciaires
① Crocodile International c. Lacoste [2017] NZSC 14
Arrêt de la Cour suprême sur la question de savoir si une « utilisation différente de la marque enregistrée » dans le cadre d'une procédure de radiation pour non-usage peut être considérée comme un usage sérieux. La marque enregistrée n° 70068 de Lacoste a été radiée à compter du 12 décembre 1999. Le point central du litige était de déterminer si le caractère distinctif avait été altéré. Implications
pratiques : il est important de gérer l'écart entre la forme enregistrée et la forme réellement utilisée. Lors du renouvellement d'une marque, il convient d'envisager le dépôt de demandes supplémentaires ou de demandes de défense adaptées au nouveau logo.
② International Consolidated Business c. SC Johnson (affaire ZIPLOC) [2020] NZSC 110
Jugement portant sur la question de savoir si une révocation ultérieure peut sauver une demande initialement bloquée par une citation. À la suite de ce jugement, l'IPONZ a clairement indiqué qu'il interpréterait de manière relativement large la notion de « circonstances particulières » (section 26(b)) dans les cas où la marque citée aurait été révoquée par la suite. Conseil
pratique : il est fortement recommandé de recourir à la révocation en amont ou en parallèle des enregistrements de blocage. Une citation au stade de l'examen ne constitue pas un obstacle définitif.
③ Tasman c. Knauf (affaire PINK BATTS/Earthwool, 2015)
Affaire portant sur la question de savoir si une utilisation descriptive ou nominative constitue une contrefaçon. Un arrêt rendu ultérieurement par la Cour d'appel a classé cette affaire comme relevant de l'« utilisation descriptive ou nominative » et a conclu qu'il n'y avait pas de cas discutable de contrefaçon de marque. Suggestion
pratique : la portée de l'exercice des droits sur une marque verbale comportant des éléments semi-descriptifs peut être limitée. Il est utile, dès le stade de la demande, de renforcer la différenciation par la création d'un logo, la formation d'un mot-composé ou la présentation de preuves supplémentaires.
Les trois piliers de la pratique néo-zélandaise : d'après les trois jurisprudences susmentionnées, « (1) un enregistrement non utilisé sera annulé », « (2) une citation peut être invalidée par une annulation ou des circonstances particulières », et « (3) l'usage descriptif ou nominatif a des limites en matière de contrefaçon ». Contrairement au Japon, où la procédure se limite à l'examen de la possibilité d'enregistrement au moment du dépôt, le réalisme de l'usage et de l'application après l'enregistrement est fortement intégré au système.
9. Liste de contrôle pratique
- Envisager le recours au SPA (Search and Preliminary Advice) — 50 NZD pour une classe, délai de 5 jours ouvrables. Si la demande est ensuite déposée à tarif réduit, le supplément est de seulement 50 NZD
- Intégrer la « règle des 2 jours » pour la revendication de priorité dans le dossier — dans les 2 jours suivant le dépôt de la demande en NZ, sans possibilité de prolongation
- Préparer la transcription et la traduction en anglais des caractères non latins — Les marques en kanji, hiragana et katakana doivent être préparées à l'avance
- Vérification de la sensibilité des éléments maoris — prévoir un allongement du délai d'examen si la marque contient du maori ou des éléments figuratifs
- Obtenir une adresse de service en Nouvelle-Zélande ou en Australie — Vérification finale via le formulaire en ligne juste avant le dépôt
- Concevoir la description en trouvant un équilibre entre les termes pré-approuvés et les termes personnalisés — Opter pour une demande nationale à tarif réduit pour 1 à 2 classes, ou pour la désignation de Madrid pour un grand nombre de pays
- Préparer une stratégie en trois volets pour répondre aux citations — consentement / limitation / annulation
- Envisager une attaque pour non-utilisation de la marque de blocage — depuis l'arrêt ZIPLOC, les « circonstances particulières » sont interprétées de manière large
- Concevoir une stratégie de mise en œuvre tenant compte des importations parallèles — Il est difficile de contrôler la circulation des produits authentiques uniquement par le biais des marques
- Continuer à collecter des preuves d'usage — Conserver chronologiquement les données relatives aux ventes, à la publicité, aux emballages et aux images Web en vue d'une procédure de révocation pour non-usage après 3 ans
10. Foire aux questions
Consultation sur les demandes d'enregistrement de marques en Nouvelle-Zélande
Le cabinet de propriété intellectuelle EVORIX vous offre un accompagnement complet, en collaboration avec des mandataires locaux, pour le dépôt, le renouvellement et la défense de marques en Nouvelle-Zélande, ainsi que pour les demandes internationales au titre du système de Madrid.
Nous vous apportons un soutien stratégique, qu'il s'agisse de l'utilisation d'un SPA, du respect de la règle des deux jours pour la priorité, de l'examen des éléments maoris ou des mesures de protection contre les marques de blocage.
Première consultation gratuite de 60 minutes / Réponse sous 1 jour ouvré
📞 06-7777-1884 / ✉ contact@evorix.jp / Formulaire de contact
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