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PER I CONSULENTI IN MATERIA DI MARCHI ESTERI
Risposta al
& rifiuto provvisorio dell'Ufficio marchi giapponese
Servizio specializzato per consulenti stranieri che gestiscono designazioni ai sensi del Protocollo di Madrid e domande dirette in Giappone
Scelto da studi legali internazionali in tutto il mondo
Quando l'Ufficio Brevetti giapponese (JPO) emette un rifiuto provvisorio nei confronti della designazione del Protocollo di Madrid del vostro cliente o di una domanda diretta in Giappone, i tempi di risposta sono brevi e le regole procedurali sono inderogabili. EVORIX Intellectual Property Office collabora con consulenti stranieri in materia di marchi per fornire risposte chiare, basate su prove e rispettose delle scadenze, con tariffe fisse trasparenti e documenti in lingua inglese.
La nostra attività è progettata intorno al flusso di lavoro degli studi legali esteri: un unico punto di contatto, comunicazioni scritte principalmente in inglese, prezzi prevedibili e aggiornamenti tempestivi sullo stato delle pratiche. Abbiamo risposto con successo a rifiuti da parte di clienti con sede negli Stati Uniti, nell'Unione Europea, in Cina, Corea, Regno Unito, Australia e in tutto il Sud-Est asiatico.
Valutazione iniziale in 3-5 giorni
Strategia e preventivo in anticipo
Tariffe fisse
Nessuna fattura a sorpresa
Copertura multigiurisdizionale
Clienti negli Stati Uniti, nell'UE, in Cina, in Corea del Sud e in Australia
4 uffici in Giappone
Sede centrale di Osaka, Tokyo, Nagoya, Fukuoka
Motivi di rigetto più comuni e il nostro approccio
Le decisioni dell'Ufficio JPO relative alle domande di registrazione dei marchi citano più comunemente le seguenti disposizioni della Legge giapponese sui marchi. Di seguito è riportata una panoramica pratica di ciascun motivo e della nostra tipica strategia di risposta.
Carattere descrittivo
Il marchio è composto esclusivamente da indicazioni relative alla qualità, alla materia prima, alla funzione, alla destinazione d'uso o al luogo di origine dei prodotti/servizi designati. Il motivo più frequentemente citato per i marchi in lingua inglese e in lingua straniera che designano il Giappone tramite il Protocollo di Madrid.
Il nostro approccio: sostenere (1) che l'impressione complessiva del marchio non è puramente descrittiva agli occhi dei consumatori giapponesi, (2) che il marchio ha acquisito carattere distintivo attraverso l'uso, oppure (3) limitare la specifica ai prodotti per i quali non si applica il carattere descrittivo. Sono fondamentali argomentazioni basate su prove concrete — dati di vendita, materiale di marketing, traffico web dal Giappone.
Mancanza di carattere distintivo (clausola di salvataggio)
Un motivo residuale che copre i marchi che, pur non rientrando nelle specifiche sottosezioni (i)-(v), mancano comunque di carattere distintivo dal punto di vista dei consumatori giapponesi. Spesso invocato per slogan brevi, semplici figure geometriche o termini comunemente utilizzati nel settore.
Il nostro approccio: dimostrare che il marchio funge da identificatore di provenienza nel settore commerciale di riferimento. Presentare prove di utilizzo specifiche per il Giappone (sito web giapponese, pubblicità mirata al mercato giapponese, registrazioni delle vendite). Per le argomentazioni relative al carattere distintivo acquisito, il JPO richiede prove sostanziali di utilizzo in Giappone.
Conflitto con un marchio registrato in precedenza
Il marchio è simile a un marchio registrato o richiesto in precedenza che copre prodotti/servizi identici o simili. Il motivo relativo di rifiuto più comune in Giappone, comprese le designazioni di Madrid.
Il nostro approccio: Strategia su tre fronti: (1) sostenere la dissimilarità nell'aspetto, nel suono o nel concetto (la percezione dei consumatori giapponesi è fondamentale); (2) negoziare una Lettera di Consenso con il titolare del diritto anteriore ai sensi dell'emendamento del 2024; (3) considerare un'azione di limitazione dei prodotti/servizi o di cancellazione per mancato uso nei confronti del marchio citato. Valutiamo in anticipo la fattibilità di ciascuna opzione.
Confusione con un marchio famoso
Il marchio rischia di creare confusione con un marchio ben noto o famoso di un'altra parte, anche per prodotti/servizi non simili. Spesso sollevato contro marchi che assomigliano a marchi riconosciuti a livello globale o a grandi marchi giapponesi.
Il nostro approccio: contestare l'ipotesi di notorietà in Giappone formulata dal JPO; sostenere la distinzione del concetto/dell'origine; dimostrare la reputazione indipendente del marchio del richiedente. Questo motivo è tra i più difficili da superare e forniamo una valutazione sincera della fattibilità prima di formulare un preventivo.
Ordine pubblico e moralità
Il marchio è contrario all'ordine pubblico o al buon costume, compresi i marchi che potrebbero offendere la sensibilità culturale o religiosa giapponese, o che costituiscono depositi in malafede contro marchi stranieri ben noti.
Il nostro approccio: distinguere il significato effettivo del marchio e l'uso previsto da qualsiasi connotazione negativa; fornire prove dell'adozione legittima e dell'uso in buona fede; spiegare il contesto culturale, ove applicabile.
Altri motivi che trattiamo abitualmente: Articolo 3(1)(i) termini generici ・ Articolo 3(1)(v) marchi semplici/banali ・ Articolo 4(1)(8) nomi propri ・ Articolo 4(1)(10) marchi notori non registrati ・ Articolo 4(1)(16) marchi ingannevoli ・ Articolo 4(1)(19) depositi in malafede contro marchi stranieri.
Lettera di consenso — Prassi relativa alla modifica del 2024
A partire dal 1° aprile 2024, la legge giapponese sui marchi è stata modificata per introdurre un sistema di Lettera di consenso (LoC) ai sensi dell'articolo 4(4). Questa modifica ha allineato il Giappone alle altre principali giurisdizioni e ha aperto una nuova e potente strada per superare i rifiuti ai sensi dell'articolo 4(1)(11).
Una sfumatura importante: a differenza di un regime di "vero" consenso, il JPO richiede che il consenso dimostri l'assenza di rischio di confusione sull'origine. Un semplice consenso non è sufficiente. La richiesta deve spiegare perché la coesistenza non creerà confusione nei consumatori giapponesi, supportata da circostanze fattuali (ad esempio, canali commerciali diversi, elementi distintivi del logo, separazione geografica).
I nostri servizi LoC includono:
- Valutazione iniziale: probabilità di accettazione della LoC per il marchio specifico citato e la sovrapposizione dei prodotti
- Redazione di una LoC su misura e di una argomentazione di accompagnamento che risponda ai criteri di non confusione del JPO
- Negoziazione con il titolare del diritto anteriore (qualora il consulente legale estero non abbia un contatto diretto)
- Coordinamento con il consulente legale estero qualora il diritto anteriore sia detenuto da un soggetto straniero
Tariffario trasparente
Tutte le tariffe sono espresse in JPY, al netto dell'imposta sui consumi (10%). Le spese ufficiali del JPO vengono fatturate al costo. La conversione valutaria viene effettuata al tasso di cambio quotato o al tasso effettivo alla data della fattura.
| Servizio | Onorario |
|---|---|
| Valutazione iniziale Esame del rifiuto provvisorio + marchi citati + proposta strategica + preventivo fisso (3-5 giorni lavorativi) |
Gratuito |
| Risposta all'azione d'ufficio — Solo argomentazione Rifiuto basato su un unico motivo, nessuna prova richiesta (ad es. semplice argomentazione di non somiglianza) |
80.000 – 120.000 JPY |
| Risposta all'azione d'ufficio — Argomentazione + Modifica Include modifica della specifica o restrizione di classe |
100.000 – 150.000 JPY |
| Risposta all'azione d'ufficio — Con prove Argomentazioni sul carattere distintivo acquisito, status di notorietà, ecc. La raccolta delle prove viene fatturata separatamente se estesa |
150.000 – 250.000+ JPY |
| Redazione e deposito della lettera di consenso, compreso il coordinamento con il titolare del diritto anteriore, se richiesto |
80.000 – 150.000 JPY |
| Risposta su più motivi – Supplemento per ogni motivo aggiuntivo oltre al primo (con limite massimo) |
+ 30.000 JPY / motivo |
| Tariffa oraria (questioni imprevedibili) Utilizzata solo quando la valutazione del compenso forfettario non è praticabile; sempre concordata in anticipo |
30.000 JPY / ora |
| Richiesta di proroga JPO Solo deposito — Tassa ufficiale JPO aggiuntiva |
20.000 JPY |
※ Quanto sopra rappresenta le fasce di prezzo tipiche. Le tariffe effettive vengono quotate caso per caso dopo aver esaminato il rifiuto provvisorio. Sono disponibili sconti sul volume per i consulenti legali stranieri con un flusso regolare di incarichi. Su richiesta si valutano accordi relativi a conti fiduciari / IOLTA.
Cronologia — Dal rifiuto provvisorio alla registrazione
Giorno 0 — Emissione del rifiuto provvisorio
L'Ufficio della proprietà intellettuale (JPO) invia la Notifica di rifiuto provvisorio all'OMPI. L'OMPI la inoltra al titolare/rappresentante.
Entro 3 mesi — Termine per la risposta
La risposta deve essere presentata tramite un avvocato specializzato in marchi giapponesi. È disponibile una proroga di un mese su richiesta. Si raccomanda vivamente di agire il prima possibile.
3-6 mesi — Esame da parte del JPO
Dopo la presentazione della risposta, il JPO procede a un nuovo esame. La decisione viene emessa in genere entro 3-6 mesi: registrazione, nuova comunicazione dell'Ufficio o rifiuto definitivo (decisione di rigetto).
Registrazione / Dichiarazione di concessione
Per le designazioni di Madrid, il JPO emette una Dichiarazione di concessione della protezione. L'OMPI registra la protezione della registrazione internazionale in Giappone. Il marchio gode di protezione retroattiva alla data di registrazione internazionale.
Se il JPO emette una Decisione di Rifiuto (definitiva): È necessario presentare ricorso alla Commissione di ricorso del JPO entro 3 mesi. Gestiamo i ricorsi a un costo fisso separato (in genere 200.000 – 350.000 JPY + tasse ufficiali del JPO). È possibile presentare ulteriore ricorso presso l’Alta Corte della Proprietà Intellettuale.
Come collaboriamo con i nostri consulenti legali all'estero
Ci inviate le istruzioni
Inviateci il rifiuto provvisorio, i dettagli della domanda e le preferenze del vostro cliente. È sufficiente un PDF o un'e-mail: in questa fase non è richiesta alcuna procura formale.
Valutiamo e prepariamo un preventivo
Entro 3-5 giorni lavorativi, riceverai una valutazione in inglese con un commento sulla probabilità di successo e un preventivo fisso. La valutazione è gratuita.
Bozza per la vostra revisione
Su vostra richiesta, prepariamo la risposta in giapponese e forniamo una traduzione/sintesi in inglese per la vostra revisione e il feedback del vostro cliente.
Deposito presso il JPO
Dopo la vostra approvazione, presentiamo la domanda al JPO e confermiamo la ricezione della stessa. Vi forniremo aggiornamenti sullo stato della pratica ogni volta che il JPO invierà una comunicazione.
Comunicazione dell'esito
Quando il JPO emette una decisione (registrazione, ulteriore rifiuto o ricorso), forniamo un rapporto in inglese con i documenti tradotti e le raccomandazioni sui passi successivi da intraprendere.
Fatturazione
Fattura in JPY al completamento. Si accettano bonifici bancari. Fatturazione trimestrale consolidata disponibile per i consulenti legali stranieri abituali.
Contatto diretto con il cliente: solo su vostra esplicita indicazione. Rispettiamo il rapporto con il consulente legale straniero e non contattiamo mai il vostro cliente senza autorizzazione. Tutte le comunicazioni passano per il vostro studio per impostazione predefinita.
Domande frequenti
D Che cos'è un rifiuto provvisorio del JPO?
D Qual è la vostra tempistica standard per rispondere a un'azione d'ufficio del JPO?
D: Vi occupate delle pratiche relative alle lettere di consenso in Giappone?
D In quali lingue comunicate?
D Potete fornire un preventivo a tariffa fissa in anticipo?
D Come collaborate con i consulenti legali stranieri?
D Qual è la percentuale di successo nel superare le azioni d'ufficio del JPO?
D Accettate casi urgenti con scadenza imminente?
RICHIEDI UNA VALUTAZIONE
Inviateci il vostro rifiuto provvisorio
Inviateci il rifiuto provvisorio del JPO e vi risponderemo entro 3-5 giorni lavorativi con una valutazione strategica e un preventivo fisso, senza alcun costo per voi. Lingua di lavoro: inglese.
EVORIX Intellectual Property Office ・ Sede centrale di Osaka ・ +81-6-7777-1884 ・ Orario di apertura: lun-ven 9:00-20:00 JST
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