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À L'ATTENTION DES CONSEILLERS EN MARQUES ÉTRANGERS
Réponse au refus provisoire de
& l'Office japonais des marques
Service spécialisé destiné aux conseillers étrangers traitant les désignations au titre du Protocole de Madrid et les demandes directes au Japon
Reconnu par des cabinets d'avocats étrangers du monde entier
Lorsque l'Office japonais des brevets (JPO) émet un refus provisoire concernant la désignation au titre du Protocole de Madrid de votre client ou une demande directe au Japon, le délai de réponse est court et les règles de procédure sont intransigeantes. EVORIX Intellectual Property Office s'associe à des conseillers en marques étrangers pour fournir des réponses claires, fondées sur des preuves et respectant les délais, avec des honoraires fixes transparents et des livrables en anglais tout au long du processus.
Notre pratique s'adapte au mode de fonctionnement des cabinets étrangers : un interlocuteur unique, une communication écrite principalement en anglais, des tarifs prévisibles et des mises à jour régulières sur l'état d'avancement du dossier. Nous avons répondu avec succès à des refus émis à l'encontre de clients basés aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Chine, en Corée, au Royaume-Uni, en Australie et dans toute l'Asie du Sud-Est.
Évaluation initiale en 3 à 5 jours
Stratégie et devis dès le départ
Tarification à prix fixe
Pas de facturation surprise
Couverture multijuridictionnelle
Clients aux États-Unis, dans l'UE, en Chine, en Corée du Sud et en Australie
4 bureaux au Japon
Siège social à Osaka, Tokyo, Nagoya, Fukuoka
Motifs de refus courants et notre approche
Les décisions de l'Office japonais des marques (JPO) concernant les demandes d'enregistrement de marques invoquent le plus souvent les dispositions suivantes de la loi japonaise sur les marques. Vous trouverez ci-dessous un aperçu pratique de chaque motif ainsi que notre stratégie de réponse habituelle.
Caractère descriptif
La marque est composée exclusivement d'indications relatives à la qualité, à la matière première, à la fonction, à l'usage prévu ou au lieu d'origine des produits/services désignés. Il s'agit du motif le plus fréquemment invoqué pour les marques en anglais et en langues étrangères désignant le Japon via le Protocole de Madrid.
Notre approche : faire valoir (1) que l'impression d'ensemble produite par la marque n'est pas purement descriptive aux yeux des consommateurs japonais, (2) que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, ou (3) limiter la désignation aux produits pour lesquels le caractère descriptif ne s'applique pas. Des arguments fondés sur des preuves — chiffres de vente, supports marketing, trafic web en provenance du Japon — sont essentiels.
Absence de caractère distinctif (clause générale)
Motif résiduel couvrant les marques qui, bien qu'elles ne relèvent pas des sous-paragraphes spécifiques (i) à (v), manquent néanmoins de caractère distinctif du point de vue des consommateurs japonais. Souvent invoqué pour les slogans courts, les figures géométriques simples ou les termes couramment utilisés dans le secteur.
Notre approche : démontrer que la marque fonctionne comme un identifiant de source dans le secteur concerné. Fournir des preuves d’utilisation spécifiques au Japon (site web japonais, publicité ciblant le Japon, registres de ventes). Pour les arguments relatifs au caractère distinctif acquis, le JPO exige des preuves d’utilisation substantielles au Japon.
Conflit avec une marque enregistrée antérieure
La marque est similaire à une marque déjà enregistrée ou faisant l’objet d’une demande d’enregistrement couvrant des produits/services identiques ou similaires. Il s’agit du motif relatif de refus le plus courant au Japon, y compris pour les désignations de Madrid.
Notre approche : Stratégie en trois volets : (1) faire valoir la non-similitude en termes d'apparence, de sonorité ou de concept (la perception des consommateurs japonais est essentielle) ; (2) négocier une lettre de consentement avec le titulaire du droit antérieur en vertu de l'amendement de 2024 ; (3) envisager une action en restriction des produits/services ou en radiation pour non-usage à l'encontre de la marque citée. Nous évaluons la faisabilité de chaque option dès le départ.
Risque de confusion avec une marque célèbre
La marque est susceptible de prêter à confusion avec la marque notoire ou célèbre d'un tiers, même pour des produits/services non similaires. Souvent invoqué à l'encontre de marques ressemblant à des marques mondialement reconnues ou à de grandes marques japonaises.
Notre approche : contester l'hypothèse du JPO quant à la notoriété au Japon ; faire valoir la distinction du concept/de l'origine ; démontrer la réputation indépendante de la marque du demandeur. Ce motif est parmi les plus difficiles à surmonter et nous fournissons une évaluation franche de la faisabilité avant de vous soumettre un devis.
Ordre public et bonnes mœurs
La marque est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, notamment les marques susceptibles d'offenser les sensibilités culturelles ou religieuses japonaises, ou qui constituent des dépôts de mauvaise foi à l'encontre de marques étrangères notoires.
Notre approche : distinguer la signification réelle et l'usage prévu de la marque de toute connotation négative ; fournir des preuves d'une adoption légitime et d'un usage de bonne foi ; expliquer le contexte culturel le cas échéant.
Autres motifs que nous traitons couramment : Article 3(1)(i) termes génériques ・ Article 3(1)(v) marques simples/banales ・ Article 4(1)(8) noms de personnes ・ Article 4(1)(10) marques notoires non enregistrées ・ Article 4(1)(16) marques trompeuses ・ Article 4(1)(19) dépôts de mauvaise foi visant des marques étrangères.
Lettre de consentement — Pratique relative à la modification de 2024
À compter du 1er avril 2024, la loi japonaise sur les marques a été modifiée afin d'introduire un système de lettre de consentement (LoC) en vertu de l'article 4(4). Ce changement a aligné le Japon sur d'autres grandes juridictions et a ouvert une nouvelle voie efficace pour surmonter les refus au titre de l'article 4(1)(11).
Nuance importante : contrairement à un régime de consentement « véritable », le JPO exige que le consentement démontre l'absence de risque de confusion quant à l'origine. Un simple consentement ne suffit pas. La demande doit expliquer pourquoi la coexistence ne prêtera pas à confusion pour les consommateurs japonais, en s'appuyant sur des circonstances factuelles (par exemple, des canaux de distribution différents, des éléments de logo distincts, une séparation géographique).
Nos services de LoC comprennent :
- Évaluation initiale : probabilité d'acceptation de la lettre de consentement pour la marque citée et le chevauchement des produits
- Rédaction d'une lettre de consentement sur mesure et d'un argumentaire d'accompagnement répondant aux critères de non-confusion du JPO
- Négociation avec le titulaire du droit antérieur (lorsque l'avocat étranger n'a pas de contact direct)
- Coordination avec l'avocat étranger lorsque le droit antérieur est détenu par une entité étrangère
Barème des frais transparent
Tous les frais sont exprimés en JPY, hors taxe sur la consommation (10 %). Les frais officiels du JPO sont facturés au prix coûtant. La conversion des devises s'effectue au taux indiqué ou au taux réel figurant sur la facture.
| Service | Honoraires |
|---|---|
| Évaluation initiale Examen du refus provisoire + marques citées + proposition de stratégie + devis fixe (3 à 5 jours ouvrables) |
Gratuit |
| Réponse à l'avis de l'Office — Argumentation uniquement Refus fondé sur un seul motif, aucune preuve requise (par exemple, simple argument de non-similitude) |
80 000 – 120 000 JPY |
| Réponse à la notification de l'Office — Argumentation + modification Comprend la modification du cahier des charges ou la restriction de la classe |
100 000 – 150 000 JPY |
| Réponse à une notification de l'Office — Avec preuves Arguments relatifs au caractère distinctif acquis, à la notoriété, etc. La collecte de preuves est facturée séparément si elle est importante |
150 000 – 250 000+ JPY |
| Rédaction et dépôt d’une lettre de consentement, y compris la coordination avec le titulaire d’un droit antérieur si demandé |
80 000 – 150 000 JPY |
| Réponse multi-motifs Supplément pour chaque motif supplémentaire au-delà du premier (plafonné) |
+ 30 000 JPY / motif |
| Tarif horaire (affaires imprévisibles) Utilisé uniquement lorsque l'évaluation d'un forfait n'est pas envisageable ; toujours discuté à l'avance |
30 000 JPY / h |
| Demande de prolongation auprès du JPO Dépôt uniquement — frais officiels du JPO en sus |
20 000 JPY |
※ Les montants ci-dessus correspondent à des fourchettes types. Les honoraires réels sont fixés au cas par cas après examen de la notification de refus provisoire. Des remises sur volume sont disponibles pour les avocats étrangers ayant un flux régulier de mandats. Des dispositions relatives à un compte fiduciaire / IOLTA sont envisagées sur demande.
Chronologie — Du refus provisoire à l'enregistrement
Jour 0 — Émission du refus provisoire
Le JPO envoie l'avis de refus provisoire à l'OMPI. L'OMPI le transmet au titulaire/représentant.
Dans un délai de 3 mois — Date limite de réponse
La réponse doit être déposée par l'intermédiaire d'un conseil en marques japonais. Une prolongation d'un mois est possible sur demande. Il est fortement recommandé de faire appel à un conseil dès que possible.
3 à 6 mois — Examen par le JPO
Après le dépôt de la réponse, le JPO procède à un nouvel examen. La décision est généralement rendue dans un délai de 3 à 6 mois : enregistrement, nouvelle notification de l'Office ou rejet définitif (décision de refus).
Enregistrement / Déclaration d'octroi
Pour les désignations de Madrid, le JPO délivre une déclaration d'octroi de protection. L'OMPI enregistre la protection de l'enregistrement international au Japon. La marque bénéficie d'une protection rétroactive à la date de l'enregistrement international.
Si le JPO rend une décision de refus (définitive) : un recours devant la chambre de recours du JPO doit être formé dans un délai de 3 mois. Nous traitons les recours moyennant des honoraires fixes distincts (généralement 200 000 à 350 000 JPY + les taxes officielles du JPO). Un recours supplémentaire peut être formé devant la Haute Cour de la propriété intellectuelle.
Comment nous collaborons avec des avocats étrangers
Vous nous transmettez les instructions
Envoyez-nous le refus provisoire, les détails de la demande et les préférences de votre client. Un fichier PDF ou un e-mail suffisent — aucune procuration formelle n'est requise à ce stade.
Nous évaluons et établissons un devis
Dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, vous recevez une évaluation en anglais accompagnée d'un commentaire sur les chances de succès et d'un devis fixe. L'évaluation est gratuite.
Brouillon pour votre examen
Sur instruction, nous rédigeons la réponse en japonais et vous fournissons une traduction/un résumé en anglais pour que vous puissiez l'examiner et que votre client puisse donner son avis.
Dépôt auprès du JPO
Après votre accord, nous déposons la demande auprès du JPO et confirmons la réception du dépôt. Des mises à jour sur l'état d'avancement vous sont fournies dès que le JPO émet une communication.
Rapport sur les résultats
Lorsque le JPO rend sa décision (enregistrement, nouveau refus ou recours), nous vous fournissons un rapport en anglais accompagné des documents traduits et de nos recommandations quant aux prochaines étapes.
Facturation
Facturation en JPY à la fin de la prestation. Virement bancaire accepté. Facturation trimestrielle consolidée disponible pour les avocats étrangers réguliers.
Contact direct avec le client : Uniquement sur instruction explicite de votre part. Nous respectons la relation avec le conseil étranger et ne contactons jamais votre client sans autorisation. Par défaut, toutes les communications transitent par votre cabinet.
Foire aux questions
Q Qu'est-ce qu'un refus provisoire du JPO ?
Q Quel est votre délai standard pour répondre à une notification du JPO ?
Q Traitez-vous les demandes de lettre de consentement au Japon ?
Q Dans quelles langues communiquez-vous ?
Q Pouvez-vous fournir un devis à forfait dès le départ ?
Q Comment collaborez-vous avec les avocats étrangers ?
Q Quel est le taux de réussite pour contester les notifications du JPO ?
Q Acceptez-vous les dossiers urgents à l'approche de la date limite ?
DEMANDEZ UNE ÉVALUATION
Envoyez-nous votre refus provisoire
Transmettez-nous le refus provisoire du JPO et nous vous répondrons dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables avec une évaluation de la stratégie et un devis ferme — sans aucun frais pour vous. Langue de travail : anglais.
Bureau de la propriété intellectuelle EVORIX ・ Siège social à Osaka ・ +81-6-7777-1884 ・ Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h (heure du Japon)
Ressources connexes
Guides pratiques pour les avocats étrangers
Articles approfondis sur les procédures, les coûts et les stratégies du JPO.
Guides fondamentaux
- Répondre à un refus provisoire de l'Office japonais des brevets : guide pratique à l'intention des avocats étrangersGuide étape par étape à l'intention des avocats étrangers confrontés à un refus du JPO.
- Travailler avec un avocat spécialisé en marques japonaises : ce que les avocats étrangers doivent savoirBonnes pratiques pour les avocats étrangers faisant appel à un benrishi japonais.
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