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FÜR AUSLÄNDISCHE MARKENANWÄLTE

Maßnahmen
& des japanischen Markenamts – Antwort auf vorläufige Zurückweisung

Spezialdienstleistung für ausländische Rechtsanwälte, die sich mit Designierungen nach dem Madrider Protokoll und direkten Anmeldungen in Japan befassen

📋 Festpreisangebot innerhalb von 3–5 Werktagen 🌐 Arbeitssprache: Englisch ⚖️ Bei der JPA registrierte Patentanwälte

Von ausländischen Rechtsanwälten weltweit geschätzt

Wenn das Japanische Patentamt (JPO) eine vorläufige Zurückweisung bezüglich der Madrid-Protokoll-Benennung Ihres Mandanten oder einer direkten japanischen Anmeldung ausspricht, ist die Antwortfrist kurz und die Verfahrensregeln sind streng. EVORIX Intellectual Property Office arbeitet mit ausländischen Markenanwälten zusammen, um klare, evidenzbasierte und fristgerechte Antworten zu liefern – mit transparenten Festpreisen und durchgehend englischsprachigen Unterlagen.

Unsere Arbeitsweise ist auf die Abläufe ausländischer Kanzleien zugeschnitten: ein einziger Ansprechpartner, schriftliche Kommunikation überwiegend in englischer Sprache, vorhersehbare Preise und zeitnahe Statusaktualisierungen. Wir haben erfolgreich auf Zurückweisungen von Mandanten aus den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, China, Korea, dem Vereinigten Königreich, Australien und ganz Südostasien reagiert.

3–5 Tage für die erste Bewertung

Strategie & Kostenvoranschlag im Voraus

💴

Festpreis

Keine überraschenden Rechnungen

🌍

Reichweite über mehrere Rechtsordnungen

Kunden aus den USA, der EU, China, Südkorea und Australien

🏢

4 Büros in Japan

Hauptsitz in Osaka, Tokio, Nagoya, Fukuoka

Häufige Ablehnungsgründe und unser Vorgehen

In den Bescheiden des JPO gegen Markenanmeldungen werden am häufigsten die folgenden Bestimmungen des japanischen Markengesetzes angeführt. Nachfolgend finden Sie einen praktischen Überblick über die einzelnen Gründe und unsere typische Reaktionsstrategie.

Artikel 3 Absatz 1 Ziffer iii

Beschreibender Charakter

Die Marke besteht ausschließlich aus Angaben zur Beschaffenheit, zum Ausgangsmaterial, zur Funktion, zum Verwendungszweck oder zum Herkunftsort der bezeichneten Waren/Dienstleistungen. Dies ist der am häufigsten angeführte Grund für englisch- und fremdsprachige Marken, die Japan über das Madrider Protokoll bezeichnen.

Unser Ansatz: Wir argumentieren, dass (1) der Gesamteindruck der Marke aus Sicht japanischer Verbraucher nicht rein beschreibend ist, (2) die Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat oder (3) wir beschränken die Warenangabe auf Waren, bei denen keine Beschreibbarkeit vorliegt. Evidenzbasierte Argumente – Verkaufszahlen, Marketingmaterialien, Web-Traffic aus Japan – sind entscheidend.

Artikel 3 Absatz 1 Nummer vi

Fehlende Unterscheidungskraft (Sammelbegriff)

Ein Restgrund, der Marken abdeckt, die zwar nicht unter die spezifischen Unterabschnitte (i) bis (v) fallen, aber aus Sicht japanischer Verbraucher dennoch keine Unterscheidungskraft besitzen. Wird häufig bei kurzen Slogans, einfachen geometrischen Gestaltungselementen oder branchenüblichen Begriffen geltend gemacht.

Unser Ansatz: Nachweisen, dass die Marke in der relevanten Branche als Herkunftshinweis fungiert. Japan-spezifische Benutzungsnachweise vorlegen (japanische Website, auf Japan ausgerichtete Werbung, Verkaufszahlen). Für Argumente zur erworbenen Unterscheidungskraft verlangt das JPO substanzielle Benutzungsnachweise in Japan.

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11

Konflikt mit einer älteren eingetragenen Marke

Die Marke ähnelt einer älteren eingetragenen oder angemeldeten Marke, die identische oder ähnliche Waren/Dienstleistungen abdeckt. Der häufigste relative Eintragungshindernisgrund in Japan, einschließlich Madrider Benennungen.

Unser Ansatz: Dreigliedrige Strategie: (1) Argumentieren Sie mit der Unähnlichkeit in Erscheinungsbild, Klang oder Konzept (die Wahrnehmung der japanischen Verbraucher ist entscheidend); (2) verhandeln Sie eine Einverständniserklärung mit dem Inhaber des älteren Rechts gemäß der Änderung von 2024; (3) erwägen Sie eine Beschränkung der Waren/Dienstleistungen oder eine Löschungsklage wegen Nichtbenutzung gegen die angeführte Marke. Wir prüfen im Vorfeld die Durchführbarkeit jeder Option.

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 15

Verwechslungsgefahr mit einer bekannten Marke

Die Marke kann Verwechslungen mit einer bekannten oder berühmten Marke eines Dritten hervorrufen, selbst bei nicht ähnlichen Waren/Dienstleistungen. Wird häufig gegen Marken vorgebracht, die weltweit anerkannten Marken oder großen japanischen Marken ähneln.

Unser Ansatz: Wir stellen die Annahme des JPO hinsichtlich der Bekanntheit in Japan in Frage; argumentieren mit einem unterscheidbaren Konzept/Herkunft; weisen die eigenständige Bekanntheit der Marke des Anmelders nach. Dieser Grund gehört zu den schwerer zu widerlegenden, und wir bieten eine ehrliche Machbarkeitsbewertung an, bevor wir ein Angebot unterbreiten.

Artikel 4(1)(7)

Öffentliche Ordnung und Sittlichkeit

Die Marke verstößt gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten, einschließlich Marken, die japanische kulturelle oder religiöse Empfindlichkeiten verletzen könnten oder die bösgläubige Anmeldungen gegen bekannte ausländische Marken darstellen.

Unser Ansatz: Unterscheidung der tatsächlichen Bedeutung und der beabsichtigten Verwendung der Marke von etwaigen negativen Konnotationen; Vorlage von Beweisen für die rechtmäßige Übernahme und die gutgläubige Verwendung; gegebenenfalls Erläuterung des kulturellen Kontexts.

Weitere Gründe, mit denen wir routinemäßig befasst sind: Artikel 3(1)(i) Gattungsbegriffe ・ Artikel 3(1)(v) einfache/alltägliche Marken ・ Artikel 4(1)(8) Personennamen ・ Artikel 4(1)(10) bekannte, nicht eingetragene Marken ・ Artikel 4(1)(16) irreführende Marken ・ Artikel 4(1)(19) bösgläubige Anmeldungen gegen ausländische Marken.

Zustimmungserklärung – Praxis nach der Änderung von 2024

Mit Wirkung zum 1. April 2024 wurde das japanische Markengesetz geändert, um ein System der Einverständniserklärung (Letter of Consent, LoC) gemäß Artikel 4 Absatz 4 einzuführen. Diese Änderung brachte Japan in Einklang mit anderen wichtigen Rechtsordnungen und eröffnete einen wirkungsvollen neuen Weg zur Überwindung von Ablehnungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11.

Wichtige Nuance: Im Gegensatz zu einem „echten“ Zustimmungssystem verlangt das JPO, dass die Zustimmung nachweist, dass keine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Herkunft besteht. Eine bloße Zustimmung reicht nicht aus. In der Einreichung muss anhand von Sachverhaltsumständen (z. B. unterschiedliche Vertriebskanäle, unterschiedliche Logoelemente, geografische Trennung) erläutert werden, warum die Koexistenz bei japanischen Verbrauchern keine Verwirrung stiften wird.

Unsere LoC-Dienstleistungen umfassen:

  • Erstprüfung: Wahrscheinlichkeit der LoC-Annahme für die konkret angeführte Marke und die Überschneidung der Waren
  • Entwurf einer maßgeschneiderten LoC und einer begleitenden Begründung, die auf die Nichtverwechslungskriterien des JPO eingeht
  • Verhandlungen mit dem Inhaber des älteren Rechts (sofern der ausländische Rechtsbeistand keinen direkten Kontakt hat)
  • Koordination mit ausländischen Anwälten, wenn das ältere Recht von einer ausländischen Einheit gehalten wird

Transparente Gebührenordnung

Alle Gebühren in JPY, ohne Mehrwertsteuer (10 %). Offizielle Gebühren des JPO werden nach Aufwand berechnet. Währungsumrechnung zum angegebenen Kurs oder zum tatsächlichen Kurs bei Rechnungsstellung.

Leistung Honorar
Erstprüfung:
Überprüfung der vorläufigen Zurückweisung + angeführte Marken + Strategievorschlag + Festpreisangebot (3–5 Werktage)
Kostenlos
Antwort auf den Amtsbescheid – nur
Argumentation Ablehnung aus einem einzigen Grund, keine Beweise erforderlich (z. B. einfaches Argument der Nichtähnlichkeit)
80.000 –
120.000 JPY
Antwort auf den Amtsbescheid – Argumentation + Änderung
Beinhaltet eine Änderung der Beschreibung oder eine Klassenbeschränkung
100.000 –
150.000 JPY
Antwort auf Amtsbescheid – mit Beweismitteln
Argumente zur erworbenen Unterscheidungskraft, Bekanntheitsgrad usw. Bei umfangreicher Beweissammlung wird diese separat in Rechnung gestellt
150.000 –
250.000+ JPY
Erstellung und Einreichung
einer Einverständniserklärung, einschließlich Abstimmung mit dem Inhaber eines älteren Rechts, falls beauftragt
80.000 –
150.000 JPY
Antwort
auf mehrere Einwände Aufschlag für jeden weiteren Einwand über den ersten hinaus (begrenzt)
+ 30.000 JPY /
Grund
Stundensatz (unvorhersehbare Angelegenheiten)
Wird nur verwendet, wenn eine Festpreisberechnung nicht praktikabel ist; wird immer im Voraus besprochen
30.000 JPY / Std.
Antrag
auf Verlängerung der JPO-Frist – nur Einreichung – zusätzliche JPO-Gebühr
20.000 JPY

※ Die oben genannten Angaben stellen typische Spannen dar. Die tatsächlichen Gebühren werden nach Prüfung der vorläufigen Zurückweisung auf Einzelfallbasis angeboten. Mengenrabatte sind für ausländische Rechtsanwälte mit regelmäßigem Auftragsfluss verfügbar. Treuhandkonto-/IOLTA-Vereinbarungen werden auf Anfrage geprüft.

Zeitplan – Von der vorläufigen Ablehnung bis zur Registrierung

01

Tag 0 – Vorläufige Zurückweisung erteilt

Das JPO übermittelt die Mitteilung über die vorläufige Zurückweisung an die WIPO. Die WIPO leitet diese an den Inhaber/Vertreter weiter.

02

Innerhalb von 3 Monaten — Antwortfrist

Die Antwort muss über einen japanischen Markenanwalt eingereicht werden. Eine Verlängerung um einen Monat ist auf Antrag möglich. Es wird dringend empfohlen, so früh wie möglich Maßnahmen zu ergreifen.

03

3–6 Monate – Prüfung durch das JPO

Nach Einreichung der Stellungnahme führt das JPO eine erneute Prüfung durch. Die Entscheidung wird in der Regel innerhalb von 3–6 Monaten erlassen: Eintragung, erneuter Bescheid oder endgültige Zurückweisung (Ablehnungsbescheid).

04

Eintragung / Schutzbescheinigung

Bei Madrider Benennungen stellt das JPO eine Schutzgewährungserklärung aus. Die WIPO registriert den Schutz der internationalen Registrierung in Japan. Die Marke genießt rückwirkend ab dem Datum der internationalen Registrierung Schutz.

Wenn das JPO eine (endgültige) Ablehnungsentscheidung erlässt: Innerhalb von 3 Monaten muss eine Beschwerde bei der Beschwerdekammer des JPO eingereicht werden. Wir bearbeiten Beschwerden gegen eine separate Pauschalgebühr (in der Regel 200.000–350.000 JPY + offizielle Gebühren des JPO). Eine weitere Beschwerde ist beim Obersten Gerichtshof für geistiges Eigentum einzulegen.

Wie wir mit ausländischen Rechtsanwälten zusammenarbeiten

1

Sie leiten uns die Anweisungen weiter

Senden Sie uns die vorläufige Ablehnung, die Antragsdetails und die Präferenzen Ihres Mandanten. PDF/E-Mail reichen aus – eine formelle Vollmacht ist in dieser Phase nicht erforderlich.

2

Wir prüfen und erstellen ein Angebot

Innerhalb von 3–5 Werktagen erhalten Sie eine englischsprachige Bewertung mit einer Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit und einem Festpreisangebot. Die Bewertung ist kostenlos.

3

Entwurf zur Prüfung

Auf Ihre Anweisung hin erstellen wir die japanische Antwort und liefern eine englische Übersetzung/Zusammenfassung zur Überprüfung durch Sie und zur Rückmeldung Ihres Kunden.

4

Einreichung beim JPO

Nach Ihrer Freigabe reichen wir die Anmeldung beim JPO ein und bestätigen den Eingang der Anmeldung. Wir informieren Sie über den aktuellen Stand, sobald das JPO Mitteilungen versendet.

5

Ergebnisbericht

Wenn das JPO eine Entscheidung trifft (Eintragung, erneute Ablehnung oder Einspruch), erstellen wir einen Bericht in englischer Sprache mit übersetzten Dokumenten und Empfehlungen für die nächsten Schritte.

6

Rechnungsstellung

Rechnung in JPY bei Abschluss. Überweisung wird akzeptiert. Für wiederkehrende ausländische Mandanten ist eine vierteljährliche Sammelabrechnung möglich.

Direkter Kontakt zum Mandanten: Nur auf Ihre ausdrückliche Anweisung hin. Wir respektieren die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Mandanten und kontaktieren diesen niemals ohne Ihre Genehmigung. Die gesamte Kommunikation läuft standardmäßig über Ihre Kanzlei.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist eine vorläufige Zurückweisung durch das JPO?
Gemäß dem Madrider Protokoll prüft das Japanische Patentamt (JPO) die Marke in der Sache, wenn eine internationale Registrierung Japan benennt. Stellt das JPO Ablehnungsgründe fest (z. B. beschreibender Charakter, Konflikt mit älteren Marken), erteilt es über die WIPO eine vorläufige Ablehnung. Der Anmelder hat dann ab der Benachrichtigung durch die WIPO etwa drei Monate Zeit (auf Antrag verlängerbar), um über einen lokalen japanischen Markenanwalt eine Stellungnahme einzureichen.
F: Wie sieht Ihr üblicher Zeitplan für die Beantwortung eines JPO-Bescheids aus?
Wir liefern innerhalb von 3–5 Werktagen nach Erhalt des Auftrags eine erste Einschätzung, einschließlich der vorgeschlagenen Antwortstrategie und eines festen Kostenvoranschlags. Nach Auftragserteilung wird die Antwort in Standardfällen in der Regel innerhalb von 2–3 Wochen vorbereitet. Komplexe Angelegenheiten (mehrere angeführte Marken, Argumente zur Unterscheidungskraft, die Beweise erfordern) können 4–6 Wochen in Anspruch nehmen.
F: Behandeln Sie in Japan die Praxis der Zustimmungserklärungen?
Ja. Nach der Änderung des Markengesetzes im April 2024 akzeptiert das JPO nun Einverständniserklärungen gemäß Artikel 4(4). Die Einverständniserklärung muss jedoch nachweisen, dass keine Verwechslungsgefahr besteht. Wir entwerfen Einverständniserklärungen, die auf die Anforderungen des JPO zugeschnitten sind, und stimmen uns gegebenenfalls mit Inhabern älterer Rechte ab.
F In welchen Sprachen kommunizieren Sie?
Unsere Hauptarbeitssprachen sind Englisch und Japanisch. Zu unserem Team gehören Anwälte mit muttersprachlichen oder geschäftlichen Sprachkenntnissen in Chinesisch (Mandarin), Koreanisch, Deutsch und Französisch. Alle schriftlichen Unterlagen (Entwürfe für Antworten, Übersetzungen der JPO-Korrespondenz, Statusberichte) werden standardmäßig in englischer Sprache bereitgestellt.
F Können Sie im Voraus einen Festpreis anbieten?
Ja. Nach Prüfung der vorläufigen Zurückweisung und der angeführten Marken erstellen wir ein Festpreisangebot, das die Antwort selbst abdeckt. Eine Abrechnung nach Stundensatz kommt nur bei wirklich unvorhersehbaren Elementen zur Anwendung (z. B. umfangreiche Beweissammlung für Argumente zur erworbenen Unterscheidungskraft). Mögliche Mehrkosten besprechen wir, bevor sie entstehen.
F Wie arbeiten Sie mit ausländischen Anwälten zusammen?
Wir arbeiten mit ausländischen Anwälten als primären Ansprechpartnern zusammen. Standardablauf: (1) Sie leiten die vorläufige Zurückweisung und Ihre Anweisungen an uns weiter, (2) wir erstellen eine Einschätzung + ein Festpreisangebot, (3) nach Ihrer Zustimmung erstellen wir einen Antwortentwurf in englischer Sprache zur Überprüfung, (4) wir arbeiten Ihre Änderungen ein und reichen die Antwort beim JPO ein, (5) wir berichten über die Entscheidung des JPO in englischer Sprache. Direkter Kontakt mit dem Mandanten erfolgt nur auf ausdrückliche Anweisung.
F Wie hoch ist die Erfolgsquote bei der Überwindung von JPO-Aufforderungen zur Stellungnahme?
Die Erfolgsraten variieren je nach Art der Zurückweisung. Bei Zurückweisungen wegen mangelnder Unterscheidungskraft gemäß Artikel 3 sind evidenzbasierte Argumente in etwa 50–70 % der gut vorbereiteten Fälle erfolgreich. Bei Konflikten mit älteren Marken gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 hängt der Erfolg von der Ähnlichkeitsanalyse und der Verfügbarkeit einer Zustimmung ab – mit Zustimmung liegt die Erfolgsquote bei über 90 %, ohne Zustimmung bei etwa 40–60 %. Wir bieten vor der Angebotserstellung eine ehrliche, fallspezifische Einschätzung an.
F Nehmen Sie auch dringende Fälle kurz vor Ablauf der Frist an?
Ja, eine frühzeitige Beauftragung wird jedoch dringend empfohlen. In der Regel können wir Fälle bearbeiten, bei denen noch mehr als drei Wochen bis zur Frist verbleiben. Bei kürzeren Fristen kontaktieren Sie uns bitte direkt, um unsere Kapazitäten zu bestätigen. Bei Bedarf können auch Verlängerungsanträge beim JPO gestellt werden.

BEURTEILUNG ANFORDERN

Senden Sie uns Ihre vorläufige Ablehnung

Leiten Sie uns die vorläufige Ablehnung des JPO weiter, und wir melden uns innerhalb von 3–5 Werktagen mit einer Strategiebewertung und einem Festpreisangebot – für Sie kostenlos. Arbeitssprache: Englisch.

EVORIX Intellectual Property Office ・ Hauptsitz Osaka ・ +81-6-7777-1884 ・ Geschäftszeiten: Mo–Fr 9:00–20:00 Uhr JST

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Praktische Leitfäden für ausländische Rechtsanwälte

Ausführliche Artikel zu Verfahren, Kosten und Strategien beim JPO.

Grundlegende Leitfäden

Ablehnungsgründe und Strategien

Madrider Protokoll & Kosten