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PARA LOS ASESORES DE MARCAS EXTRANJEROS

Respuesta a
& la denegación provisional de la Oficina de Marcas de Japón

Servicio especializado para abogados extranjeros que gestionan designaciones del Protocolo de Madrid y solicitudes directas en Japón

📋 Presupuesto con tarifa fija en 3-5 días laborables 🌐 Idioma de trabajo: inglés ⚖️ Abogados de patentes registrados en la JPA

Contamos con la confianza de abogados extranjeros de todo el mundo

Cuando la Oficina de Patentes de Japón (JPO) emite una denegación provisional contra la designación del Protocolo de Madrid de su cliente o una solicitud directa en Japón, el plazo de respuesta es breve y las normas de procedimiento son inflexibles. EVORIX Intellectual Property Office colabora con abogados de marcas extranjeros para ofrecer respuestas claras, basadas en pruebas y que cumplan los plazos, con tarifas fijas transparentes y documentación en inglés en todo momento.

Nuestra práctica se ha diseñado en torno al flujo de trabajo de las firmas extranjeras: un único punto de contacto, comunicación escrita principalmente en inglés, precios predecibles y actualizaciones puntuales del estado de los expedientes. Hemos respondido con éxito a denegaciones de clientes con sede en Estados Unidos, la Unión Europea, China, Corea, el Reino Unido, Australia y todo el sudeste asiático.

⚡

Evaluación inicial en 3-5 días

Estrategia y presupuesto por adelantado

💴

Tarifas fijas

Sin facturas sorpresa

🌍

Alcance multijurisdiccional

Clientes de EE. UU., UE, China, Corea del Sur y Australia

🏢

4 oficinas en Japón

Sede central en Osaka, Tokio, Nagoya y Fukuoka

Motivos habituales de denegación y nuestro enfoque

Las resoluciones de la Oficina de Patentes y Marcas de Japón (JPO) contra las solicitudes de marcas suelen citar las siguientes disposiciones de la Ley de Marcas de Japón. A continuación se ofrece una visión general práctica de cada motivo y nuestra estrategia de respuesta habitual.

Artículo 3(1)(iii)

Carácter descriptivo

La marca se compone exclusivamente de indicaciones de la calidad, la materia prima, la función, el uso previsto o el lugar de origen de los productos o servicios designados. Es el motivo más frecuentemente citado para las marcas en inglés y en idiomas extranjeros que designan a Japón a través del Protocolo de Madrid.

Nuestro enfoque: Argumentar (1) que la impresión general de la marca no es puramente descriptiva para los consumidores japoneses, (2) que la marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, o (3) restringir la especificación a productos en los que no se aplica el carácter descriptivo. Los argumentos basados en pruebas —cifras de ventas, materiales de marketing, tráfico web procedente de Japón— son fundamentales.

Artículo 3(1)(vi)

Falta de carácter distintivo (cláusula general)

Motivo residual que abarca las marcas que, aunque no entran en las subsecciones específicas (i)-(v), siguen careciendo de carácter distintivo desde la perspectiva del consumidor japonés. Se invoca a menudo para eslóganes cortos, figuras geométricas simples o términos de uso común en el sector.

Nuestro enfoque: Demostrar que la marca funciona como identificador de origen en el sector comercial pertinente. Presentar pruebas de uso específicas de Japón (sitio web en japonés, publicidad dirigida a Japón, registros de ventas). Para los argumentos de carácter distintivo adquirido, la Oficina de Patentes de Japón (JPO) exige pruebas de uso sustancial en Japón.

Artículo 4(1)(11)

Conflicto con una marca registrada anterior

La marca es similar a una marca registrada o solicitada anteriormente que cubre productos o servicios idénticos o similares. El motivo relativo de denegación más común en Japón, incluidas las designaciones de Madrid.

Nuestro enfoque: Estrategia triple: (1) argumentar la falta de similitud en la apariencia, el sonido o el concepto (la percepción del consumidor japonés es clave); (2) negociar una carta de consentimiento con el titular del derecho anterior en virtud de la enmienda de 2024; (3) considerar la restricción de productos/servicios o una acción de cancelación por falta de uso contra la marca citada. Evaluamos la viabilidad de cada opción desde el principio.

Artículo 4(1)(15)

Confusión con una marca famosa

Es probable que la marca cause confusión con una marca notoriamente conocida o famosa de un tercero, incluso en productos o servicios no similares. A menudo se alega contra marcas que se asemejan a marcas reconocidas a nivel mundial o a grandes marcas japonesas.

Nuestro enfoque: Impugnar la presunción de notoriedad en Japón por parte de la JPO; argumentar la distinción en cuanto a concepto u origen; demostrar la reputación independiente de la marca del solicitante. Este motivo es uno de los más difíciles de superar y ofrecemos una evaluación sincera de la viabilidad antes de presentar un presupuesto.

Artículo 4(1)(7)

Orden público y moral

La marca es contraria al orden público o a la moral, incluidas las marcas que puedan ofender la sensibilidad cultural o religiosa japonesa, o que constituyan solicitudes de mala fe contra marcas extranjeras notoriamente conocidas.

Nuestro enfoque: Distinguir el significado real y el uso previsto de la marca de cualquier connotación negativa; aportar pruebas de su adopción legítima y uso de buena fe; explicar el contexto cultural cuando sea aplicable.

Otros motivos que tratamos habitualmente: Términos genéricos del artículo 3(1)(i) ・ Marcas simples o comunes del artículo 3(1)(v) ・ Nombres personales del artículo 4(1)(8) ・ Marcas notoriamente conocidas no registradas del artículo 4(1)(10) ・ Marcas engañosas del artículo 4(1)(16) ・ Solicitudes de mala fe contra marcas extranjeras del artículo 4(1)(19).

Carta de consentimiento — Práctica tras la modificación de 2024

Con efecto a partir del 1 de abril de 2024, la Ley de Marcas de Japón fue modificada para introducir un sistema de carta de consentimiento (LoC) en virtud del artículo 4(4). Este cambio alineó a Japón con otras jurisdicciones importantes y abrió una nueva y poderosa vía para superar las denegaciones en virtud del artículo 4(1)(11).

Matiz importante: a diferencia de un régimen de consentimiento «verdadero», la Oficina de Patentes de Japón (JPO) exige que el consentimiento demuestre que no existe riesgo de confusión en cuanto al origen. Un simple consentimiento no es suficiente. La solicitud debe explicar por qué la coexistencia no confundirá a los consumidores japoneses, respaldada por circunstancias fácticas (por ejemplo, canales comerciales diferentes, elementos distintivos del logotipo, separación geográfica).

Nuestros servicios de LoC incluyen:

  • Evaluación inicial: probabilidad de aceptación de la carta de consentimiento para la marca citada específica y la coincidencia de productos
  • Redacción de una carta de consentimiento (LoC) a medida y de la argumentación adjunta que aborde los criterios de no confusión de la JPO
  • Negociación con el titular del derecho anterior (cuando el abogado extranjero no tiene contacto directo)
  • Coordinación con el asesor extranjero cuando el derecho anterior sea titularidad de una entidad extranjera

Lista de tarifas transparente

Todas las tarifas están expresadas en JPY, sin incluir el impuesto sobre el consumo (10 %). Las tasas oficiales de la JPO se facturan al precio de coste. La conversión de divisas se realiza al tipo de cambio cotizado o al tipo de cambio real en la factura.

Servicio Honorarios profesionales
Evaluación
inicial: revisión de la denegación provisional + marcas citadas + propuesta de estrategia + presupuesto fijo (3-5 días laborables)		 Sin cargo
Respuesta a la resolución de la Oficina — Solo
argumentación Denegación por un único motivo, sin necesidad de aportar pruebas (p. ej., simple argumentación de no similitud)		 80 000 –
120 000 JPY
Respuesta a la notificación de la Oficina — Argumentación + Modificación
Incluye modificación de la descripción o restricción de la clase		 100 000 –
150 000 JPY
Respuesta a la resolución administrativa — Con pruebas
Argumentos de carácter distintivo adquirido, notoriedad, etc. La recopilación de pruebas se factura por separado si es extensa		 150 000 –
250 000+ JPY
Redacción y presentación
de la carta de consentimiento, incluida la coordinación con el titular de derechos anteriores si así se indica		 80 000 –
150 000 JPY
Respuesta
por motivos múltiples: recargo por cada motivo adicional más allá del primero (con límite máximo)		 +30 000 JPY /
motivo
Tarifa por hora (asuntos impredecibles)
Se utiliza solo cuando no es viable aplicar una tarifa fija; siempre se acuerda con antelación		 30 000 JPY / hora
Solicitud
de prórroga de la JPO Solo presentación — Se añade la tasa oficial de la JPO		 20 000 JPY

※ Lo anterior representa rangos típicos. Las tarifas reales se cotizan caso por caso tras revisar la denegación provisional. Se ofrecen descuentos por volumen para abogados extranjeros con un flujo regular de encargos. Se considerarán acuerdos de cuenta fiduciaria / IOLTA previa solicitud.

Cronología: desde la denegación provisional hasta la inscripción

01

Día 0 — Emisión de la denegación provisional

La JPO envía la notificación de denegación provisional a la OMPI. La OMPI la remite al titular o al representante.

▼
02

En un plazo de 3 meses — Plazo de respuesta

La respuesta debe presentarse a través de un abogado especializado en marcas de Japón. Se puede solicitar una prórroga de un mes. Se recomienda encarecidamente ponerse en contacto lo antes posible.

▼
03

3-6 meses — Examen de la JPO

Tras la presentación de la respuesta, la JPO vuelve a examinar la solicitud. La decisión suele emitirse en un plazo de 3 a 6 meses: registro, nueva notificación de la Oficina o denegación definitiva (decisión de denegación).

▼
04

Registro / Declaración de concesión

Para las designaciones de Madrid, la JPO emite una Declaración de concesión de protección. La OMPI registra la protección del registro internacional en Japón. La marca goza de protección con carácter retroactivo a partir de la fecha del registro internacional.

Si la JPO emite una Decisión de denegación (definitiva): Se debe presentar un recurso ante la Sala de Recurso de la JPO en un plazo de 3 meses. Gestionamos los recursos por una tarifa fija independiente (normalmente entre 200 000 y 350 000 JPY, más las tasas oficiales de la JPO). Se puede interponer un recurso adicional ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual.

Cómo colaboramos con abogados extranjeros

1

Usted nos envía las instrucciones

Envíe la denegación provisional, los detalles de la solicitud y las preferencias de su cliente. Basta con un PDF o un correo electrónico; en esta fase no se requiere un poder notarial formal.

2

Evaluamos y le enviamos un presupuesto

En un plazo de 3 a 5 días laborables, recibirá una evaluación en inglés con comentarios sobre la probabilidad de éxito y un presupuesto cerrado. La evaluación es gratuita.

3

Borrador para su revisión

Según sus instrucciones, preparamos la respuesta en japonés y le proporcionamos una traducción o un resumen en inglés para que lo revise y su cliente pueda aportar sus comentarios.

4

Presentamos la solicitud ante la JPO

Tras su aprobación, presentamos la solicitud ante la JPO y confirmamos el recibo de presentación. Se proporcionan actualizaciones del estado cuando la JPO emite cualquier comunicación.

5

Informe de resultados

Cuando la JPO emita una resolución (registro, nueva denegación o recurso), le proporcionaremos un informe en inglés con los documentos traducidos y las recomendaciones sobre los siguientes pasos a seguir.

6

Facturación

Factura en JPY al finalizar el servicio. Se aceptan transferencias bancarias. Facturación consolidada trimestral disponible para abogados extranjeros habituales.

Contacto directo con el cliente: Solo si usted lo indica expresamente. Respetamos la relación con el asesor jurídico extranjero y nunca nos ponemos en contacto con su cliente sin autorización. Por defecto, toda la comunicación se canaliza a través de su bufete.

Preguntas frecuentes

P : ¿Qué es una denegación provisional de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO)?
En virtud del Protocolo de Madrid, cuando un registro internacional designa a Japón, la Oficina de Patentes de Japón (JPO) examina la marca en cuanto al fondo. Si la JPO encuentra motivos para denegarla (por ejemplo, carácter descriptivo, conflicto con marcas anteriores), emite una denegación provisional a través de la OMPI. El solicitante dispone entonces de aproximadamente tres meses a partir de la notificación de la OMPI (plazo prorrogable previa solicitud) para presentar una respuesta con la ayuda de un abogado especializado en marcas japonés.
P: ¿Cuál es su plazo habitual para responder a una resolución de la JPO?
Proporcionamos una evaluación inicial en un plazo de 3 a 5 días laborables tras recibir las instrucciones, incluyendo la estrategia de respuesta propuesta y un presupuesto cerrado. Una vez recibidas las instrucciones, la respuesta se prepara normalmente en un plazo de 2 a 3 semanas para los casos estándar. Los asuntos complejos (múltiples marcas citadas, argumentos de carácter distintivo que requieran pruebas) pueden requerir de 4 a 6 semanas.
P: ¿Se encargan de la tramitación de cartas de consentimiento en Japón?
Sí. Tras la modificación de la Ley de Marcas de abril de 2024, la JPO acepta ahora cartas de consentimiento en virtud del artículo 4(4). Sin embargo, el consentimiento debe demostrar que no se producirá confusión en cuanto al origen. Redactamos cartas de consentimiento adaptadas a los requisitos de la JPO y coordinamos con los titulares de derechos anteriores cuando procede.
P ¿En qué idiomas se comunican?
Los idiomas de trabajo principales son el inglés y el japonés. Nuestro equipo cuenta con abogados con dominio nativo o de nivel profesional del chino (mandarín), el coreano, el alemán y el francés. Todos los documentos escritos (borradores de respuestas, traducciones de la correspondencia con la JPO, informes de estado) se proporcionan en inglés por defecto.
P: ¿Pueden proporcionar un presupuesto con tarifa fija por adelantado?
Sí. Tras revisar la denegación provisional y las marcas citadas, proporcionamos un presupuesto con tarifa fija que cubre la respuesta en sí. La facturación por horas se aplica únicamente a elementos genuinamente imprevisibles (por ejemplo, la recopilación exhaustiva de pruebas para argumentos de carácter distintivo adquirido). Discutimos cualquier posible sobrecoste antes de que se produzca.
P : ¿Cómo colaboran con los abogados extranjeros?
Trabajamos con los abogados extranjeros como contacto principal. Flujo de trabajo estándar: (1) usted nos reenvía la denegación provisional y las instrucciones, (2) emitimos una evaluación + presupuesto fijo, (3) tras su aprobación, preparamos un borrador de respuesta en inglés para su revisión, (4) incorporamos las revisiones y lo presentamos ante la JPO, (5) le informamos de la decisión de la JPO en inglés. Solo contactamos directamente con el cliente si hay instrucciones explícitas.
P: ¿Cuál es la tasa de éxito para superar las resoluciones de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO)?
Las tasas de éxito varían según el tipo de denegación. En el caso de las denegaciones por falta de carácter distintivo del artículo 3, los argumentos basados en pruebas tienen éxito en aproximadamente el 50-70 % de los casos bien preparados. En el caso de los conflictos con marcas anteriores del artículo 4(1)(11), el éxito depende del análisis de similitud y de la disponibilidad de consentimiento: con consentimiento, el éxito supera el 90 %; sin consentimiento, es de aproximadamente el 40-60 %. Proporcionamos evaluaciones sinceras específicas para cada caso antes de presupuestar.
P: ¿Aceptan casos urgentes con plazos muy ajustados?
Sí, pero se recomienda encarecidamente que se nos informe con antelación. Normalmente podemos atender casos con más de tres semanas de antelación respecto a la fecha límite. Para plazos más cortos, póngase en contacto con nosotros directamente para confirmar nuestra disponibilidad. También es posible solicitar prórrogas a la Oficina de Propiedad Intelectual de Japón (JPO) cuando sea necesario.

SOLICITE UNA EVALUACIÓN

Envíenos su denegación provisional

Reenvíenos la denegación provisional de la JPO y le responderemos en un plazo de 3 a 5 días laborables con una evaluación de la estrategia y un presupuesto cerrado, sin coste alguno para usted. Idioma de trabajo: inglés.

Oficina de Propiedad Intelectual EVORIX ・ Sede central de Osaka ・ +81-6-7777-1884 ・ Horario comercial: de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 (hora de Japón)

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